La Ley Leahy-Smith sobre Invenciones Estadounidenses ( AIA , por sus siglas en inglés) es una ley federal de los Estados Unidos aprobada por el Congreso y firmada por el presidente Barack Obama el 16 de septiembre de 2011. La ley representa el cambio legislativo más significativo en el sistema de patentes de los Estados Unidos desde la Ley de Patentes de 1952 y se parece mucho a la legislación propuesta previamente en el Senado en su sesión anterior ( Ley de Reforma de Patentes de 2009 ). [1]
La ley, que lleva el nombre de sus principales patrocinadores, el senador Patrick Leahy ( demócrata por Vermont ) y el representante Lamar Smith ( republicano por Texas ), [2] cambia el sistema de patentes de los EE. UU. de un sistema de "primero en inventar" a un sistema de "primer inventor en presentar la solicitud" , elimina los procedimientos de interferencia y desarrolla la oposición posterior a la concesión. Sus disposiciones centrales entraron en vigor el 16 de septiembre de 2012 y el 16 de marzo de 2013.
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La ley cambió los derechos de patente en Estados Unidos del sistema anterior de " primero en inventar " a un sistema de " primer inventor en presentar " para las solicitudes de patente presentadas a partir del 16 de marzo de 2013. La ley también amplió la definición de técnica anterior utilizada para determinar la patentabilidad. Las acciones y la técnica anterior que impiden la patentabilidad según la Ley incluyen el uso público, las ventas, las publicaciones y otras divulgaciones disponibles al público en cualquier parte del mundo a partir de la fecha de presentación, excepto las publicaciones realizadas por el inventor dentro del año posterior a la presentación ("período de gracia condicionado a la publicación" del inventor), independientemente de que un tercero también presente o no una solicitud de patente. La ley también amplió notablemente la técnica anterior para incluir ofertas extranjeras de venta y usos públicos. [3] Los solicitantes que no publiquen sus invenciones antes de la presentación no reciben ningún período de gracia.
Se eliminaron los procedimientos en la Oficina de Patentes de los Estados Unidos para resolver disputas de prioridad entre inventores casi simultáneos que presentan solicitudes para la misma invención (" procedimientos de interferencia "), porque la prioridad bajo la Ley se determina en función de la fecha de presentación. Se prevé un procedimiento administrativo, llamado " procedimiento de derivación ", similar al que se utiliza actualmente en algunos procedimientos de interferencia, para garantizar que la primera persona que presenta la solicitud sea en realidad un inventor original y que la solicitud no se haya derivado de otro inventor. [4]
La AIA denomina al nuevo régimen "First-Inventor-to-File (FITF)" (primer inventor en presentar una solicitud). Este nuevo régimen funciona de manera diferente al régimen "First-to-Invent" (FTI) que estaba en vigor anteriormente en los EE. UU. y a los diversos regímenes "First-to-File" (FTF) vigentes en el resto del mundo. Pueden darse distintos resultados con cada uno de estos tres regímenes diferentes, dependiendo de si dos inventores diferentes publican o presentan solicitudes de patente y de cómo lo hacen. [5]
La Ley revisó y amplió los procedimientos de oposición posteriores a la concesión. La Ley mantuvo el reexamen ex parte existente ; [6] agregó presentaciones previas a la emisión por parte de terceros; [7] amplió el reexamen inter partes , que pasó a denominarse revisión inter partes ; [8] y agregó la revisión posterior a la concesión. [9]
La Ley de Invenciones Estadounidenses incluyó los siguientes cambios: [10]
Ahorros de pequeña entidad (antes de la ley, basado en tarifas de pequeña entidad e incluye un recargo del 15 %) a micro entidad (después de la ley):
El senador Patrick Leahy (demócrata por Vermont) presentó un proyecto de ley similar, el S. 23, en el Senado de los Estados Unidos el 25 de enero de 2011, con siete copatrocinadores (también miembros del Comité Judicial ), entre los que se incluyen los senadores Coons (demócrata por Delaware), Grassley (republicano por Iowa), Hatch (republicano por Utah), Klobuchar ( demócrata por Minnesota), Kyl (republicano por Arizona), Lieberman (independiente por Connecticut) y Sessions (republicano por Alabama). El Comité Judicial aprobó el proyecto de ley por unanimidad y el Senado de los Estados Unidos lo aprobó el 8 de marzo de 2011, con una votación de 95 a 5. El HR 1249: archivado el 15 de diciembre de 2012 en Wayback Machine fue aprobado por el Comité Judicial de la Cámara el 14 de abril de 2011, con una votación de 32 a 3. [16]
La Cámara de Representantes aprobó su versión de la Ley (HR 1249) el 23 de junio de 2011 con una votación de 304 a 117, con sesenta y siete republicanos y cincuenta demócratas votando en contra del proyecto de ley. [17] El 8 de septiembre de 2011, el Senado aprobó la versión de la Cámara con una votación bipartidista de 89 a 9. [18] El 16 de septiembre de 2011, el presidente Barack Obama firmó el proyecto de ley en una ceremonia en la Escuela Secundaria Thomas Jefferson para la Ciencia y la Tecnología en el norte de Virginia . [19]
Los defensores del proyecto de ley argumentaron que podría nivelar el campo de juego al eliminar los trucos que un infractor bien financiado puede usar actualmente contra una empresa emergente que posee tecnología patentada.
Los defensores del proyecto de ley sugirieron que las empresas tecnológicas están sujetas a una ola sin precedentes de demandas por patentes, lo que sofoca la innovación y crea un sistema de patentes sobrecargado y letárgico. Los defensores de la Ley de Invenciones Estadounidenses argumentaron que creará empleos, impulsará la innovación, agilizará el sistema de patentes, reducirá los litigios sobre patentes y mantendrá a Estados Unidos competitivo a nivel mundial. [ cita requerida ]
Los opositores al proyecto de ley sostuvieron que éste conducirá a resultados similares a los sistemas de patentes de otros países en los que se basa el proyecto de ley: los operadores establecidos en el mercado se afianzarán aún más, la tasa de formación de empresas emergentes caerá a niveles de otros países y el acceso a capital ángel y de riesgo caerá a los niveles de otros países, como se describe en la sección Impacto de los cambios más adelante. Una empresa emergente que dependa de patentes para protegerse del riesgo competitivo, perdería, bajo la AIA, las protecciones del régimen anterior para reunir el capital, los socios estratégicos y el tiempo para la I+D y las pruebas. La empresa emergente, expuesta al riesgo de ser copiada por un actor establecido en el mercado, no podrá atraer capital de riesgo y, por lo tanto, carecerá de los recursos financieros necesarios para comercializar su invención y hacer crecer la empresa. El debilitamiento de la protección de las patentes disminuye los incentivos para las inversiones y el desarrollo. [20]
Además, los opositores al proyecto de ley señalaron que las revisiones propuestas crean mayores opciones para los infractores acusados y debilitan los derechos de los titulares de patentes, [21] [22] [23] y que la reforma de patentes debería permanecer en manos del sistema judicial. Los opositores argumentan que la reforma de patentes debería limitarse a las reformas administrativas en la USPTO . [24] El tiempo, el esfuerzo y el dinero que se gastarán después de la emisión bajo la AIA en la revisión inter partes y la revisión posterior a la concesión se emplearían mejor en mejorar el examen inicial. [25] Según la abogada de patentes y especialista en reexaminación Taraneh Maghame, "la raíz del problema que intenta abordarse mediante el proceso de reexaminación podría resolverse mejor si se expiden patentes de calidad en primera instancia". [25]
Los defensores de la AIA sostuvieron que ésta simplificaría el proceso de solicitud y armonizaría mejor la legislación de patentes de los EE. UU. con la legislación de patentes de otros países, la mayoría de los cuales funcionan según el sistema del "primero en presentar la solicitud". [26] Los defensores también afirmaron que eliminaría los costosos procedimientos de interferencia en la USPTO [27] y reduciría las desventajas de los solicitantes estadounidenses a la hora de buscar derechos de patente fuera de los Estados Unidos. [28]
Los opositores sostenían que un sistema de "primer inventor en solicitar" favorecía a las empresas más grandes con procedimientos internos de patentes bien establecidos, comités de patentes y abogados internos en detrimento de los inventores de pequeñas empresas. Sostenían que la Ley debilitaría la protección de las patentes sólo en Estados Unidos. [29] [30] Los oponentes también alegaron que (i) causaría la pérdida de derechos de patente debido a la nueva técnica anterior publicada después de la fecha de invención pero antes de la fecha de presentación, (ii) debilitaría el período de gracia actual de modo que no se pueda confiar en él, obligando a los inventores a comportarse como si no hubiera período de gracia, [31] (iii) reemplazaría las "interferencias" con costosos procedimientos de derivación, que generalmente son incluso más caros que las interferencias, [32] (iv) crearía una "carrera hacia la Oficina de Patentes" con cada nueva idea, aumentando el número de solicitudes de patente presentadas, con los costos concomitantes en honorarios de abogados y la desviación del personal de la empresa a la preparación de la solicitud de patente, [33] (v) aumentaría los retrasos en los exámenes en la USPTO , [ cita requerida ] (vi) no haría nada para reducir los costos de los solicitantes estadounidenses de adquirir patentes fuera de los EE. UU., y (vii) disminuiría la calidad promedio de las patentes. [34] [35] [36] [37] [38]
Se concluyó que el nuevo régimen propuesto se comporta más como un nuevo y único tipo de sistema de patentes con características de los regímenes FTI y FTF, en lugar de un sistema armonizado que comparte características de ambos. [39]
Los opositores señalaron que, con el sistema de "primero en inventar", una empresa con amplios recursos podría optar por practicar el sistema de "primero en presentar", simplemente acudiendo a la oficina de patentes tan pronto como se conciba cada invención, eliminando así la necesidad de mantener registros de la concepción de la invención. Algunos señalaron que los cambios hacen que Estados Unidos pase de un sistema de "primero en concebir" a un sistema de "primero en poner en práctica". Mientras tanto, una empresa con recursos limitados podría seguir utilizando el sistema de "primero en inventar", presentando únicamente las patentes que importan después de obtener la financiación. Con el sistema de "primero en presentar", no se cumple lo contrario: todas las partes, independientemente de sus recursos, deben adherirse al sistema de "correr a la oficina de patentes". Esto coloca a las pequeñas entidades en una enorme desventaja con respecto a las grandes.
Muchos comentaristas plantearon la cuestión de si el cambio a FTF sería constitucional. El Artículo I, Sección 8 de la Constitución establece: "Promover el progreso de... las artes útiles, asegurando por tiempos limitados a... los inventores el derecho exclusivo a sus respectivos... descubrimientos". El término "inventor" significa "el primero en inventar". El argumento de los comentaristas generalmente tomó esta forma de dos partes: (1) "Inventar" significa "crear algo que no ha existido antes". (2) Por lo tanto, según las definiciones estándar de nuestro idioma, la adopción de FTF requeriría una enmienda a la constitución. Algunos artículos revisados por pares publicados en revistas académicas encontraron este u otros problemas similares. [40] [41] [42] Por esta razón, la nueva AIA no es un sistema de primero en presentar, sino un "sistema de primer inventor en presentar". Elimina entre dos partes, cada una de las cuales inventa de forma independiente, el análisis retrospectivo de argumentos turbios sobre la "invención". En cambio, recompensa a quienes inventan y luego presentan primero.
Canadá cambió de FTI a FTF en 1989 y experimentó un "efecto adverso mensurable sobre las industrias orientadas al mercado nacional y desvió la estructura de propiedad de las invenciones patentadas hacia las grandes corporaciones, alejándola de los inventores independientes y las pequeñas empresas". [43]
Los oponentes señalaron que la AIA contenía una disposición que negaría el derecho de los propietarios de patentes a obtener una revisión judicial de decisiones adversas de la USPTO en reexámenes de patentes ex parte mediante una acción civil en un tribunal de distrito, un derecho que ha existido bajo 35 USC § 306/ § 145 desde el inicio del reexamen en 1980. Sostuvieron que la abolición de este derecho dejará la apelación directa al Circuito Federal como el único recurso judicial, un escenario intolerable para los propietarios de patentes que necesitan confiar en pruebas que no estaban disponibles durante la etapa de apelación administrativa. [44] Los oponentes sostuvieron que esta disposición exacerbará los abusos del reexamen ex parte al crear una evasión sin precedentes de los Tribunales Federales de Distrito en potencialmente todas las disputas de patentes. Advirtieron que los presuntos infractores simplemente presentarían solicitudes de reexamen ex parte ante la USPTO, recibirían una decisión final de la agencia sujeta solo a la revisión del Circuito Federal, esencialmente eludiendo los tribunales federales. Los oponentes temían que, dada la deferencia que el Circuito Federal debe otorgar a la agencia ( Zurko ), un gran número de posibles o presuntos infractores elegirían este nuevo camino favorable para impugnar una patente, abrumando a la USPTO, causando demoras mucho más prolongadas en el reexamen y retrasando los derechos de patente de los titulares de las patentes durante años.
Los defensores argumentaron que permitir la impugnación de una patente durante el primer año posterior a la emisión o reemisión de una patente mejoraría la calidad de la misma al permitir la participación de terceros. Los opositores señalan que: a) la revisión inter partes en virtud del proyecto de ley [45] permite a un tercero impugnar la validez de cualquier reivindicación de una patente *después* del primer año; b) los reexámenes se utilizan, de hecho, no como una alternativa al litigio, sino más bien como un complemento del mismo. En el año fiscal 2008, el 62% de los reexámenes inter partes actuales y el 30% de los reexámenes ex parte se llevaron a cabo simultáneamente en litigio; [46] c) las corporaciones depredadoras pueden presentar y presentan múltiples oposiciones posteriores a la concesión de la patente contra empresas emergentes con el fin de infligir dolor financiero y, a través de esta práctica, han obtenido con éxito acuerdos de licencia y compra de patentes en términos favorables; [47] (d) el proceso inter partes existente en un caso impugnado ahora demora entre 34 y 53 meses para un reexamen no apelado (suponiendo que no haya una "reelaboración" por parte de la oficina de patentes ni apelaciones secundarias ante la BPAI, el Circuito Federal o la Corte Suprema), y entre 5 y 8 años para los casos apelados. [48] Cuando el Congreso creó el reexamen inter partes , ordenó a la USPTO que llevara a cabo estos reexámenes con "especial celeridad". [49] El proyecto de ley amplía el procedimiento inter partes existente , agregando el descubrimiento y una audiencia en la Junta de Apelaciones y Juicios de Patentes. En consecuencia, según el proyecto de ley, es probable que aumente la tramitación del procedimiento inter partes , a pesar de la orden legislativa que exige una resolución de 18 meses; [50] y (e) el proyecto de ley prácticamente exige que un tribunal de distrito federal suspenda una demanda por infracción de patentes pendiente junto con una revisión inter partes . [51] Debido a los enormes costos y la larga tramitación de una revisión inter partes , la concesión de una suspensión en una demanda por infracción pendiente podría significar efectivamente el "fin del juego" para el titular de la patente. [46]
La revisión posterior a la concesión de patentes sólo está disponible si el impugnador no ha iniciado ya una acción civil en el Tribunal de Distrito. Los procedimientos de revisión posterior a la concesión de patentes deben ser llevados a cabo por la Junta de Apelaciones y Juicios de Patentes, que reemplazará a la Junta de Apelaciones e Interferencias de Patentes el 16 de septiembre de 2012 para los procedimientos que comiencen a partir de esa fecha. Los procedimientos de revisión posterior a la concesión de patentes pueden terminarse ya sea por acuerdo o por decisión de la Junta. También existe un impedimento asociado con el impugnador ante la USPTO, los Tribunales de Distrito y la Comisión de Comercio Internacional (ITC) para afirmar la invalidez por cualquier motivo que pudiera haberse planteado razonablemente durante la revisión posterior a la concesión de patentes. [52]
El uso de la reexaminación, o la amenaza de su uso, en litigios por violación de patentes es común. [53] "[L]a maniobra del proceso de reexaminación se ha convertido, en opinión de algunos, más en la regla que en la excepción. Se dice que se ha convertido en un 'procedimiento estándar' que un demandado en un litigio de patentes 'adopte una postura agresiva al decir que planea solicitar una reexaminación de la patente en cuestión o incluso de todas' las patentes del demandante. La amenaza de reexaminación se utiliza entonces como palanca en las negociaciones de licencias, intimidando a los titulares de patentes para que lleguen a un acuerdo extrajudicial por montos inferiores a los que el valor de sus patentes podría darles derecho". [54] Las solicitudes de reexaminación de empresas acusadas de violación de patentes se han más que triplicado recientemente. [55] "Irónicamente, el Congreso pretendía que el proceso de reexaminación tuviera exactamente el efecto opuesto: "La reexaminación por parte de la oficina de patentes reducirá en gran medida, si no acabará, la amenaza de que se utilicen los costos legales para 'chantajear' a dichos titulares [de patentes] para que permitan infracciones de patentes o se vean obligados a licenciar sus patentes por tarifas nominales". [56]
Los críticos argumentaron que la AIA impediría que las empresas emergentes, una potente fuente de inventos, obtengan capital y puedan comercializar sus inventos. Por lo general, un inventor tendrá una concepción suficiente de la invención y la financiación para presentar una solicitud de patente solo después de recibir capital de inversión. Antes de recibir financiación de los inversores, el inventor ya debe haber concebido la invención, demostrado su funcionalidad y realizado una investigación de mercado suficiente para proponer un plan de negocios detallado. Los inversores examinarán entonces el plan de negocios y evaluarán el riesgo competitivo, que es inherentemente alto para las empresas emergentes como nuevos participantes en el mercado. [57] Los opositores al proyecto de ley sostuvieron que, si el proyecto de ley se convierte en ley, la financiación de riesgo se desviará a inversiones menos riesgosas.
Los promotores del proyecto de ley argumentaron que la revisión de la oposición y la interferencia posteriores a la concesión beneficiará a los inventores estadounidenses. Señalaron que una patente que haya sobrevivido a una revisión posterior a la concesión será más sólida que una que no la haya superado. Ninguna de las partes presentó un balance costo-beneficio que demuestre que la mayor solidez de estas patentes compensará la pérdida de acceso al capital de riesgo, aunque los capitalistas de riesgo que han opinado sobre el balance probable han llegado a la conclusión de que la revisión posterior a la concesión reducirá el acceso al capital más de lo que aumentará la solidez de la patente. [58]
Los defensores también argumentaron que la Ley ofrece numerosos beneficios a las pequeñas empresas, tales como un examen rápido de patentes, reducciones de tarifas y derechos de usuario previos ampliados. [59]
Los críticos del proyecto de ley expresaron su preocupación por el hecho de que la administración se ha guiado por las mismas personas que anteriormente presionaron por la reforma de patentes en nombre de IBM y Microsoft, y que sus nombramientos fueron una violación de la " prohibición de puertas giratorias " de la administración Obama. El director de la USPTO, David Kappos, representó a IBM, Marc Berejka (asesor principal de políticas, Oficina del Secretario, Departamento de Comercio de los EE. UU.) presionó en nombre de Microsoft, y el secretario de Comercio Gary Locke , a quien la USPTO reportó hasta que Locke fue nombrado embajador en China el 1 de agosto de 2011, también tiene amplios vínculos con Microsoft. [60]
Los opositores expresaron su preocupación por que el proyecto de ley pudiera hacer que Estados Unidos perdiera su posición de liderazgo en materia de innovación, en particular como resultado del impacto adverso sobre las pequeñas empresas, que no estaban representadas en las negociaciones que condujeron a este proyecto de ley. [61] Además, los críticos se quejaron de que este proyecto de ley no hará lo suficiente para frenar a las "entidades no practicantes" de involucrarse en conductas supuestamente excesivamente agresivas. [62]
Los críticos señalaron que el nuevo proyecto de ley no aborda un problema evidente que aparentemente seguirá existiendo bajo el nuevo sistema: la gran acumulación de solicitudes de patentes pendientes. En lugar de contratar más examinadores para procesar esta acumulación, "... el Congreso optó por multiplicar los procedimientos alternativos de resolución de disputas en la PTO, lo que le dio a la oficina más trabajo que hacer sin una garantía de más dinero. El resultado fue un embrollo y una oportunidad perdida". [62]
En mayo de 2015, el Comité Judicial de la Cámara de Representantes aprobó por mayoría de votos el avance de la Ley de Innovación bipartidista para su posterior consideración en el pleno del Senado y la Cámara de Representantes. La HR9 tiene por objeto modificar el título 35 del Código de los Estados Unidos y la Ley Leahy-Smith sobre Invenciones Estadounidenses para realizar mejoras y correcciones técnicas. En particular, este proyecto de ley tiene por objeto reducir los trolls de patentes , los litigios prolongados sobre propiedad intelectual y los intentos frívolos de los titulares legales de patentes mediante limitaciones a las revisiones posteriores a la concesión. La Ley de Innovación también cambiaría los requisitos de honorarios, entre otras modificaciones, para hacer que el demandante sea financieramente responsable de dichos intentos, que a menudo se consideran extorsiones en lugar de disputas de la reivindicación de la patente basadas en consideraciones tecnológicas. En febrero de 2016, el Comité del Senado sobre Pequeñas Empresas y Emprendimientos celebró una audiencia sobre la HR9 y también la aprobó para su consideración. [63]
En junio de 2015, el Comité también aprobó la Ley de Patentes para su avance a la Cámara de Representantes y al Senado después de que se llevó a cabo una sesión de revisión . La S. 1137 es también una enmienda prevista a la Ley de Invenciones Estadounidenses y tiene un propósito similar al de la HR9 al abordar la divulgación de intereses financieros y detalles técnicos por parte del titular de la patente. El proyecto de ley exigiría a los propietarios de patentes que proporcionen información específica sobre el tipo y el alcance de la reivindicación de patente antes de presentar una demanda en un tribunal de distrito. [64]
En Madstad Engineering Inc. v. USPTO, Appeal No. 2013-1511 (Fed. Cir. July 1, 2014), el demandante impugnó la constitucionalidad de la ley por imponer una carga indebida a su firma. En concreto, el demandante tuvo que aumentar la seguridad informática en torno a las invenciones potenciales para impedir que los piratas informáticos robaran propiedad intelectual debido a la disposición del primero en presentar la solicitud, litigando que "gran parte de la propiedad intelectual actual... se crea o se almacena en computadoras, prácticamente todas las cuales están conectadas a Internet... Dado que la [AIA] ya no se ocupa de la invención real, la nueva ley hace que sea atractivo y rentable para los piratas informáticos robar propiedad intelectual y presentarla como propia o venderla al mejor postor". El tribunal dictaminó que Madstad no tenía legitimidad para comparecer ante el tribunal sin una prueba concreta de un perjuicio y desestimó el caso, pero reafirmó su supremacía sobre los casos de derecho de patentes sin abordar la constitucionalidad de la disposición del primero en presentar la solicitud de la ley. [65]
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