En la legislación de patentes de los Estados Unidos , una reexaminación es un proceso mediante el cual cualquier persona (tercero o inventor ) puede hacer que un examinador de patentes vuelva a examinar una patente estadounidense para verificar que la materia que reivindica es patentable. [1] Para que se vuelva a examinar una patente, una parte interesada debe presentar arte anterior , en forma de patentes o publicaciones impresas, que plantee una "nueva cuestión sustancial de patentabilidad ". La Ley Leahy-Smith sobre Invenciones Estadounidenses introduce cambios sustanciales en el sistema de patentes de los Estados Unidos, incluidos nuevos mecanismos para impugnar patentes en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos . Uno de los nuevos mecanismos es un procedimiento de revisión posterior a la concesión, que proporcionará a los impugnadores de patentes bases ampliadas sobre las que atacar las patentes. [2]
Cualquier persona puede presentar una solicitud de reexamen en cualquier momento durante el período de vigencia de una patente. Para solicitar un reexamen, se debe presentar una "solicitud de reexamen" que incluye (1) una declaración señalando cada "nueva cuestión sustancial de patentabilidad basada en patentes anteriores y publicaciones impresas"; (2) una identificación y explicación de cada reivindicación para la cual se solicita un reexamen; (3) una copia de cada patente o publicación impresa en la que se base; (4) una copia de la patente completa en cuestión; (5) una certificación de que se ha entregado una copia de la solicitud de reexamen al propietario de la patente si el solicitante no es el propietario de la patente; y (6) una certificación del tercero solicitante de que las disposiciones de preclusión estatutaria de 35 USC 351(e)(1) o 35 USC 325(e)(1) no prohíben al solicitante presentar la solicitud de reexamen. [3] Si la USPTO considera que la solicitud de hecho plantea una nueva cuestión sustancial de patentabilidad, la USPTO ordena un reexamen.
Las solicitudes de reexamen suelen ser presentadas por terceros que ya están involucrados en un proceso por infracción de la patente en cuestión. Al solicitar un reexamen, dichas partes buscan invalidar la patente y al mismo tiempo mantener bajos los honorarios legales. Si el juez está de acuerdo, el proceso judicial puede suspenderse a la espera del resultado del reexamen.
Los propios inventores también pueden presentar solicitudes de reexamen. Dichas solicitudes pueden presentarse antes de que los inventores demanden a otra parte por infracción de la patente, para asegurarse de que la patente es válida a la luz de cualquier técnica anterior que puedan haber descubierto desde la concesión de la patente.
La propia oficina de patentes puede iniciar reexámenes "iniciados por el director", por ejemplo, cuando existan motivos para cuestionar la validez de la patente. El director, por ejemplo, ordenó reexámenes de las patentes de NTP, Inc. que cubrían la tecnología de correo electrónico móvil BlackBerry .
Una vez que se ordena un nuevo examen, se asigna un nuevo examinador al caso y la patente pasa por otro examen similar al que recibió la primera vez. Si se rechazan algunas reivindicaciones a la luz de las nuevas preguntas planteadas, entonces el titular de la patente puede limitarlas o cancelarlas. El titular de la patente también puede presentar nuevas reivindicaciones, siempre que no sean más amplias que las reivindicaciones de la patente original. Si el examinador hace que un rechazo sea "final", el titular de la patente puede apelar la decisión ante la Junta de Apelaciones e Interferencias de Patentes (BPAI) en la USPTO. El titular de la patente puede presentar una apelación ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal e incluso ante la Corte Suprema de los Estados Unidos , si se lo permite.
Una vez concluido el reexamen, se emite un "certificado de reexamen". El certificado hace las correcciones a la patente que sean necesarias en el marco del reexamen. Si se rechazan todas las reivindicaciones de la patente, la patente queda anulada. A partir del 2 de enero de 2001, los certificados de reexamen tienen un código de tipo de la serie C1, C2, C3, .... Antes de esa fecha, el código de tipo era de la serie B1, B2, B3, .... [4]
Las actas de todos los reexámenes se ponen a disposición del público en el sitio web público PAIR ( Recuperación de información de solicitudes de patente ) de la USPTO. [5] A los reexámenes se les asignan números de serie y se referencian de forma cruzada como solicitudes hijas de patentes emitidas originalmente.
El proceso de reexamen tiene el potencial de aumentar la calidad de las patentes emitidas y de estimular la participación pública en el proceso. [6]
Los reexámenes ex parte son iniciados por miembros del público, pero una vez que dichos miembros presentan su solicitud, ya no participan activamente en los procedimientos. La correspondencia se realiza estrictamente entre el examinador y el titular de la patente. La tarifa para presentar una solicitud de reexamen ex parte es de $6,000 a partir del 16 de enero de 2018. [7]
Los reexámenes inter partes fueron iniciados por miembros del público, y dichos miembros del público participaron en los procedimientos. El 16 de septiembre de 2012, la Ley Leahy-Smith sobre Invenciones en los Estados Unidos eliminó estos procedimientos y los reemplazó por dos nuevos procedimientos posteriores a la concesión (Revisión posterior a la concesión y Revisión inter partes).
Las solicitudes duplicadas de reexaminaciones inter partes por parte de la misma parte solicitante están prohibidas según el artículo 35 USC § 317. [8]
En el año fiscal 2012 se presentaron 747 solicitudes de reexamen ex parte (que corresponden a aproximadamente el 0,28% del número total de patentes emitidas ese año), aunque aproximadamente el 90% de estas solicitudes fueron realizadas por el titular de la patente. [9] Durante el año fiscal 2012 se presentaron alrededor de 640 solicitudes de reexamen inter partes, una cifra que ha aumentado sustancialmente cada año y se ha cuadruplicado desde el año fiscal 2008. [10]
Las estadísticas publicadas por la USPTO sobre las reexaminaciones correspondientes al período de 1981 a 2007 mostraron que, en promedio, en el 64% de los casos, en las reexaminaciones ex parte, se modificaron las reivindicaciones. En el 26% de los casos, se confirmaron todas las reivindicaciones sin modificaciones, mientras que en el 10% de los casos, se invalidaron todas las reivindicaciones. En el caso de las reexaminaciones inter partes, se modificaron las reivindicaciones en siete de los ocho casos que se habían completado al momento de la publicación de las estadísticas. [11]
Las patentes NTP que cubren la tecnología BlackBerry están actualmente [ necesita actualización ] siendo sometidas a una serie de reexámenes debido a que se ha descubierto nueva técnica anterior que no había sido considerada por la oficina de patentes cuando se examinaron por primera vez las solicitudes de patente. Algunas de estas reexámenes son inter partes, algunas son ex parte y algunas fueron iniciadas por el director. Algunas de las patentes han sido objeto de varias reexámenes presentadas. Estas múltiples reexámenes se han fusionado en una única reexaminación, cada una para la patente en cuestión.
A partir de abril de 2006, todas las reclamaciones de NTP que se habían llevado a cabo fueron rechazadas sobre la base de las nuevas cuestiones sustanciales de patentabilidad. Todavía no se sabe si NTP limitará sus reclamaciones para evitar los rechazos o si tendrá éxito en una apelación. [ necesita actualización ] El 3 de marzo de 2006, Blackberry acordó resolver su disputa de patentes con NTP por más de 600 millones de dólares estadounidenses. [12]
La patente estadounidense 6.368.227 titulada "Método de balanceo en un columpio" fue otorgada en 2002 al solicitante Steven Olson, el joven hijo de un abogado de patentes que solicitó la patente para enseñar a su hijo sobre el sistema de patentes. Esta patente fue presentada poco después de que las patentes de métodos comerciales se volvieran admisibles bajo la ley de patentes estadounidense debido a la decisión de State Street de 1998 ; sin embargo, no era un método comercial, sino simplemente una patente de método o proceso. La patente reivindicaba un método mejorado para que un niño se balanceara en un columpio.
El director de la PTO ordenó una nueva evaluación y las reivindicaciones fueron rechazadas. El titular de la patente decidió no apelar. Se emitió un certificado de nueva evaluación que cancelaba todas las reivindicaciones.
La patente estadounidense 6.004.596 titulada " Sándwich sin corteza sellado " fue otorgada en 1999 a los solicitantes Len Kretchman y David Gesked. La patente reivindicaba un sándwich de mantequilla de maní y mermelada sin corteza mejorado, que podría producirse en masa y venderse en tiendas.
La patente fue cedida a Smuckers , que luego introdujo la marca Uncrustables de sándwiches congelados sin corteza. [13] Smuckers invirtió alrededor de 20 millones de dólares para construir una fábrica en Scottsville , Kentucky , para producir el producto. Sus ventas anuales en 2005 fueron de 60 millones de dólares estadounidenses. [14]
Para hacer valer la patente, Smuckers presentó una demanda por infracción de patente contra el supuesto infractor, Albie's Foods. Albie's Foods respondió presentando una solicitud de reexamen ex parte.
El examinador rechazó las reivindicaciones de la patente y el rechazo fue apelado ante la BPAI. La BPAI rechazó las reivindicaciones y, en 2006, la USPTO emitió una Notificación de intención de emitir un Certificado de reexamen, [15] que posteriormente se emitió en 2007 cancelando todas las reivindicaciones de la patente. [16] En 2008, la patente caducó [17] debido a que el titular de la patente no pagó la tasa de renovación.
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