Freeman-Walter-Abele es una prueba judicial que ya ha quedado obsoleta en la legislación de patentes de los Estados Unidos . Proviene de tres decisiones del Tribunal de Apelaciones de Aduanas y Patentes de los Estados Unidos : In re Freeman , [1] 573 F.2d 1237 (CCPA 1978), In re Walter , 618 F.2d 758 (CCPA 1980); [2] e In re Abele , 684 F.2d 902 (CCPA 1982) [3] , que intentaron cumplir con las decisiones, entonces recientes, de la Corte Suprema sobre las reclamaciones de patentes relacionadas con el software.
La prueba se utilizó para determinar si una reivindicación de patente estaba dirigida enteramente a principios matemáticos o algoritmos , que no son materia patentable. El objetivo de la prueba era permitir reivindicaciones que no intentaran monopolizar materia tradicionalmente no elegible para patente, como las matemáticas, el pensamiento y las leyes de la naturaleza. Aunque se ocupa principalmente de algoritmos matemáticos, la prueba tiene cierta aplicabilidad en todas las discusiones sobre materia. Su uso alcanzó su punto máximo en 1994 con In re Schrader . Luego su uso se desvaneció, para ser reemplazado por la ahora también reemplazada prueba de "resultado útil, concreto y tangible" de In re Alappat . La prueba legal actual para la elegibilidad de patentes se establece en las decisiones de la Corte Suprema en Bilski v. Kappos , Mayo v. Prometheus y Alice v. CLS Bank .
La prueba de Freeman fue:
En primer lugar, debe determinarse si la reivindicación enuncia directa o indirectamente un "algoritmo" en el sentido Benson de ese término, ya que una reivindicación que ni siquiera enuncia un algoritmo claramente no puede invalidar totalmente un algoritmo. En segundo lugar, la reivindicación debe analizarse más a fondo para determinar si en su totalidad invalida totalmente ese algoritmo. [4]
En el caso de Freeman, la invención fue un sistema para componer información alfanumérica, utilizando un sistema de control basado en computadora junto con una fotocompositora de diseño convencional. [5] La invención fue:
... tres pasos de procesamiento de señales. En primer lugar, se leen los códigos de entrada y se construye una estructura de árbol de símbolos que representan la expresión matemática. En segundo lugar, las señales que especifican las posiciones relativas de los puntos de concatenación de los símbolos se componen mediante la aplicación del algoritmo de posicionamiento local. En tercer lugar, se genera una imagen de la expresión, con todos los símbolos en la posición adecuada, en el CRT u otro dispositivo de salida. [6]
El tribunal limitó el término "algoritmo" a algoritmos o fórmulas matemáticas. El tribunal no consideró que la medida de Freeman fuera una fórmula o un algoritmo y, por lo tanto, revocó los rechazos de la demanda de la PTO.
En el caso Walter , la invención era un sistema para procesar señales sísmicas de "chirrido" mediante procedimientos matemáticos. La PTO solicitó al tribunal que reconsiderara el segundo paso de Freeman , que según afirmó la PTO entraba en conflicto con el caso Flook de la Corte Suprema. El tribunal afirmó que el segundo paso de Freeman "implica el examen de la reclamación 'para determinar si en su totalidad prevalece por completo [el] algoritmo'". [7] El tribunal dijo que reformularía "el segundo paso de la prueba de Freeman en términos distintos de la prelación". [8] La nueva versión era:
Si parece que el algoritmo matemático se implementa de una manera específica para definir relaciones estructurales entre los elementos físicos de la reivindicación (en reivindicaciones de aparatos) o para refinar o limitar los pasos de la reivindicación (en reivindicaciones de proceso), siendo la reivindicación por lo demás reglamentaria, la reivindicación pasa la prueba de conformidad con el § 101. Sin embargo, si el algoritmo matemático simplemente se presenta y se resuelve mediante la invención reivindicada, como fue el caso en Benson y Flook , y no se aplica de ninguna manera a elementos físicos o pasos de proceso, ninguna cantidad de actividad posterior a la solución hará que la reivindicación sea reglamentaria; ni se salva con un preámbulo que simplemente enumere el campo de uso del algoritmo matemático. [9]
Además, "si el producto final de una invención reivindicada es un número puro, como en el caso de Benson y Flook , la invención no es legal independientemente de cualquier actividad posterior a la solución que la haga disponible para su uso por una persona o una máquina para otros fines". Por otro lado, si la invención del producto produce una cosa física", como un rastro sísmico, podría patentarse. El tribunal evaluó la invención reivindicada y decidió que era simplemente un cálculo y, por lo tanto, no era elegible para la patente. [10]
Finalmente, en Abele, la invención era un sistema para procesar señales de tomografías computarizadas. Una vez más, el tribunal abordó y perfeccionó el segundo paso del análisis. El tribunal dijo que los solicitantes que apelaron contra el rechazo de la PTO tenían razón cuando se quejaron de que la prueba establecía dos extremos de un espectro y luego no "ofrecía una herramienta útil para analizar las reclamaciones en la 'zona gris' que se encuentra entre los dos extremos de ese espectro". [11] Ahora, el tribunal reformuló la prueba en estos términos:
La interpretación de Walter debe interpretarse como que no exige más que el algoritmo "se aplique de cualquier manera a elementos físicos o pasos de proceso", siempre que su aplicación esté circunscrita por algo más que una limitación del campo de uso o una actividad posterior a la solución no esencial. Por lo tanto, si la reivindicación sería "legal de otro modo", aunque inoperante o menos útil sin el algoritmo, la reivindicación presenta asimismo materia legal cuando se incluye el algoritmo. Esta lectura amplia de Walter , concluimos, está de acuerdo con las decisiones de la Corte Suprema. [12]
La versión final de la prueba consta de dos partes. En primer lugar, se determina si la reivindicación enuncia un algoritmo en el sentido de Benson . En segundo lugar, se determina si el algoritmo se "aplica de alguna manera a elementos físicos o pasos del proceso" según In re Abele .
Según la versión final de la prueba Freeman-Walter-Abele , cualquier inclusión de cualquier aparato convencional obvio en la reivindicación parecía ser suficiente para que el tribunal considerara que la materia era patentable. En un caso, una ROM para almacenar cuadrados numéricos fue suficiente. [13] Esta situación fue ridiculizada en el mítico "caso del esparcidor automático de sustancias", un sistema informático para esparcir fertilizantes. [14]
Esta prueba fue eliminada en gran medida por el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal en In re Alappat . [15] Ahora, el resultado se volvió lo más importante. Si un algoritmo matemático producía un "resultado útil, concreto y tangible", la reclamación era materia estatutaria. Así, a finales de la década de 1990, en casos como AT&T Corp. v. Excel Communications, Inc. en 1999 y otros casos similares, ya no se exigía la presencia de elementos físicos de hardware.
La prueba Freeman-Walter-Abele fue repudiada en 1998 en el caso State Street Bank , que la describió como de "poca o ninguna aplicabilidad para determinar la presencia de materia legal". [ cita requerida ]
Sin embargo, siguió utilizándose en la oficina de patentes, que lo consideraba muy similar a las pruebas de "aplicación práctica" y "resultados útiles, concretos y tangibles". [ cita requerida ] [ dudoso – discutir ]
En el caso In re Alappat quedó claro que la mayoría del Circuito Federal había perdido la paciencia con la complejidad de la prueba Freeman-Walter-Abele , pero el juez presidente Nies y el juez Archer disintieron de esta medida. Las dos decisiones de Trovato pusieron de relieve la diferencia de opinión. [16] La decisión original del panel de Trovato utilizó la prueba Freeman-Walter-Abele para determinar que las afirmaciones de Trovato eran "ideas abstractas" no elegibles. La orden de anulación no dio ninguna razón por la que la opinión original del juez Nies fuera incorrecta. [17]
Ninguna opinión posterior del Circuito Federal se basó en la prueba Freeman-Walter-Abele . El Circuito Federal luego recurrió a la prueba menos compleja del "resultado útil, concreto y tangible", pero se alejó de ella en In re Bilski , que adoptó una versión modificada de la prueba Freeman-Walter-Abele , conocida como la " prueba de máquina o transformación ". En la apelación de In re Bilski , en Bilski v. Kappos , y luego en dos casos posteriores, Mayo v. Prometheus y Alice v. CLS Bank , la Corte Suprema sostuvo que la prueba de máquina o transformación era solo una "pista útil" para la elegibilidad de la patente y especificó una prueba de elegibilidad de patente de dos pasos en la que el tribunal primero tenía que determinar si la reivindicación de patente bajo análisis estaba dirigida a un principio abstracto y, de ser así, si el principio se implementaba de una manera inventiva en lugar de convencional, como se prescribe en Flook .
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