La dilución de marcas es un concepto de la ley de marcas que otorga al propietario de una marca famosa la capacidad de prohibir a otros usar esa marca de una manera que reduzca su singularidad. En la mayoría de los casos, la dilución de la marca implica un uso no autorizado de la marca de otra persona en productos que no compiten con los del propietario de la marca y tienen poca conexión con ellos. Por ejemplo, una marca famosa utilizada por una empresa para referirse a productos para el cuidado del cabello podría diluirse si otra empresa comenzara a utilizar una marca similar para referirse a cereales para el desayuno o bujías . [1]
La dilución es una base de infracción de marca que se aplica únicamente a marcas famosas. En el caso de una marca no famosa, el propietario de la marca debe demostrar que el uso supuestamente infractor crea un riesgo de confusión en cuanto a la fuente del producto o servicio identificado por el uso supuestamente infractor: es muy poco probable que un riesgo de confusión encontrarse si los productos o servicios se encuentran en mercados no relacionados. Con una marca famosa, cualquier otro uso tiene potencial de confusión, ya que los consumidores pueden asumir una afiliación con el propietario de la marca independientemente del producto o servicio.
El derecho de marcas tradicionalmente se ocupaba de situaciones en las que una parte no autorizada vendía productos que eran directamente competidores o al menos estaban relacionados con los vendidos por el propietario de la marca. Una marca se diluye cuando el uso de marcas similares o idénticas en otros mercados no competidores significa que la marca en sí misma perderá su capacidad de significar una fuente única. En otras palabras, a diferencia de la legislación ordinaria sobre marcas, la protección contra la dilución se extiende a los usos de las marcas que no confundan a los consumidores respecto de quién ha elaborado un producto. En cambio, la ley de protección contra la dilución tiene como objetivo proteger marcas suficientemente fuertes para que no pierdan su asociación singular en la mente del público con un producto en particular, tal vez imaginado si la marca se encontrara independientemente de cualquier producto (por ejemplo, solo la palabra Pepsi pronunciada, o en un cartelera ). [1]
La fuerza requerida para que una marca merezca protección por dilución difiere entre jurisdicciones, aunque generalmente incluye el requisito de que debe ser distintiva, famosa o incluso única. Dichas marcas comerciales incluirían nombres de marcas reconocibles al instante, como Coca-Cola , Kleenex , Kool-Aid o Sony , y términos únicos que fueron inventados (como Exxon ) en lugar de apellidos (como Ford o Zamboni ) o palabras comunes del lenguaje. . Algunas jurisdicciones exigen el registro adicional de estas marcas comerciales como marcas defensivas para poder calificar para la protección por dilución.
Otra forma de describir la fuerza necesaria de una marca puede establecer alguna base para la protección contra la dilución desde el punto de vista de la confusión del consumidor. Es probable que las marcas verdaderamente famosas se vean en muchos contextos diferentes debido a la ramificación o al simple patrocinio, hasta el punto de que puede haber muy pocos mercados, si es que hay alguno, en los que un consumidor se sorprendería al ver esa marca famosa involucrada. Un ejemplo puede ser la participación pasada de Coca-Cola en líneas de ropa.
Otro uso de la protección de la dilución de la marca es para imágenes controvertidas, incluida la antigua mascota y el logotipo de los Cleveland Guardians , Chief Wahoo , mientras que el equipo era conocido como los Cleveland Indians en ese momento junto con los Washington Commanders , anteriormente conocidos como los Redskins. . En esos casos, se distribuye una selección limitada de productos únicamente en las tiendas físicas de su equipo de sus antiguos y controvertidos logotipos de nativos americanos , tanto para mantener las marcas registradas y evitar que otros las usurpen, como para anular el uso posterior de esos logotipos en público.
La dilución a veces se divide en dos conceptos relacionados: difuminación, o dilución esencialmente básica, que "difumina" una marca al asociarla con un solo producto para indicar otros productos en otros mercados (como los "zapatos Kodak"); y empañamiento, que es el debilitamiento de una marca a través de asociaciones desagradables o poco halagadoras. [2] No todas las leyes de protección contra la dilución reconocen el empañamiento como un concepto incluido.
En Canadá, la base legal se puede encontrar en el art. 22 de la Ley de Marcas :
22 . (1) ninguna persona podrá utilizar una marca registrada por otra de manera que pueda tener el efecto de depreciar el valor del fondo de comercio asociado a ella. (2) En cualquier acción con respecto al uso de una marca contraria al inciso (1), el tribunal puede negarse a ordenar la recuperación de daños o ganancias y puede permitir que el demandado continúe vendiendo productos marcados con la marca. que estuvieran en su posesión o bajo su control en el momento en que se le notificó que el titular de la marca registrada se quejaba del uso de la marca. [3]
Es comúnmente reconocido que el fondo de comercio está constituido por la reputación de una marca y su efecto persuasivo. [4]
En el caso Clairol , [5] el tribunal declaró que el fondo de comercio puede depreciarse mediante "la reducción de la estima en que se tiene la propia marca o mediante la persuasión directa y la tentación de clientes que, de otro modo, se podría esperar que compraran o continuaran comprando productos". que lleva la marca". El tribunal añadió que la prueba de confusión es irrelevante en este caso y que "la prueba es la probabilidad de depreciar el valor del fondo de comercio vinculado a la marca" y que este resultado podría obtenerse sin engaño o confusión real. [5]
El S. 22 avanza así donde la confusión no llega. Incluso si no existe un riesgo real de que el consumidor pueda confundirse entre los dos productos, el titular de la marca podrá impedir que otra persona utilice su marca si ese uso puede depreciar el valor de la marca. .
En el caso Veuve Clicquot , [6] la marca del famoso champán francés fue utilizada por una pequeña cadena de tiendas de ropa femenina que operaba en el este de Quebec y Ottawa. Según el tribunal, el art. 22 se aplica incluso cuando los productos o servicios del demandado no compiten con los del demandante y su marca no es idéntica. Las marcas no eran idénticas ("Cliquot" y "Veuve clicquot") y el riesgo de confundir la marca de champán con una tienda de ropa era bajo. Sin embargo, el tribunal dictaminó que el único elemento necesario era la capacidad del consumidor medio para reconocer el primer carácter distintivo. Incluso si la marca no es tan conocida, el hecho de que se le atribuye un fondo de comercio significativo podría ser suficiente para que el tribunal determine que el uso por parte de otra persona es ilegal. [7] Sin embargo, en ese caso particular, el tribunal afirmó que el demandante Veuve Clicquot no pudo demostrar que el vínculo entre el champán y la ropa pudiera causar depreciación.
En el caso Perrier , [8] la demandante, una empresa francesa, era embotelladora y distribuidora de agua de manantial. Solicitó una orden judicial para impedir que otra empresa con sede en Ontario publicite y distribuya agua embotellada en asociación con el nombre "Pierre eh!" alegando que el valor del fondo de comercio vinculado a la marca francesa probablemente se depreciaría. El demandante logró en el artículo 22 detener el uso de "Pierre Eh!" en agua embotellada.
El demandante tiene que probar los elementos del artículo 22, en particular que el uso probablemente depreciaría el valor del fondo de comercio de la marca del demandante. Vaver ha precisado que el hecho de que "el uso pueda causar una depreciación no es suficiente. El uso debe haber causado realmente una depreciación". [7]
El uso del artículo 22 se limitó en el caso Clairol al uso "en el sentido técnico de la marca". Por ejemplo, los sindicatos pueden utilizar la marca para caricaturizar porque la caricatura o la crítica no constituyen una infracción de la marca, ni siquiera un uso de la marca, si se produce fuera del "curso normal del comercio". (Ver también el caso Michelin contra CAW. En ese caso, el tribunal rechazó el argumento de infracción de marca porque nadie planeaba utilizar la marca para vender un producto).
Antes de que se adoptaran leyes específicamente específicas, la protección contra la dilución se utilizaba en algunas jurisdicciones de EE. UU. para atacar la infracción de nombres de dominio o marcas comerciales (consulte Ciberocupación ). Por ejemplo, en el caso Panavision International v. Toeppen de 1998 , el acusado Dennis Toeppen registró el nombre de dominio www.panavision.com y publicó vistas aéreas de la ciudad de Pana, Illinois , en el sitio. El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito determinó que la dilución de la marca se produjo cuando los clientes potenciales de Panavision no pudieron encontrar su sitio web en panavision.com y, en cambio, se vieron obligados a buscar otros nombres de dominio (menos obvios). El hecho de que se pudiera disuadir a los clientes potenciales de localizar el sitio web legítimo de Panavision, junto con la evidencia de que Toeppen se dedicaba a registrar nombres de dominio con fines de lucro, llevó al tribunal a concluir que la conducta de Toeppen "disminuía la capacidad de las marcas de Panavision para identificar y distinguir "los bienes y servicios de Panavision en Internet", por lo que constituyó una dilución. [9]
Últimamente, se promulgó la Ley de Revisión de Dilución de Marcas de 2006 (HR 683), que anuló Moseley v. V Secret Catalogue, Inc. , 537 U.S. 418 (2003). Moseley sostuvo que el demandante debía demostrar la dilución real según la Ley Federal de Dilución de Marcas ("FTDA"). La nueva ley revisa la FTDA, exigiendo que el demandante demuestre únicamente que es probable que la marca del demandado cause dilución. [10] Sin embargo, la revisión también redujo el universo de marcas bajo su protección, exigiendo que las marcas sean reconocidas a nivel nacional para calificar para la protección contra la dilución.
Por ejemplo, cuando Wolfe's Borough Coffee, Inc., una empresa cafetera con sede en New Hampshire, vendió su café con marcas comerciales que incluían las palabras "Charbucks Blend" y "Mr. Charbucks", Starbucks Corporation presentó una demanda, alegando que el uso del La palabra "Charbucks" diluyó la marca "Starbucks" al difuminarla y empañarla. El Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito decidió [11] que las marcas no necesitan ser "sustancialmente similares" según la FTDA para que se produzca dilución cuando otros factores que respaldan una conclusión de dilución, como el carácter distintivo de la marca famosa y el grado de su reconocimiento, estuvieron presentes. En su decisión, el tribunal determinó que estos otros factores pueden ser suficientes para respaldar un reclamo por dilución y devolvió el caso al tribunal de distrito para determinar si en realidad se había producido la dilución. [12] [ ¿ fuente poco confiable? ] El tribunal de distrito dictaminó que las ventas de Charbucks no violaban la marca registrada y podían continuar. [11]