La ley de marcas canadiense brinda protección a las marcas por ley en virtud de la Ley de Marcas [1] y también en el derecho consuetudinario . La ley de marcas brinda protección para marcas distintivas, marcas de certificación, formas distintivas y marcas propuestas contra quienes se apropian de la buena voluntad de la marca o crean confusión entre productos o servicios de diferentes proveedores. Una marca puede protegerse como marca registrada en virtud de la Ley o, alternativamente, puede protegerse mediante una acción de derecho consuetudinario en usurpación .
Una marca sólo está protegida en la medida en que sea utilizada por una persona para distinguir un producto o servicio de otro. Las marcas comerciales no otorgan derechos exclusivos sobre un símbolo, por ejemplo, sino sólo sobre el símbolo en relación con un uso particular para distinguir el producto de otros.
Las marcas ayudan a los clientes potenciales a identificar el origen de los productos y, por lo tanto, tienen un impacto significativo en el comercio, especialmente cuando la identidad del producto se comercializa como una extensión de la identidad personal de los clientes. [2]
Aunque cualquier nombre o símbolo podría estar protegido por la ley de marcas, existen cuestiones relativas a los límites de esa protección. Por ejemplo, hacer cumplir la protección de una marca y su percepción es cuestionable cuando no existe una confusión real para los consumidores. Asimismo, proteger una marca contra toda crítica o alusión, como si se tratara de una persona real, es controvertido ya que intentar proteger las marcas a toda costa podría ser perjudicial para la libertad de expresión y el libre comercio. [3]
La Ley da la siguiente definición del alcance de las marcas: [4]
"marca registrada" significa:
- (a) una marca utilizada por una persona con el fin de distinguir o para distinguir mercancías o servicios fabricados, vendidos, arrendados, alquilados o realizados por ella de aquellos fabricados, vendidos, arrendados, contratados o realizados por otros,
- (b) una marca de certificación
- (c) una apariencia distintiva, o
- (d) una marca registrada propuesta
Las marcas de certificación se utilizan para clasificar la naturaleza de un bien o servicio (por ejemplo, un logotipo de Certificación de Comercio Justo).
Una apariencia distintiva sólo puede registrarse si "no es probable que limite irrazonablemente el desarrollo de cualquier arte o industria". [5] En Kirkbi AG contra Ritvik Holdings Inc. , la Corte Suprema de Canadá declaró:
43. ... la Ley reconoce claramente que no protege las características utilitarias de una apariencia distintiva. De esta manera, se reconoce la existencia y relevancia de una doctrina de larga data en el derecho de marcas. Esta doctrina reconoce que la ley de marcas no tiene como objetivo impedir el uso competitivo de características utilitarias de los productos, sino que cumple una función de distinción de origen. Esta doctrina de funcionalidad va a la esencia de lo que es una marca. [6]
Kirkbi aclara que el mero propósito de un producto, por único que sea, no puede ser objeto de una marca. Tales características utilitarias caen más propiamente dentro del ámbito del derecho de patentes. Sin embargo, la apariencia distintiva de un producto puede atraer protección de marca. En Ciba-Geigy , [7] la Corte Suprema de Canadá sostuvo que se había producido una infracción de marca cuando dos competidores con productos comparables imitaron el tamaño, la forma y el color de las tabletas de metoprolol (utilizadas para tratar la hipertensión).
Canadá, a diferencia de los EE.UU., [8] no tiene una disposición que rija la notificación por parte del propietario de una marca de la existencia de una marca, [9] salvo en el caso de que el propietario permita a un licenciatario utilizar una. [10] Por lo tanto, el uso de símbolos como ™ o ® es opcional, pero se recomienda, acompañado de un aviso completo por escrito. [9]
El derecho de marcas parece dividirse en dos tipos de finalidades:
La Corte Suprema de Canadá ha enfatizado que el agravio de usurpación tenía como objetivo proteger el derecho de propiedad que los demandantes tenían sobre el fondo de comercio de su negocio. [7] Sin embargo, la protección del público es una prioridad, y la Corte Suprema también ha dicho que la ley de marcas era en realidad "legislación de protección al consumidor". [12]
Cuando una empresa ha adoptado un nombre comercial que es igual o muy similar al de un competidor, una consideración clave es la posibilidad de que los clientes se confundan. Incluso cuando un demandante sólo ha utilizado su marca durante un período de tiempo limitado y tiene poca buena voluntad, un competidor con un nombre similar puede confundir a los clientes y hacer que el demandante pierda el control de su propia reputación, justificando así los daños según la Ley de Marcas . [13]
Los tribunales, al interpretar la Ley , intentan lograr un equilibrio entre los derechos del propietario y los de los demás. Esto significa tener en cuenta el interés público en el libre comercio y expresión. [14]
Según la Corte Suprema de los Estados Unidos , las marcas son muy diferentes de las patentes y de los derechos de autor en la medida en que no requieren "ninguna fantasía o imaginación, ningún genio, ningún pensamiento laborioso". [15] La Corte Suprema de Canadá los llama "algo así como una anomalía". [16] A diferencia de otras ramas del derecho de propiedad intelectual, la protección de las marcas no surge necesariamente de ningún acto de creatividad.
Usar el término "propiedad industrial" en lugar de "propiedad intelectual" puede ser más apropiado cuando se hace referencia a marcas, que son principalmente dispositivos comerciales, aunque el término "propiedad" sigue siendo engañoso ya que la ley de marcas no otorga a los "propietarios" el derecho de excluir otros de usarlo. [17]
El principal medio para proteger las marcas registradas es mediante una acción conforme a la Ley de Marcas . Para las marcas no registradas, el agravio de usurpación del derecho consuetudinario es el principal medio por el cual los productores pueden obtener recursos contra un competidor. [18] Las secciones 7(b) y 7(c) de la Ley de Marcas también codifican el agravio de usurpación en la ley federal.
La mayor parte de la legislación sobre la usurpación de derechos ha sido heredada de la jurisprudencia del Reino Unido. Para que la acción de imitación tenga éxito, el reclamante debe demostrar tres cosas:
Una marca debe poder registrarse para estar plenamente protegida según la Ley de Marcas . En general, todas las marcas visuales pueden registrarse con excepción de las marcas que posean ciertas características prohibidas por la Ley. Entre las características prohibidas se encuentran:
Según el artículo 19 de la Ley, el propietario de una marca registrada válida tiene el derecho exclusivo de utilizar la marca en todo Canadá con respecto a los productos o servicios para los cuales está registrada. La sección 20 establece que ninguna persona no autorizada puede vender, distribuir o publicitar productos o servicios en asociación con una marca o nombre comercial confuso y la sección 22 prohíbe además que un no propietario utilice una marca registrada de cualquier manera que pueda deteriorar el valor de la marca. fondo de comercio adherido a la marca.
El derecho consuetudinario protege las marcas reconociendo el derecho del propietario a usos exclusivos, sujeto a los límites geográficos y de mercado de la reputación comercial establecida del propietario. [19] El registro también permite al titular registrarse en otros países adheridos al Convenio Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial .
Antes del 17 de junio de 2019, una marca debidamente registrada tenía una validez de quince años y podía renovarse a perpetuidad . El 17 de junio de 2019, las enmiendas al artículo 46 de la Ley de Marcas redujeron este período de validez a diez años para todos los registros y renovaciones futuras. La naturaleza renovable de los registros de marcas los convierte en la única forma de propiedad intelectual con protecciones legales que no expiran definitivamente. Sin embargo, los artículos 44 y 45 de la Ley permiten al registrador exigir, de vez en cuando, a los propietarios que presenten información o pruebas sobre el uso continuo de las marcas registradas. Si una marca se abandona, no muestra evidencia de uso o no se renueva, el Registrador de Marcas podrá cancelar la marca del registro.
Los propietarios de marcas suelen contratar los servicios de un agente de marcas para asesorar, preparar y presentar la solicitud de registro. La sección 12 de la ley contiene las subsecciones (a) a (i) que enumeran los tipos de marcas que no son elegibles para el registro. Las inelegibilidades generalmente están diseñadas para garantizar un carácter distintivo adecuado y asegurar que los nombres, lugares, personas y palabras descriptivas o comunes no sean monopolizados mediante el registro. Además, cuando varios distribuidores venden legalmente un producto genérico, generalmente no es posible que un fabricante reclame protección exclusiva de marca. [20] [21]
La Ley también prohíbe el registro de cualquier marca que connote asociación con la realeza, el gobierno, agencias internacionales, profesiones o marcas que contengan obscenidad . Si una marca es elegible para registro, los agentes de marcas pueden realizar búsquedas en los registros para determinar si alguna marca registrada tiene similitudes que puedan resultar confusas. Una marca no tiene por qué ser original, pero sí debe ser suficientemente distinta. Las búsquedas en registros en la Oficina Canadiense de Propiedad Intelectual (CIPO), NUANS y posiblemente en registros estadounidenses son una práctica estándar.
El artículo 16 de la Ley establece tres motivos básicos en los que un solicitante puede basar su solicitud. En primer lugar, la marca ha sido utilizada o dada a conocer anteriormente en Canadá. La publicidad de la marca puede ser suficiente para satisfacer que la marca se dé a conocer en Canadá, aunque nunca se haya utilizado en Canadá. En segundo lugar, la marca ha sido registrada y utilizada en un país parte en la convención internacional. En tercer lugar, el solicitante propone utilizar la marca en Canadá; Dado que la marca se registrará sólo después de que el solicitante presente una declaración de inicio de uso de la marca en Canadá, según la subsección 40(2), el solicitante cumple con el requisito de ser propietario de la marca en el momento del registro.
El registrador determina que la marca es elegible o no para el registro. Un propietario puede apelar ante el tribunal la decisión de inelegibilidad del registrador. Para una marca elegible, el siguiente paso es que la CIPO emita un aviso de aprobación de la solicitud para publicidad. Luego, la solicitud y la marca deben anunciarse en el Trademarks Journal durante dos meses, lo que brinda una oportunidad para que los oponentes presenten una declaración de oposición al registro propuesto. El artículo 38 de la Ley exige que los oponentes proporcionen especificaciones detalladas de los motivos de oposición, de modo que el solicitante tenga una oportunidad justa de refutar las acusaciones y cumplir con su responsabilidad de convencer al registrador de que el registro está justificado.
La subsección 38(2) proporciona al oponente siete motivos en los que basar una declaración de oposición, que generalmente pueden clasificarse en las siguientes áreas: incumplimiento de los requisitos de presentación, marca no registrable (ver sección 12), el solicitante no es el propietario o el la marca carece de carácter distintivo. Una vez presentado el escrito de oposición, el procedimiento lo determina la Junta de Oposición de Marcas. Las decisiones de la Junta pueden apelarse ante el Tribunal Federal de Canadá .
El registro es costoso; sin embargo, una vez registrada la marca, demostrar una infracción es más fácil y, por lo tanto, posiblemente menos costoso que una acción de usurpación del derecho consuetudinario. Los fundamentos detrás de las dos nociones también difieren: la falsificación simplemente protege la interrupción de las relaciones económicas mediante una tergiversación, mientras que el registro en realidad ve las marcas como mercancías. [22]
Existen otras diferencias: [23]
Confiar en la acción de usurpación del derecho consuetudinario sigue siendo útil cuando un símbolo no puede registrarse o cuando el registro no es válido. Además, su flexibilidad lo hace más adecuado que el concepto de infracción previsto en la Ley para situaciones que no están cubiertas por la legislación, por ejemplo, prácticas engañosas en Internet. También brinda más protección a las actividades públicas y sin fines de lucro que la Ley , que es más restrictiva. [24]
Las marcas tienen dos funciones económicas distintas pero relacionadas: la función lingüística y la función de confianza [25]
Esta función responde a la idea de que las marcas ayudan a condensar información compleja en una sola palabra o símbolo, inmediatamente reconocible por los consumidores. En última instancia, esto reduce los costos de búsqueda para los clientes al simplificar el proceso de toma de decisiones y facilitar los intercambios entre el vendedor y los consumidores. [26]
Hay tres clases o atributos de bienes: [27]
Un vendedor suele decir que un producto tiene los tres atributos; sin embargo, los consumidores no pueden verificar dicha información y distinguir los productos confiables de los que no lo son. Los vendedores honestos pedirán un precio más elevado para mantener la calidad del producto. Pero los consumidores no estarán dispuestos a pagar más por un producto supuestamente digno de confianza. Al final, el vendedor honesto tendrá que salir del mercado. Debido a esta asimetría de información aparecerá un fenómeno de mercado de limones [28] , en el que el precio real y el precio que los consumidores están dispuestos a pagar disminuyen. [29]
En este contexto, las marcas cumplen una función de confianza en la medida en que proporcionan un mercado más confiable para los consumidores, quienes no pueden decir inmediatamente si los productos de confianza son dignos de confianza o no. Los vendedores honestos pueden desarrollar y ofrecer productos más deseables. [29]
Aunque la función de confianza es más importante que la lingüística, ambas funciones están estrechamente relacionadas. Las marcas comerciales pueden indicar atributos complejos que los consumidores no pueden verificar por sí mismos, del mismo modo que un nombre ayuda a identificar a una persona, pero también sus atributos. [30]
Cuando se preservan las dos funciones, se crea una regla normativamente sólida. Un ejemplo de esto es el agravio de la usurpación: la usurpación generalmente frustra tanto la función lingüística (al aumentar los costos de búsqueda para los consumidores) como la función de confianza (al crear un problema de "limones"). [31]
Por otro lado, cuando una o ambas funciones se frustran, la regla se considera normativamente débil. Por ejemplo, la norma relativa a la publicidad comparativa en Canadá parece ser incompatible con ambas funciones en la medida en que prohibir a una empresa utilizar el nombre de un competidor para transmitir información correcta a los consumidores hace que la comunicación sea menos eficiente y más costosa (función lingüística), y dificulta que la empresa explique por qué los productos que vende son diferentes de los de la competencia, lo que crearía un problema de confianza (función de confianza)
¿Por qué la función de confianza es más importante que la lingüística? Porque frustrar la función lingüística conduciría a mayores costes de búsqueda, mientras que frustrar la función de confianza provocaría un fracaso del mercado debido al hecho de que los clientes ya no pueden distinguir los productos.
¿Qué sucede cuando dos productos son prácticamente indistinguibles porque las marcas son muy similares, por ejemplo? El uso de la misma palabra normalmente no frustra la función de confianza, que es más crucial que la función lingüística. Esto podría generar mayores costos de búsqueda para los consumidores, pero mientras se proporcione información adicional, la función de confianza se preserva y los consumidores aún pueden distinguir los dos productos, aunque en algunos casos la información adicional puede crear aún más confusión. [32]