En la legislación de patentes de Estados Unidos , la no obviedad es uno de los requisitos que debe cumplir una invención para calificar para la patentabilidad, codificado como parte de la Ley de Patentes de 1952 como 35 USC §103. Una invención no es obvia si una " persona con conocimientos ordinarios en la materia " (PHOSITA) no sabría cómo resolver el problema al que se dirige la invención utilizando exactamente el mismo mecanismo. Dado que el estándar PHOSITA resultó ser demasiado ambiguo en la práctica, la Corte Suprema de Estados Unidos proporcionó posteriormente dos enfoques más útiles que actualmente controlan el análisis práctico de la no obviedad por parte de los examinadores de patentes y los tribunales: Graham et al. v. John Deere Co. of Kansas City et al. , 383 US 1 (1966) proporciona directrices sobre lo que es "no obvio", y KSR v. Teleflex (2006) proporciona directrices sobre lo que es "obvio".
En la práctica legal de patentes posterior a KSR (2006) en los EE. UU., el requisito de no obviedad a menudo se confunde con el de no previsibilidad. Es más fácil encontrar no obviedad en las artes no predecibles (como la farmacología ) y más difícil en las artes predecibles (como los métodos comerciales ). Otro área polémica son las contradicciones entre los requisitos de no obviedad y materia patentable : mientras que la no obviedad puede cumplirse fácilmente, cuando el inventor descubre algo nuevo e inesperado (como el descubrimiento de los segmentos de ADN correspondientes al padre del feto en la sangre de mujeres embarazadas en Ariosa v. Sequenom ), [1] se denegará una patente, por no cumplir con el requisito de materia patentable legal , "si la APLICACIÓN [de este descubrimiento] simplemente se basa en elementos ya conocidos en la técnica". [2] (ver también Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc. y Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc. ) La supuesta razón de esta dicotomía es evitar amplias reivindicaciones de patentes que inhibirían en lugar de "promover el progreso de la ciencia", como lo exige la cláusula de derechos de autor de la Constitución de los Estados Unidos . [3]
Constitucionalmente, el requisito de no obviedad está establecido por el Artículo 1, Sección 8, Cláusula 8 : "El Congreso tendrá el poder... de promover el Progreso de la Ciencia..., asegurando por Tiempos limitados a... los Inventores el Derecho exclusivo a sus... Descubrimientos". La frase promover el Progreso de la Ciencia define el propósito del sistema de patentes, que es alentar las inversiones privadas en la investigación científica fundamental en lugar de otorgar el monopolio sobre algo que se toma de un dominio público (o sobre algo que limita las oportunidades de hacer investigación, por ejemplo, las herramientas de investigación no son patentables). El requisito de Progreso de la Ciencia valida constitucionalmente el enfoque pragmático de la no obviedad que se describe a continuación. La palabra Descubrimientos establece el nivel al que debe ascender la contribución al Progreso de la Ciencia para merecer el monopolio temporal. [4]
La primera ley de patentes promulgada por el Congreso en 1790 exigía que las invenciones o descubrimientos patentables fueran "suficientemente útiles e importantes". Se puede interpretar que "importante " es importante para el progreso de la ciencia, ya que la importancia para la economía se indica con " útil " . [ cita requerida ] La siguiente Ley de Patentes de 1793 no contenía el lenguaje importante , pero establecía que "simplemente cambiar la forma o las proporciones de cualquier máquina, o las composiciones de materia, en cualquier grado, no se considerará un descubrimiento". (Esta declaración fue realmente adoptada de la Ley de Patentes francesa de 1791). Esto se hizo eco en la carta de 1814 de Thomas Jefferson , en la que explicaba que cambiar el material, por ejemplo, de hierro fundido a hierro forjado, era insuficiente para la patentabilidad. [5]
La dificultad de formular las condiciones para la patentabilidad se vio acentuada por la generalidad de la concesión constitucional y las leyes que la implementaban, junto con la política subyacente del sistema de patentes de que "las cosas que valen para el público la vergüenza de una patente exclusiva", como dijo Jefferson, deben superar el efecto restrictivo del monopolio limitado de la patente. La Ley de Patentes de 1836 no contenía el lenguaje de "simplemente cambiar", sino que establecía que el Comisionado de Patentes estaba autorizado a otorgar una patente para cualquier invención o descubrimiento "suficientemente utilizado e importante".
La Corte Suprema de Estados Unidos consideró la cuestión de la inventiva/no obviedad/descubrimiento por primera vez en 1822 en Evans v. Eaton (20 US 356,431) cuando aprobó la interpretación de un tribunal inferior de que una mejora patentable debe implicar un cambio en el "principio de la máquina " y no "un mero cambio en la forma o proporciones". Actualmente, tales variaciones suelen interpretarse como una falta de novedad y no de actividad inventiva.
La cuestión de la no obviedad llegó de nuevo a la Corte Suprema de los Estados Unidos en 1851 en Hotchkiss v. Greenwood . La cuestión era si una sustitución de materiales conocidos para los pomos de las puertas, como el metal o la madera, por un material nuevo (porcelana) merecía una patente. El tribunal concluyó que "la mejora es obra de un mecánico hábil, no del inventor" e invalidó la patente. Este enfoque anticipa la línea de pensamiento que más tarde se formuló como el enfoque PHOSITA (persona con habilidad ordinaria en la materia) para el análisis de la inventiva. A pesar de comenzar a desarrollar el enfoque PHOSITA, el Tribunal no proporcionó medios prácticos para determinar qué nivel de inventiva merece una patente. Vale la pena señalar aquí que Evans v. Eaton y Hotchkiss v. Greenwood , respectivamente, ilustran la tendencia existente hasta entonces de establecer la inventiva adecuada definiendo tanto lo que es obvio (carece de actividad inventiva/descubrimiento) como lo que no es obvio (tiene actividad inventiva/descubrimiento).
Durante el período de 1851 a 1951, varios casos nuevos relacionados con la no obviedad de la materia reivindicada en las patentes llegaron a la Corte Suprema. Un caso notable es Rubber-Tip Pencil Co. v. Howard 87 US (20 Wall.) 498 (1874), en el que la Corte Suprema invalidó una patente sobre un lápiz con una tapa de goma de borrar, basándose en la teoría de que todo el mundo sabe que la goma se adhiere a la madera insertada en un agujero en la goma. En otro caso notable, Sinclair & Carrol Co. v. Interchemical Corp. (1945), la Corte Suprema de los Estados Unidos determinó que una patente "no era el producto de una experimentación larga y difícil", y que "leer una lista y seleccionar un compuesto conocido para cumplir con requisitos conocidos no es más ingenioso que seleccionar la última pieza para colocar en la última abertura de un rompecabezas".
Sin embargo, durante ese tiempo los tribunales lucharon por encontrar tanto los niveles requeridos de inventiva y obviedad como los criterios prácticos para medir esos niveles. Un ejemplo notable de esta lucha es el caso de la Corte Suprema de los Estados Unidos de 1941 de Cuno Engineering v. Automatic Devices Corp. , que supuestamente estableció la doctrina del destello de genialidad como prueba de patentabilidad de una invención: "el nuevo dispositivo debe revelar el destello de genialidad creativa, no meramente la habilidad de la vocación".
Se pensaba que el enfoque del Flash of Genius había desplazado el análisis de la inventiva de la importancia y de PHOSITA al estado mental del inventor; causó un escándalo en la comunidad de derecho de patentes mientras los tribunales luchaban por encontrar enfoques alternativos. [6] Un ejemplo notable de esta lucha son las posiciones del juez Douglas en Great Atlantic & Pacific Tea Co. v. Supermarket Equipment Corp. [7] en 1950, donde opinó que para merecer una patente, una invención "tenía que servir al fin de la ciencia: hacer retroceder las fronteras de la química, la física y similares"; mientras que dos años antes, en Funk Bros. Seed Co. v. Kalo Inoculant Co. [8] afirmó que el descubrimiento de un nuevo principio natural no es patentable en sí mismo, "por muy ingenioso que haya sido el descubrimiento de este principio natural".
Un problema similar se planteó nuevamente en Mayo Collaborative Servs. v. Prometheus Labs., Inc. (2012), donde la mayoría de la Corte Suprema de los Estados Unidos afirmó: "La conclusión es que (1) una ley de la naturaleza recién descubierta es en sí misma no patentable y (2) la aplicación de esa ley recién descubierta también es normalmente no patentable si la aplicación se basa simplemente en elementos ya conocidos en la técnica". Vale la pena señalar, sin embargo, que esta opinión sigue siendo muy controvertida; como afirmó el juez Stephen Breyer , corría el riesgo de hacer que "todas las invenciones no sean patentables porque todas las invenciones pueden reducirse a principios subyacentes de la naturaleza que, una vez conocidos, hacen que su implementación sea obvia".
Esta posición planteó cuestiones sobre la necesidad de establecer el límite del dominio patentable, no sólo en el caso de mejoras rutinarias sino también en el de los grandes avances científicos, es decir, creando demasiado monopolio que puede obstaculizar en lugar de promover el progreso de la ciencia. Actualmente, este último límite se establece mediante el requisito de que la materia sea patentable (las herramientas de investigación, las teorías científicas y las leyes no son patentables), mientras que la cuestión de cuánta inventiva se requiere para merecer una patente se supone que se define mediante el requisito de no obviedad. [ cita requerida ]
La tendencia que empezó a desarrollarse alrededor de 1950 (y que predomina hoy) fue la de exigir la divulgación de un elemento del descubrimiento, mientras que se otorgaba el monopolio de la patente sólo sobre una o unas pocas "aplicaciones particulares de leyes [naturales]" que el descubridor hubiera ideado antes de que se publicara la primera divulgación. Se espera que la Corte Suprema de los Estados Unidos desarrolle más a su debido tiempo la dualidad entre el requisito de no obviedad y un alcance excesivamente amplio de las reivindicaciones.
La decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso Great Atlantic & Pacific Tea Co. v. Supermarket Equipment Corp. en 1950 se considera a menudo el punto culminante del enfoque pragmático, ya que la Corte revocó (después de afirmaciones en dos tribunales inferiores) la concesión de patente de un dispositivo mecánico comercialmente exitoso pero muy simple como un mero "artilugio". Basándose en su decisión de que una combinación "que sólo une elementos antiguos sin cambiar sus respectivas funciones" no es patentable porque tal patente "obviamente retiraría lo que ya se conoce al campo de su monopolio y disminuiría... los recursos disponibles para los hombres hábiles". [9] Otro ejemplo de inventiva insuficiente de esa época se puede encontrar en In re Aller (CCPA, 1955) [10] "No es inventivo descubrir los rangos óptimos o viables mediante experimentación rutinaria". Esta restricción, sin embargo, se levantó más tarde en casos en los que "un parámetro debe reconocerse como una variable eficaz para el resultado antes de una determinación de experimentación rutinaria". [11]
Como prueba práctica del enfoque pragmático para que lo utilicen los tribunales inferiores, la Corte Suprema propuso "consecuencias inusuales o sorprendentes" de la combinación de elementos antiguos: "[S]ólo cuando el conjunto excede de alguna manera la suma de sus partes es patentable la acumulación de dispositivos antiguos". Aunque el tiempo validó el enfoque pragmático (¿la patente promueve el progreso de la ciencia o le quita algo al dominio público?), el criterio a favor de "consecuencias inusuales o sorprendentes" resultó ser demasiado ambiguo y demasiado elevado en la práctica. Por otra parte, el criterio en contra de una combinación que "sólo une elementos antiguos sin cambiar sus respectivas funciones" ha sido útil en la práctica desde entonces. [11] [12]
Otro caso relevante de este período es Graver Tank & Manufacturing Co. v. Linde Air Products Co. Estableció la línea de pensamiento [13] de que lo que no fue reclamado por el inventor en una patente emitida pero es una variación obvia de lo reclamado debe considerarse como cubierto por las reivindicaciones a través de la Doctrina de Equivalentes .
Sin embargo, ni el enfoque pragmático ni el criterio de "consecuencia inusual o sorprendente" recibieron mayor desarrollo en ese momento, porque el Congreso adoptó en 1952 un enfoque diferente para determinar la no obviedad que se remonta a un factor subjetivo similar al estado mental del inventor (llamado PHOSITA, es decir, Persona que Tiene Habilidades Ordinarias en la Técnica).
Con el fin de reducir el impacto de la no obviedad en la patentabilidad, eliminar la prueba del destello de genialidad y proporcionar una forma más justa y práctica de determinar si la divulgación de la invención merece un monopolio de patente, el Congreso tomó el asunto en sus propias manos y promulgó la Ley de Patentes de 1952. La Sección 103 del Título 35 del Código de los Estados Unidos dice:
No se podrá obtener una patente aunque la invención no esté divulgada o descrita de manera idéntica según lo establecido en la sección 102 (Requisito de novedad) de este título, si las diferencias entre la materia que se pretende patentar y la técnica anterior son tales que la materia en su conjunto hubiera sido obvia en el momento en que se realizó la invención para una persona con conocimientos ordinarios en la técnica a la que pertenece dicha materia. La patentabilidad no se negará por la manera en que se realizó la invención.
La última frase sobre la manera fue añadida para invalidar la prueba del destello de genialidad . [14]
La Ley de Patentes de 1952 añadió el artículo 35 USC § 103, que codificó efectivamente la no obviedad como un requisito para demostrar que una idea es adecuada para la protección por patente. La sección exige esencialmente una comparación entre la materia que se pretende patentar y la técnica anterior, para determinar si la materia de la patente en su conjunto habría sido obvia, en el momento de la invención, para una persona con conocimientos ordinarios en la materia, es decir, PHOSITA. (Se promulgaron criterios similares y se utilizan actualmente en muchos otros países). Clark sostuvo que el Congreso, al aprobar la Ley, pretendía codificar y aclarar el derecho consuetudinario que rodeaba a la Ley de Patentes haciendo explícito el requisito de no obviedad. Sin embargo, esta prueba resultó ser ambigua y de poca ayuda en la práctica, ya que PHOSITA no existe.
El desarrollo jurisprudencial más importante durante este período fue la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos de 1966 en el caso Graham v. John Deere Co. , que sugirió criterios que deben considerarse en un análisis práctico de la no obviedad:
Al mismo tiempo, el recién creado Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito Federal , que se suponía debía establecer una jurisprudencia uniforme para las apelaciones de validez de patentes, comenzó a rechazar por completo el "enfoque inusual y sorprendente" e introdujo la prueba de "enseñanza, sugerencia y motivación" (TSM) en ACS Hosp. Sys. (1984) . [17] La prueba permitía el rechazo de una patente por obviedad solo cuando la enseñanza, sugerencia o motivación fáctica de la técnica anterior demostraba la propiedad de la combinación patentada.
Además, la combinación de elementos previamente conocidos puede considerarse obvia. Como afirmó el Circuito Federal en Winner Int'l Royalty Corp. v. Wang , [18] debe haber una sugerencia o enseñanza en la técnica anterior para combinar elementos mostrados en la técnica anterior a fin de encontrar que una patente es obvia. Por lo tanto, en general, la pregunta crítica, sostuvo el Circuito Federal, es si hay algo en la técnica anterior que sugiera la conveniencia, y por lo tanto la naturaleza obvia, de la combinación de elementos previamente conocidos.
Este requisito se conoce generalmente como la prueba de "enseñanza-sugerencia-motivación" (TSM, por sus siglas en inglés) y se dice que sirve para prevenir el sesgo de retrospección . [19] Como casi todas las invenciones son alguna combinación de elementos conocidos, la prueba TSM requiere que un examinador de patentes (o un infractor acusado) demuestre que existe alguna sugerencia o motivación para combinar elementos conocidos para formar una invención reivindicada. Algunos críticos [ ¿quiénes? ] de la prueba TSM han afirmado que la prueba requiere evidencia de una enseñanza o sugerencia explícita para realizar una modificación particular a la técnica anterior, pero el circuito federal ha dejado en claro que la motivación puede ser implícita y puede ser proporcionada, por ejemplo, por una ventaja resultante de la modificación. [ cita requerida ] En otras palabras, una enseñanza o sugerencia explícita de la técnica anterior para realizar una modificación particular es suficiente, pero no necesaria para una constatación de obviedad. [ cita requerida ]
En realidad, la prueba TSM es más similar al requisito de novedad que al de no obviedad. A pesar de un clamor inmediato y abrumador en las comunidades técnicas y legales que criticaron la TSM por ser demasiado laxa, el Congreso no actuó para revocar la norma TSM. [ cita requerida ] Sin embargo, su aplicación fue refinada por la Corte Suprema de los Estados Unidos en KSR v. Teleflex (2007).
A partir de 2016, las pautas para establecer una obviedad prima facie adoptadas por la USPTO con base en la decisión KSR v Teleflex son las siguientes:
La decisión de KSR ha sido criticada porque aparentemente reemplazó el requisito de no obviedad por el requisito de no previsibilidad, haciendo así más difícil obtener patentes en las artes predecibles y creando una contradicción con algunos factores de Graham como los "fracasos de otros". [21]
Las directrices de Graham y KSR no se vieron afectadas por la Ley de Invenciones de Estados Unidos , a pesar del cambio en la regla general 35 USC §103 que define el requisito de no obviedad, vigente a partir del 16 de marzo de 2013:
VIEJO
NUEVO
Desde aproximadamente 2010 (ver Bilski v. Kappos , Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc. , Ariosa v. Sequenom ), la Corte Suprema de los Estados Unidos desarrolló otro requisito (ausente en el estatuto legislativo) para la materia patentable , que exige además de un paso inventivo (como el descubrimiento de un fenómeno natural) otra "aplicación inventiva" para evitar un monopolio sobre el descubrimiento en sí. [22]
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