La infracción de una marca registrada es una violación de los derechos exclusivos asociados a una marca registrada sin la autorización del propietario de la marca registrada o de cualquier licenciatario (siempre que dicha autorización se encuentre dentro del alcance de la licencia). La infracción puede ocurrir cuando una de las partes, el "infractor", utiliza una marca registrada que es idéntica o confusamente similar a una marca registrada propiedad de otra parte, especialmente en relación con productos o servicios que son idénticos o similares a los productos o servicios que cubre el registro. El propietario de una marca registrada puede iniciar procedimientos legales civiles contra una parte que infrinja su marca registrada. En los Estados Unidos, la Ley de Falsificación de Marcas Registradas de 1984 penalizó el comercio intencional de bienes y servicios falsificados. [1] : 485–486
Si las marcas y los productos o servicios respectivos son completamente diferentes, aún puede establecerse una infracción de marca si la marca registrada es notoriamente conocida de conformidad con el Convenio de París . En los Estados Unidos, una causa de acción por el uso de una marca para servicios tan diferentes se denomina dilución de marca .
En algunas jurisdicciones, una parte distinta del propietario (por ejemplo, un licenciatario) puede iniciar procedimientos por infracción de marca registrada contra un infractor si el propietario no lo hace.
La Sección 32 de la Ley Lanham establece que aquellos que utilicen marcas, productos o servicios similares o idénticos a los ya registrados en la USPTO de manera que "puedan causar confusión, . . . causar error o engañar . . . serán responsables en una acción civil por parte del titular del registro . . . " [2] Cuando las respectivas marcas, productos o servicios no sean idénticos, la similitud generalmente se evaluará en función de si existe una probabilidad de confusión de que los consumidores crean que los productos o servicios se originaron del propietario de la marca registrada. [3]
Una prueba típica de probabilidad de confusión equilibra una variedad de factores, ninguno de los cuales es decisivo por sí solo. [3] Si bien cada jurisdicción utiliza una prueba ligeramente diferente, cada prueba considera (1) si y en qué medida el supuesto infractor tenía la intención de infringir los derechos de marca válidos del usuario mayoritario, (2) evidencia de cualquier confusión del consumidor y (3) factores que hablan de la relación económica entre el público consumidor y las dos marcas, productos o servicios. [3]
La más famosa de las pruebas anteriores es la que emplea el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito Federal (los Factores "DuPont"). Sin embargo, esto se debe a que es la prueba que utiliza la USPTO al evaluar la registrabilidad de una marca en el momento de la solicitud. [19] En cualquier acción legal por infracción de marca en los Estados Unidos, el tribunal aplicará la prueba del circuito en el que se encuentra. [3]
Los tribunales evalúan la probabilidad de confusión en diversos contextos, entre ellos, antes de la venta (también conocida como confusión de interés inicial ), en el momento de la venta y después de la venta. La confusión también puede ser directa o inversa, según quién sea el usuario principal y el usuario secundario de las marcas.
La forma más habitual de infracción de marca es la confusión en el punto de venta, que se produce cuando un consumidor cree por error que su producto o servicio es de una empresa o marca de la que no es así. Este tipo de infracción implica que el demandado "hace pasar" un bien o servicio utilizando una marca que pertenece al demandante, normalmente con la intención de engañar a los consumidores para que piensen que el bien o servicio es de su propiedad. [20]
Por ejemplo, en McDonald's Corp. v. Druck and Gerner, DDS, PC , [21] McDonald's demandó a McDental, un proveedor de servicios dentales operado por dos dentistas, por infracción de marca registrada. McDonald's presentó evidencia de que poseía derechos de marca registrada en una familia de marcas que comenzaban con el prefijo "Mc", que existía una familiaridad generalizada entre el público con esa familia de marcas y que la evidencia de la encuesta establecía que era probable que se produjera confusión por el uso del nombre McDental. Los propietarios de McDental's negaron cualquier intención de evocar las marcas de McDonald's en su adopción del nombre McDental, alegando que nunca habían percibido ni oído a nadie más percibir una asociación entre las dos marcas. El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Nueva York determinó que la similitud entre el nombre McDental y la familia de marcas de McDonald's que comienzan con "Mc" era obvia. El tribunal sostuvo que McDonald's había demostrado que existía una probabilidad de confusión, lo que justificaba la emisión de una orden judicial.
La confusión de intereses inicial se produce cuando un uso supuestamente indebido de una marca atrae a compradores potenciales a considerar productos o servicios proporcionados por el infractor ( señuelo y cambio ). En virtud de la Ley Lanham, un demandante puede presentar una demanda por infracción de marca contra un demandado por crear confusión en el consumidor antes del punto de venta, incluso si la confusión del consumidor se resuelve antes de que se realice la venta. [22]
Por ejemplo, en el caso Playboy Enterprises, Inc. v. Netscape Communications Corp. [ 23], Playboy demandó a Netscape por vender anuncios publicitarios utilizando los términos de marca registrada "playboy" y "playmate". El Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Noveno Circuito sostuvo que era probable que Playboy demostrara que los consumidores pueden sentirse atraídos por los productos de la competencia al aprovecharse de la reputación de Playboy al utilizar las marcas registradas "playboy" y "playmate", incluso si los consumidores saben perfectamente que no están comprando servicios de Playboy.
La confusión posterior a la venta se produce cuando el uso de una marca hace que personas del público en general (distintas del comprador) crean erróneamente que un producto fue fabricado por el titular de la marca. Por lo tanto, a los efectos de un análisis de probabilidad de confusión, el público relevante puede no ser en absoluto los compradores a los que se dirige el producto, sino el público en general, también conocido como la "persona de la calle". [24]
Como lo expresó el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Segundo Circuito , la legislación sobre marcas protege al público de sufrir daños causados por la confusión posterior a la venta: "Las leyes sobre marcas existen para proteger al público de la confusión. La creación de confusión en el contexto posterior a la venta puede ser perjudicial, ya que si hay demasiadas imitaciones en el mercado, las ventas del original pueden disminuir porque el público teme que lo que está comprando puede no ser un original. Además, el público puede ser engañado en el mercado de reventa si requiere experiencia para distinguir entre un original y una imitación". [25]
Por ejemplo, en Ferrari SPA Esercizio v. Roberts , [26] Ferrari SPA Esercizio, un fabricante de automóviles de lujo con reputación de producir vehículos exclusivos con diseños distintivos, presentó una demanda por infracción de marca registrada contra Carl Roberts después de que Roberts comenzara a fabricar y vender kits que permitirían a los entusiastas de los automóviles conscientes del presupuesto copiar los diseños exteriores de Ferrari (por ejemplo, el Daytona Spyder, el Testarossa) en el tren de aterrizaje de vehículos menos costosos. Aunque Roberts ha demostrado que no existía confusión en el punto de venta, el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Sexto Circuito concluyó que permitir que los kits ingresaran al comercio diluiría la marca Ferrari al disminuir la exclusividad y la calidad percibidas que hacen que el Daytona Spyder y el Testarossa sean atractivos para los consumidores. El tribunal sostuvo además que los kits estaban diseñados para replicar perfectamente el exterior de los vehículos de Ferrari y que existía una gran probabilidad de confusión del cliente después de la venta. El Sexto Circuito sostuvo que los kits de Roberts infringían la imagen comercial distintiva de los vehículos Ferrari y se confirmó una orden judicial permanente contra Roberts.
La confusión directa se produce cuando los consumidores creen que los bienes o servicios de un usuario posterior (secundario) de la marca proceden del titular anterior (principal) de la marca o están patrocinados por él. En los casos de confusión directa, se dice que el usuario secundario se aprovecha de la reputación y la buena voluntad del usuario principal. La confusión directa suele producirse si el usuario principal es un productor mucho más grande o más conocido que el usuario secundario.
La confusión inversa se produce si los consumidores creen incorrectamente que un usuario posterior (secundario) de la marca es la fuente de los productos o servicios del usuario anterior (senior). La confusión inversa suele producirse si el usuario secundario es un productor mucho más grande o más conocido que el usuario senior.
Las demandas por confusión inversa existen para impedir que las grandes empresas copien marcas o logos de empresas más pequeñas existentes. Entre los factores que contribuyen a la probabilidad de confusión inversa se incluyen: (1) la similitud entre las marcas del usuario anterior y del usuario posterior, (2) la fuerza conceptual o singularidad de la marca del usuario anterior y la fuerza comercial o el conocimiento público de la marca del usuario posterior, (3) la atención del consumidor al producto, (4) el tiempo durante el cual el usuario posterior ha utilizado la marca sin causar confusión, (5) si el usuario posterior tenía la intención de causar confusión, (6) la evidencia de confusión real, (7) los canales comerciales y publicitarios de los productos en competencia, (8) la similitud de los esfuerzos de venta de los fabricantes, (9) la similitud de los productos en competencia en la mente de los consumidores, y (10) hechos que sugieran que los consumidores esperarían que el usuario posterior fabricara ambos productos o se expandiera al mercado del usuario anterior. [27]
La Corte Suprema sostuvo por primera vez que la responsabilidad por la infracción de una marca registrada podía extenderse más allá de los infractores directos en Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc. [28] La Corte Suprema articuló el siguiente estándar para la infracción contributiva: "Si un fabricante o distribuidor induce intencionalmente a otro a infringir una marca registrada, o si continúa suministrando su producto a alguien de quien sabe o tiene motivos para saber que está cometiendo una infracción de marca registrada, el fabricante o distribuidor es responsable contributivo de cualquier daño como resultado del engaño". [28]
Por ejemplo, en Fonovisa, Inc. v. Cherry Auction, Inc. [29], el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Noveno Circuito impuso responsabilidad secundaria al propietario de un mercado de pulgas que proporcionó el “mercado necesario” para la venta de productos infractores. El tribunal sostuvo que existía una infracción contributiva de marca registrada porque el propietario ignoraba deliberadamente la infracción continua de su inquilino.
La parte acusada de infracción puede tener la posibilidad de derrotar a los procedimientos de infracción si puede establecer una excepción válida (por ejemplo, publicidad comparativa) o defensa (por ejemplo, negligencia ) a la infracción, o atacar y cancelar el registro subyacente (por ejemplo, por falta de uso) en el que se basan los procedimientos. Otras defensas incluyen fraude, genericidad , funcionalidad, abandono o uso legítimo .
La publicidad comparativa se produce cuando una de las partes utiliza la marca registrada de otra parte para referirse al propietario de la marca registrada o a sus bienes o servicios. La Comisión Federal de Comercio permite la publicidad comparativa cuando las bases de la comparación son veraces, no engañosas y están claramente especificadas. [30] El usuario de la marca registrada no puede implicar o sugerir patrocinio, respaldo o afiliación por parte del propietario de la marca. Si el usuario utiliza la marca registrada de una manera que no confunda ni engañe a los consumidores y solo utiliza la parte de la marca que sea necesaria para la identificación (por ejemplo, el uso de las palabras pero no el uso de la misma fuente o gráficos), entonces esto puede considerarse un uso legítimo. [31]
La negligencia es una defensa equitativa. La doctrina se aplica cuando un demandado establece afirmativamente: (1) el conocimiento por parte del demandante de hechos que constituyen una causa de acción o una oportunidad razonable para descubrir dichos hechos; (2) una demora indebida por parte del demandante en iniciar una acción; y (3) un daño al demandado resultante de la demora en iniciar la acción. [32]
Una defensa viable contra la infracción de una marca registrada puede afirmar "que el registro o el derecho incontestable a usar la marca se obtuvo de manera fraudulenta". [33]
La defensa de fraude por parte del propietario de la marca se puede plantear en cualquier momento, e incluye probar que: (1) el solicitante hizo una declaración falsa a la USPTO; (2) la declaración falsa es material para la registrabilidad de una marca; (3) el solicitante tenía conocimiento de la falsedad; y (4) el solicitante hizo la declaración con la intención de engañar a la USPTO.
Las marcas comerciales que evolucionan con el tiempo hasta convertirse en un término genérico para una clase de artículos, en lugar de seguir siendo un término distintivo que identifica la fuente, pueden perder su condición de marca comercial. [34] El genericidio es una doctrina en la que una marca que antes era protegible se considera que no lo es porque ya no indica la fuente o el productor del producto (por ejemplo, la aspirina como un producto fabricado por Bayer), sino una categoría o género de producto (la aspirina como analgésico que un fabricante genérico puede llamar a su producto).
Un argumento de genericidad alega que una marca que antes era protegible se ha vuelto genérica en un mercado o industria específicos, al indicar no al productor sino a una categoría o género de producto.
La doctrina de la funcionalidad establece que las características funcionales de un producto no pueden ser objeto de registro como marca. La funcionalidad es una defensa reconocida en la legislación estadounidense contra la infracción de una marca registrada. Esta defensa impide que la protección de la marca registrada prevalezca sobre la protección de la patente, al garantizar que no se pueda registrar ninguna marca si es funcional en su totalidad. [35]
Por ejemplo, en el caso de Valu Engineering, Inc. v. Rexnord Corp. , [36] el tribunal decidió que ciertas formas de cintas transportadoras eran funcionales debido a su mayor rendimiento en comparación con diseños alternativos y, por lo tanto, no eran elegibles para ser consideradas una marca registrada.
La Corte Suprema ha sostenido que un producto es funcional si:
(1) es esencial para el uso o propósito del artículo, o si afecta el costo o la calidad del artículo; [37] O
(2) el uso exclusivo de la característica funcional pondría a los competidores en una desventaja significativa. [37]
El abandono de una marca se produce cuando el propietario de la misma deja deliberadamente de utilizarla durante tres años o más, sin intención de volver a utilizarla en el futuro. Cuando se abandona una marca, el propietario de la misma ya no puede reclamar derechos sobre ella. En efecto, esto libera la marca para que cualquier otra persona pueda utilizarla sin necesidad de recurrir al propietario original de la marca. [38]
La excepción de uso justo de la Ley Lanham es una defensa afirmativa que exige que el demandado demuestre que el término se utilizó de buena fe y de manera descriptiva para un fin distinto al de marca. La Ley Lanham incluye una excepción de uso justo, en virtud del § 1115(b)(4), para las marcas comerciales que consisten en palabras descriptivas, con el fin de evitar monopolios de marcas comerciales sobre el uso de términos descriptivos.
Hay dos tipos de uso justo: el uso justo descriptivo y el uso justo nominativo.
El uso justo descriptivo permite a un tercero utilizar la marca descriptiva de otro para describir su propio producto o servicio. [39] Para poder invocar con éxito una defensa basada en el uso justo en una demanda por infracción de marca registrada, el demandado debe probar los tres elementos de la doctrina del uso justo: (1) que el término se utilizó de una manera distinta a la de una marca; (2) que el término se utilizó para describir los bienes o servicios ofrecidos o su origen geográfico; y (3) que el uso se había realizado de buena fe. [40]
El uso justo nominativo permite a terceros utilizar la marca registrada de otra parte para referirse al producto o servicio real de esa parte. [41] El uso no debe crear una probabilidad de confusión y no puede implicar patrocinio o respaldo por parte del propietario de la marca registrada cuando no exista ninguno. [42]
Las medidas cautelares son órdenes judiciales que ordenan al infractor que cese inmediatamente sus actividades ilícitas. El demandante tendrá derecho a una medida cautelar por infracción de marca si demuestra que es probable que tenga éxito en el fondo y que existe la posibilidad de que se produzca un daño irreparable. [43]
De conformidad con el artículo 1117(a) del Título 15 del Código de los Estados Unidos, [44] el demandante puede recuperar las ganancias del infractor, los daños sufridos y los costos de la acción. Al evaluar las ganancias, el propietario de la marca debe probar únicamente el monto bruto de las ventas del demandado. A partir de entonces, el demandado tiene la carga de proporcionar evidencia de cualquier monto que deba deducirse.
En un caso de infracción de marca registrada, la contabilización de las ganancias sólo es adecuada cuando el demandado incurre en una infracción intencional, es decir, cuando intentó explotar el valor de un nombre establecido de otra persona. [45] Alternativamente, un demandante puede recuperar los daños sufridos si muestra una previsión razonable de las ganancias perdidas.
El acuerdo comercial ACTA , firmado en mayo de 2011 por Estados Unidos, Japón, Suiza y la UE, exige que sus partes agreguen sanciones penales, incluyendo encarcelamiento y multas, por la violación de derechos de autor y marcas registradas, y obliga a las partes a vigilar activamente las infracciones. [46] [47] [48]
En muchos países con derecho consuetudinario , una marca que no está registrada no puede ser "infringida" como tal, y el propietario de la marca no puede iniciar procedimientos por infracción en virtud de la ley. En cambio, el propietario puede iniciar procedimientos en virtud del derecho consuetudinario por usurpación de marca o tergiversación , o en virtud de una legislación más general que prohíbe las prácticas comerciales desleales . En algunas jurisdicciones, la infracción de la imagen comercial también puede ser objeto de acción penal.