La doble patente es la concesión de dos patentes para una misma invención al mismo titular y en el mismo país o países. Según la Oficina Europea de Patentes, es un principio aceptado en la mayoría de los sistemas de patentes que no se pueden conceder dos patentes al mismo solicitante para una misma invención. [1] Sin embargo, el umbral para la doble patente varía de una jurisdicción a otra.
La legislación australiana sobre patentes incluye una prohibición legal de conceder dos patentes al mismo inventor, pero no a diferentes inventores, para la misma invención. [2] El inciso 64(1) otorga en primer lugar al Comisionado de Patentes la facultad discrecional de conceder múltiples patentes para la misma invención:
Sin embargo, el inciso 64(2) prohíbe dicha concesión cuando se concederían múltiples patentes al mismo inventor:
Las disposiciones legales contenidas en la Ley de Patentes de 1990 son una codificación de la ley establecida en el caso Dreyfus. [3] Una solicitud puede ser examinada y aceptada, pero la disposición de doble patentamiento impedirá que se conceda una patente en una segunda solicitud a menos y hasta que la objeción se elimine mediante una enmienda de la reivindicación o reivindicaciones infractoras o la renuncia a la patente concedida a favor de la segunda solicitud.
En Canadá, la Corte Suprema ha indicado que existen dos ramas del doble patentamiento. [4] La primera rama del doble patentamiento (denominada doble patentamiento de “misma invención” o “tipo novedad”) requiere que las reivindicaciones de dos patentes concedidas no sean idénticas ni contiguas. La segunda rama del doble patentamiento (denominada doble patentamiento de “tipo obviedad”) requiere que las reivindicaciones de dos patentes concedidas sean “patentablemente distintas” (no obvias) entre sí. Incluso las solicitudes que vencen el mismo día pueden estar sujetas a impugnaciones por doble patentamiento, ya que los tribunales han considerado que la posesión de dos patentes para una invención constituye un beneficio indebido. [5]
Técnicamente, la doble patente sólo puede existir entre patentes concedidas. Sin embargo, un examinador puede plantear objeciones de doble patente durante la tramitación de una solicitud. La posición de la Oficina de Patentes es que dichas objeciones se plantean como cortesía; los examinadores no tienen obligación de identificar situaciones de doble patente durante la tramitación. [6] La práctica canadiense difiere significativamente de la práctica estadounidense en este frente, en el sentido de que, una vez que se encuentra una objeción de doble patente, no existe una disposición legal para la renuncia terminal en la Ley de Patentes Canadiense . Por lo tanto, la renuncia terminal no está disponible para superar las objeciones de doble patente. En cambio, el solicitante debe demostrar (mediante argumentos o modificaciones de las reivindicaciones) que las reivindicaciones son patentables distintas en vista de las de la solicitud copendiente.
Las solicitudes divisionales presentadas voluntariamente pueden ser susceptibles de ser impugnadas por motivos de doble patentamiento. Sin embargo, cuando la Oficina de Patentes impone una solicitud divisional durante el trámite (es decir, para superar una objeción de unidad de invención), la Corte Suprema de Canadá ha indicado que esa solicitud y su antecesora no deberían estar expuestas a impugnaciones por doble patentamiento. [7]
El Convenio sobre la Patente Europea (CPE) no contiene ninguna disposición específica relativa al doble patentamiento. [8] Sin embargo, las Salas de Recurso de la Oficina Europea de Patentes (OEP) abordaron la cuestión en varios casos y, finalmente, en febrero de 2019 se anunció una remisión a la Gran Sala de Recurso. [9]
En 2000, la Sala Técnica de Recursos 3.5.2 de la OEP , en el caso T 587/98, sostuvo que "no existe ninguna disposición expresa o implícita en el CPE que prohíba la presencia en una solicitud divisional de una reivindicación independiente -explícitamente o como una reivindicación nocional a la que se llega mediante la división de una reivindicación real en reivindicaciones nocionales que recitan alternativas explícitas- que esté relacionada con una reivindicación independiente en la solicitud principal (o patente si, como en el presente caso, ya ha sido concedida) de tal manera que la reivindicación 'principal' incluya todas las características de la reivindicación 'divisional' combinadas con una característica adicional". [10] [11]
Sin embargo, en junio de 2007, la Gran Sala de Recursos de la OEP en los casos G 1/05 y G 1/06 aceptó, mediante obiter dictum , [12] que
Por lo tanto, la Junta aceptó la práctica de la OEP de "que las modificaciones a una solicitud divisional son objetadas y rechazadas cuando la solicitud divisional modificada reivindica el mismo objeto que una solicitud principal pendiente o una patente principal concedida". [13]
Poco después, en julio de 2007, la Sala Técnica 3.3.07 en el caso T 307/03 siguió el razonamiento de la Gran Sala de Recursos y sostuvo que era aplicable un "principio de prohibición de doble patentamiento" en virtud del CPE. [14] Además, sostuvo que la prohibición de doble patentamiento también era aplicable a una "reivindicación posterior formulada de manera más amplia" (en comparación con una reivindicación ya concedida en la solicitud principal ). [15] La Sala basó su razonamiento, en particular, en la redacción del artículo 60 del CPE según el cual "[el] derecho a una patente europea pertenecerá al inventor o a su causahabiente". [16] En otras palabras,
En el caso T 307/03, la Sala discrepó explícitamente de la aparente conclusión de la decisión anterior T 587/98 de que no habría base en el CPE para prohibir las "reivindicaciones conflictivas". [17]
En el asunto T 307/03, que se refería a una solicitud divisional pendiente de una patente europea concedida, estaban pendientes tres solicitudes. En la solicitud principal, el objeto de la reivindicación 1 se correspondía exactamente con el objeto de la reivindicación 3 cuando dependía de la reivindicación 1 de la patente europea concedida (es decir, la patente concedida sobre la solicitud principal). [18] Por lo tanto, se impugnó la reivindicación por doble patentamiento y no se admitió la solicitud principal en el procedimiento. [18] La primera solicitud auxiliar no se admitió en el procedimiento por esencialmente las mismas razones. [19] Por último, en la segunda solicitud auxiliar, el objeto de la reivindicación principal estaba comprendido en el objeto de la reivindicación 3 de la solicitud principal tal como se había concedido. [20] Esta solicitud tampoco se admitió en el procedimiento por el motivo de doble patentamiento. [21] Por lo tanto, se denegó la solicitud divisional.
En el caso T 1391/07 (noviembre de 2008), la Sala 3.4.02 sostuvo que no se planteaba una objeción de doble patentamiento cuando las reivindicaciones de dos solicitudes sólo se superponían, de tal manera que el alcance de protección buscado por la invención reclamada en la solicitud divisional era nocionalmente diferente del alcance de protección conferido por las reivindicaciones de la patente principal concedida. [22] En otras palabras, la Sala sostuvo que cuando había una superposición parcial en los respectivos alcances de protección:
Esto no dio lugar a una objeción de doble patente. [24] La Sala consideró que esto era conforme con las decisiones T 118/91, punto 2.4.1 de los motivos, [25] T 80/98, punto 9, [26] T 587/98 (OJ EPO 2000, 497), punto 3.3, [10] T 475/02, punto 8.6, [27] T 411/03, punto 4.2, [28] T 425/03, punto 4.2, [29] T 467/03, punto 4.2, T 468/03, punto 4.2, [30] y T 579/05, punto 2.2, [31] y el obiter dictum en las decisiones G 1/05 y G 1/06. [24]
En 2008, en el caso T 936/04, la Sala 3.3.07 sostuvo que la doble patentabilidad no era motivo de oposición . [32] Sin embargo:
Desde julio de 2004, la cuestión de la doble patente constituye un posible motivo de revocación de todas las solicitudes de patente de Singapur. [34] En virtud del artículo 80(1)(g) de la Ley de Patentes de Singapur, una patente puede revocarse si "la patente es una de dos o más patentes para la misma invención que tienen la misma fecha de prioridad y han sido presentadas por la misma parte o su sucesor en el título". [34]
La ley de patentes del Reino Unido contiene una disposición expresa relativa a la prohibición de la doble patente. La Ley de Patentes del Reino Unido de 1977 (en su forma enmendada) establece en la Sección 18(5):
La prohibición se extiende a las solicitudes de patentes del Reino Unido correspondientes a patentes europeas concedidas para la misma invención. La Ley establece en el artículo 73(2):
La interpretación de la sección debe ser literal. [37] Citando el caso de la patente de Marley ([1994] RPC 231), en el caso de Intel Corporation (Patente del Reino Unido N.° 2373896), el Oficial de Audiencias Sr. Ben Buchannan dijo:
A partir de 2023, el problema de la doble patentabilidad sigue siendo uno de los temas más polémicos en la ley de patentes de EE. UU . [39] Esto se debe principalmente a la práctica abusiva del requisito de restricción , cuando los examinadores de patentes exigen a los solicitantes dividir cada solicitud de patente en numerosas divisiones , cada una de las cuales requiere el pago de tarifas de búsqueda, examen y mantenimiento por separado. Debido al ajuste del plazo de la patente , estas divisiones a menudo terminan teniendo diferentes fechas de vencimiento, lo que es injusto para los competidores, que pueden no poder practicar la invención hasta que expiren todas las divisiones. Por otro lado, los infractores de patentes han utilizado las divisiones resultantes entre sí como evidencia de doble patentamiento e invalidaron con éxito las patentes emitidas. A continuación se proporcionan más detalles.
En los Estados Unidos existen dos tipos de rechazos de doble patente. Uno es el rechazo de doble patente del tipo "misma invención", basado en el artículo 35 USC § 101, que establece en singular que un inventor "...puede obtener una patente". El segundo tipo de rechazo impide lo que se conoce como doble patente "de tipo obvio" o "no estatutaria". El rechazo de doble patente no estatutaria se basa en una doctrina creada judicialmente con fundamento en la política pública y tiene como objetivo principal evitar la prolongación del plazo de la patente al prohibir las reivindicaciones de una segunda patente que sean variaciones obvias de las reivindicaciones de una patente anterior. [40] Este tipo de rechazo de doble patente requiere únicamente un único inventor común y no requiere una titularidad común. [41] La terminología "no patentablemente distinto" o "distinguido" de las reivindicaciones anteriores se utiliza a menudo para describir el doble patente del "tipo obvio".
Antes de 1952, los solicitantes de patentes estadounidenses se enfrentaban a menudo a un problema: incluso si un examinador de patentes exigía dividir una solicitud de patente en varias divisiones , las divisiones resultantes se utilizaban unas contra otras en los tribunales como fundamento para la doble invalidación de la patente. Se trataba de una práctica desleal para los titulares de patentes, que se enfrentaban a una situación de pérdida-pérdida. El Congreso de los Estados Unidos finalmente abordó este problema en el § 121 de la Ley de Patentes de 1952 añadiendo una disposición según la cual, cuando un inventor presenta una solicitud divisional en respuesta a un requisito de restricción de un examinador, una solicitud restringida “no se utilizará como referencia” contra la otra. [39]
Los rechazos por doble patente son comunes en las solicitudes de patentes continuas . Un rechazo por doble patente de tipo obviedad, pero no por doble patente de la misma invención, generalmente se puede superar si el solicitante de la patente presenta una renuncia final y renuncia al plazo de la patente otorgada posteriormente que se extiende más allá del plazo de la patente anterior. Sin embargo, la renuncia se puede presentar solo si el mismo inventor o combinación de inventores se nombra en ambas patentes. Incluso en ese caso, los rechazos pueden mantenerse debido a hechos desfavorables. [42] La renuncia no es una admisión de que la invención es la "misma", y no creará un impedimento legal ni una obligación contractual cuando el inventor haya hecho admisiones sobre "la invención". [43]
Sólo si un examinador de patentes emite un requisito de restricción para dividir una solicitud de patente original en dos o más solicitudes de patente divisionales 35 USC § 121 , el solicitante de la patente puede tener inmunidad frente a futuras acusaciones de doble patentamiento. Por lo tanto, es aconsejable que los solicitantes de patentes nunca dividan sus solicitudes de forma voluntaria, y si dicha división se produjera (por ejemplo, debido a la presentación de una solicitud de continuación parcial ), puede ser lo mejor para el solicitante abandonar la solicitud principal, de modo que un examinador emita una restricción sobre la CIP.
Si las reivindicaciones de una solicitud divisional se modifican posteriormente de modo que "no sean consonantes con el requisito de restricción establecido por el examinador", el titular de la patente pierde su inmunidad contra la acusación de doble patente (véase Symbol Technologies, Inc. v. Opticon, Inc., 935 F.2d 1569, 19 USPQ2d 1241 (Fed. Cir. 1991); Gerber Garment Technology, Inc. v. Lectra Systems, Inc., 916 F.2d 683, 16 USPQ2d 1436 (Fed. Cir. 1990)). Para que exista consonancia, debe mantenerse la línea de demarcación entre las invenciones independientes y distintas identificadas por el examinador en el requisito de restricción. 916 F.2d en 688, 16 USPQ2d en 1440. [44]