La dilución de una marca es un concepto de la legislación sobre marcas que otorga al propietario de una marca famosa el derecho de prohibir a otros que utilicen esa marca de una manera que reduzca su singularidad. En la mayoría de los casos, la dilución de una marca implica un uso no autorizado de la marca de otro en productos que no compiten con los del propietario de la marca y tienen poca relación con ellos. Por ejemplo, una marca famosa utilizada por una empresa para referirse a productos para el cuidado del cabello podría verse diluida si otra empresa comenzara a utilizar una marca similar para referirse a cereales para el desayuno o bujías . [1]
La dilución es una base de infracción de marca que se aplica únicamente a las marcas famosas. En el caso de una marca no famosa, el titular de la marca debe demostrar que el uso presuntamente infractor crea una probabilidad de confusión en cuanto a la fuente del producto o servicio que se identifica mediante el uso presuntamente infractor: es muy poco probable que se encuentre una probabilidad de confusión si los productos o servicios se encuentran en mercados no relacionados. En el caso de una marca famosa, cualquier otro uso tiene el potencial de generar confusión, ya que los consumidores pueden suponer una afiliación con el titular de la marca independientemente del producto o servicio.
El derecho de marcas se ocupaba tradicionalmente de las situaciones en las que una parte no autorizada vendía productos que competían directamente con los vendidos por el propietario de la marca o al menos estaban relacionados con ellos. Una marca se diluye cuando el uso de marcas similares o idénticas en otros mercados no competidores significa que la marca en sí misma perderá su capacidad de significar una única fuente. En otras palabras, a diferencia del derecho de marcas ordinario, la protección contra la dilución se extiende a los usos de la marca que no confunden a los consumidores respecto de quién ha fabricado un producto. En cambio, el derecho de protección contra la dilución tiene por objeto proteger a las marcas suficientemente fuertes de perder su asociación singular en la mente del público con un producto en particular, tal vez imaginado si la marca se encontrara independientemente de cualquier producto (por ejemplo, simplemente la palabra Pepsi pronunciada o en una valla publicitaria ). [1]
La solidez necesaria para que una marca merezca protección contra la dilución difiere entre jurisdicciones, aunque generalmente incluye el requisito de que debe ser distintiva, famosa o incluso única. Tales marcas incluirían nombres de marca reconocibles al instante, como Coca-Cola , Kleenex , Kool-Aid o Sony , y términos únicos que fueron inventados (como Exxon ) en lugar de apellidos (como Ford o Zamboni ) o palabras comunes en el lenguaje. Algunas jurisdicciones requieren el registro adicional de estas marcas como marcas defensivas para calificar para la protección contra la dilución.
Otra forma de describir la fuerza necesaria de una marca registrada puede establecer alguna base para la protección contra la dilución desde el punto de vista de la confusión del consumidor. Es probable que las marcas registradas verdaderamente famosas aparezcan en muchos contextos diferentes debido a la diversificación o al simple patrocinio, hasta el punto de que puede haber muy pocos mercados, si es que hay alguno, en los que un consumidor se sorprendería de ver esa marca registrada famosa involucrada. Un buen ejemplo puede ser la participación anterior de Coca-Cola en líneas de ropa.
Otro uso de la protección de la dilución de marca registrada es para imágenes controvertidas, incluida la antigua mascota y logotipo de los Cleveland Guardians , Chief Wahoo , mientras que el equipo era conocido como Cleveland Indians en ese momento junto con los Washington Commanders , anteriormente conocidos como Redskins. En esos casos, se distribuye una selección limitada de productos únicamente en las tiendas físicas del equipo de sus antiguos y controvertidos logotipos nativos americanos , tanto para mantener las marcas registradas y evitar que otros las usurpen, como para anular el uso posterior de esos logotipos en público.
La dilución a veces se divide en dos conceptos relacionados: difuminación, o dilución esencialmente básica, que "desdibuja" una marca para que no se asocie con un solo producto y signifique otros productos en otros mercados (como "zapatos Kodak"); y empañamiento, que es el debilitamiento de una marca a través de asociaciones desagradables o poco favorecedoras. [2] No todas las leyes de protección contra la dilución reconocen el empañamiento como un concepto incluido.
En Canadá, la base jurídica se encuentra en el artículo 22 de la Ley de Marcas :
22. (1) ninguna persona utilizará una marca registrada por otra persona de una manera que pueda tener el efecto de depreciar el valor de la plusvalía asociada a ella. (2) En cualquier acción con respecto a un uso de una marca registrada en contravención del inciso (1), el tribunal puede negarse a ordenar la recuperación de daños o ganancias y puede permitir que el demandado continúe vendiendo productos marcados con la marca registrada que estaban en su posesión o bajo su control en el momento en que se le notificó que el propietario de la marca registrada se quejó del uso de la marca registrada. [3]
Se reconoce comúnmente que la buena voluntad está constituida por la reputación de una marca y su efecto persuasivo. [4]
En el caso Clairol , [5] el tribunal afirmó que la plusvalía puede depreciarse mediante "la reducción de la estima que se tiene por la propia marca o mediante la persuasión y seducción directa de clientes que, de otro modo, podrían esperar que compraran o siguieran comprando productos que llevaran la marca". El tribunal añadió que la prueba de confusión es irrelevante en este caso y que la "prueba es la probabilidad de depreciar el valor de la plusvalía asociada a la marca" y que este resultado podría obtenerse sin engaño/confusión real. [5]
El artículo 22 actúa así cuando no se produce confusión. Incluso si no existe un riesgo real de que el consumidor pueda confundirse entre los dos productos, el titular de la marca podrá impedir que otra persona utilice su marca si es probable que ese uso devalúe el valor de la marca.
En el caso Veuve Clicquot , [6] la marca del famoso champán francés fue utilizada por una pequeña cadena de tiendas de ropa femenina que operaba en el este de Quebec y Ottawa. Según el tribunal, el art. 22 se aplica incluso cuando los productos o servicios de un demandado no compiten con los del demandante y sus marcas no son idénticas. Las marcas no eran idénticas ("Cliquot" y "Veuve clicquot") y el riesgo de confundir la marca de champán con una tienda de ropa era bajo. Sin embargo, el tribunal dictaminó que el único elemento necesario era la capacidad de un consumidor medio para reconocer el primer carácter distintivo. Incluso si la marca no es tan conocida, el hecho de que se le atribuya una importante reputación comercial podría ser suficiente para que el tribunal declare ilegal el uso por parte de otra persona. [7] Sin embargo, en ese caso en particular, el tribunal afirmó que el demandante Veuve Clicquot no logró demostrar que el vínculo entre el champán y la ropa pudiera causar depreciación.
En el caso Perrier , [8] la demandante, una empresa francesa, era embotelladora y distribuidora de agua de manantial. Solicitó una orden judicial para impedir que otra empresa con sede en Ontario publicitara y distribuyera agua embotellada en asociación con el nombre "Pierre eh!", alegando que el valor de la buena voluntad asociada a la marca francesa probablemente se depreciaría. La demandante logró su objetivo en virtud del artículo 22 para impedir el uso de "Pierre Eh!" en el agua embotellada.
El demandante debe probar los elementos del artículo 22, en particular que el uso probablemente depreciaría el valor de la plusvalía de la marca del demandante. Vaver ha precisado que el hecho de que "el uso podría causar depreciación no es suficiente. El uso debe haber causado realmente la depreciación". [7]
En el caso Clairol, el uso del artículo 22 se limitó al uso "en el sentido técnico de marca registrada". Por ejemplo, los sindicatos pueden utilizar la marca registrada para caricaturizar, porque la caricatura o la crítica no constituyen una infracción de marca registrada, ni siquiera un uso de la marca registrada, si se producen fuera del "curso normal de operaciones comerciales". (Véase también el caso Michelin v CAW. En ese caso, el tribunal rechazó el argumento de infracción de marca registrada porque nadie tenía previsto utilizar la marca registrada para vender un producto).
Antes de que se adoptaran leyes dirigidas específicamente a este objetivo, en algunas jurisdicciones de los Estados Unidos se utilizaba la protección contra la dilución para atacar las infracciones de marcas registradas por parte de nombres de dominio (véase Ciberocupación ). Por ejemplo, en el caso de 1998 de Panavision International v. Toeppen , el acusado Dennis Toeppen registró el nombre de dominio www.panavision.com y publicó vistas aéreas de la ciudad de Pana, Illinois , en el sitio. El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito determinó que la dilución de la marca registrada se producía cuando los clientes potenciales de Panavision no podían encontrar su sitio web en panavision.com y, en su lugar, se veían obligados a buscar a través de otros nombres de dominio (menos obvios). El hecho de que los clientes potenciales pudieran verse disuadidos de localizar el sitio web legítimo de Panavision, junto con la evidencia de que Toeppen se dedicaba al registro de nombres de dominio con fines de lucro, llevó al tribunal a determinar que la conducta de Toeppen "redujo la capacidad de las marcas de Panavision para identificar y distinguir los bienes y servicios de Panavision en Internet", y, por lo tanto, constituía una dilución. [9]
Recientemente, se promulgó la Ley de Revisión de la Dilución de Marcas Registradas de 2006 (HR 683), que revocó la sentencia Moseley v. V Secret Catalogue, Inc. , 537 U.S. 418 (2003). Moseley sostuvo que el demandante debía probar la dilución real conforme a la Ley Federal de Dilución de Marcas Registradas ("FTDA"). La nueva ley revisa la FTDA, exigiendo al demandante que demuestre únicamente que es probable que la marca del demandado cause dilución. [10] Sin embargo, la revisión también redujo el universo de marcas que caen bajo su protección, exigiendo que las marcas sean conocidas a nivel nacional para calificar para la protección contra la dilución.
Por ejemplo, cuando Wolfe's Borough Coffee, Inc., una empresa de café con sede en New Hampshire, vendió su café bajo las marcas comerciales que incluían las palabras "Charbucks Blend" y "Mr. Charbucks", Starbucks Corporation presentó una demanda, alegando que el uso de la palabra "Charbucks" diluía la marca "Starbucks" tanto al difuminarla como al empañarla. El Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito decidió [11] que las marcas no necesitan ser "sustancialmente similares" según la FTDA para que se produzca dilución cuando están presentes otros factores que respaldan una constatación de dilución, como el carácter distintivo de la marca famosa y el grado de su reconocimiento. En su decisión, el tribunal determinó que estos otros factores pueden ser suficientes para respaldar una reclamación de dilución y remitió el caso al tribunal de distrito para determinar si de hecho se había producido la dilución. [12] [ ¿ Fuente poco fiable? ] El tribunal de distrito dictaminó que las ventas de Charbucks no violaban la marca comercial y podían continuar. [11]