State Street Bank and Trust Company v. Signature Financial Group, Inc. ,149 F.3d1368 (Fed. Cir. 1998), también conocido como State Street o State Street Bank , fue una decisión de 1998 delTribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito Federalsobre lapatentabilidad de los métodos comerciales.State Streetestableció durante un tiempo el principio de que unainvenciónera elegible para protección mediante una patente en los Estados Unidos si implicaba alguna aplicación práctica y, en palabras de lade State Street, "produce un resultado útil, concreto y tangible".
Sin embargo, con la decisión del Circuito Federal de 2008 en el caso In re Bilski [ 1] , se eliminó la prueba de lo útil, lo concreto y lo tangible. Según la opinión del Circuito Federal en el caso Bilski , la "investigación sobre el 'resultado útil, concreto y tangible' es inadecuada", y las partes de la decisión del caso State Street que se basan en esta investigación ya no tienen ningún efecto en virtud de la ley de patentes de los Estados Unidos. La Corte Suprema confirmó la sentencia del Circuito Federal en el caso Bilski v. Kappos [2] .
El 9 de marzo de 1993, Signature Financial Group, Inc. obtuvo la patente estadounidense 5.193.056 [3], titulada "Sistema de procesamiento de datos para la configuración de servicios financieros en "radios". Los "radios" eran fondos mutuos que agrupaban sus activos en un "centro" central. Cuando esto se hace en relación con ciertos procedimientos de contabilidad diaria de acuerdo con las regulaciones del Servicio de Impuestos Internos (IRS), las ganancias se transfieren a los accionistas a efectos fiscales, sin estar sujetos primero al impuesto sobre la renta corporativa, como lo estarían de otra manera. [4] Los procedimientos son tan complejos que no podrían realizarse, en el intervalo de tiempo que permiten las regulaciones del IRS, sin utilizar una computadora digital programada. [5]
Se ha señalado que la reivindicación de la patente comprende medios para realizar pasos que son los requisitos especificados en un reglamento del Servicio de Impuestos Internos para evitar impuestos [6] sobre una sociedad. [7] Este gráfico ilustra cómo la redacción de la reivindicación de la patente se corresponde con el estatuto y los reglamentos fiscales de los EE. UU. Por lo tanto, la patente es, en efecto, una patente sobre el cumplimiento de la ley fiscal de los EE. UU.
El tribunal de distrito consideró que la patente no era válida porque se refería a una materia no reglamentaria. Sin embargo, el Circuito Federal revocó su dictamen en una opinión que fue seguida por un gran aumento en la emisión de patentes de métodos comerciales y de software. El Circuito Federal declaró:
[L]a transformación de datos que representan cantidades discretas de dólares por una máquina a través de una serie de cálculos matemáticos en un precio final de acción constituye una aplicación práctica de un algoritmo, fórmula o cálculo matemático, porque produce "un resultado útil, concreto y tangible": un precio final de acción fijado momentáneamente para fines de registro e información e incluso aceptado y confiado por las autoridades reguladoras y en transacciones posteriores.
En su momento y durante la década siguiente, muchos consideraron que esta sentencia era importante porque anteriormente se había considerado ampliamente que los "métodos de hacer negocios" no eran elegibles para concesiones de patentes. [8] Por ejemplo, en Hotel Security Checking Co. v. Lorraine Co. , el Segundo Circuito sostuvo que un sistema de contabilidad para evitar que los camareros robaran los pagos de los clientes por las comidas no podía patentarse. [9] En Joseph E. Seagram & Sons v. Marzell , [10] el Circuito de DC sostuvo que una patente sobre "pruebas a ciegas" de mezclas de whisky para las preferencias de los consumidores sería "una restricción grave al avance de la ciencia y la industria" y, por lo tanto, debería rechazarse. [11]
El Circuito Federal rechazó esta opinión en su opinión sobre el State Street Bank :
Este tribunal o la CCPA nunca han invocado la excepción del método comercial para considerar que una invención no es patentable. La aplicación de esta excepción en particular siempre ha estado precedida por una sentencia basada en algún concepto más claro del Título 35 o, más comúnmente, la aplicación de la excepción de la idea abstracta basada en la búsqueda de un algoritmo matemático. [12]
El Circuito Federal consideró inadecuado crear una excepción adicional [13] al principio de que "todo lo que existe bajo el sol hecho por el hombre es patentable". [14] En consecuencia, el Circuito Federal aplicó ese principio a todos los métodos comerciales que "producen un resultado útil, concreto y tangible".
La opinión del State Street Bank provocó un gran aumento de las patentes de software y de métodos comerciales. En 1991, las patentes relacionadas con el software representaban aproximadamente el 20 por ciento del total anual; en 2011, representaban aproximadamente el 50 por ciento. El número absoluto de patentes de software aumentó de aproximadamente 25.000 por año a 125.000 por año en este período. Un gráfico adjunto muestra un análisis de dichos datos realizado por la GAO .
En mayo de 2006, el juez Kennedy de la Corte Suprema de Estados Unidos comentó en una opinión concurrente en el caso eBay [15] que un "número creciente" de patentes de métodos comerciales eran de "potencial vaguedad y validez sospechosa". A él se sumaron los jueces Stevens, Souter y Breyer.
En junio de 2006, la Corte desestimó el certiorari en LabCorp v. Metabolite, Inc. [ 16] El Circuito Federal había decidido el caso sobre la base del precedente de State Street . Tres jueces (Breyer, J., junto con Stevens y Souter, JJ.) disintieron de la desestimación, argumentando que el Circuito Federal había decidido el caso LabCorp sobre la base de la prueba legal errónea de "resultado útil, concreto y tangible" enunciada en el caso State Street . Esta era una prueba legal, argumentó la disidencia, bajo la cual las patentes que la Corte Suprema había considerado no elegibles para patentes serían consideradas elegibles para patentes, citando como ejemplos O'Reilly v. Morse , Gottschalk v. Benson y Parker v. Flook . Por lo tanto, la Corte debería decidir el caso, sostuvieron los jueces disidentes, para "disminuir la incertidumbre legal en el área, que afecta a un número sustancial de reclamos de patentes".
En 2008, en In re Bilski , el Circuito Federal decidió reconsiderar el caso State Street en pleno . En su orden, el tribunal enumeró como una de las cuestiones que debían presentar el solicitante, la PTO y los amici curiae la siguiente: "Si el tribunal debería reconsiderar el caso State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc. , 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998) ... en el que el tribunal había sostenido que los métodos comerciales podían patentarse, y si ese caso debería ser revocado en cualquier aspecto". [17]
En la opinión en pleno que el tribunal emitió posteriormente, [18] descartó la prueba del "resultado útil, concreto y tangible" (UCTR, por sus siglas en inglés) establecida en State Street , pero no anuló explícitamente State Street en su totalidad. El tribunal dijo que la prueba UCTR "es insuficiente para determinar si una reclamación es elegible para patente según el § 101", [19] y "es inadecuada", [20] y reafirmó que "la prueba de máquina o transformación delineada por la Corte Suprema es la prueba adecuada para aplicar" en su lugar. En cuanto a State Street , el tribunal dijo que "aquellas partes de nuestras opiniones en State Street , que se basan en un análisis de 'resultado útil, concreto y tangible' ya no deberían ser consideradas como confiables". [21]
La opinión mayoritaria del Circuito Federal no sostuvo que los métodos comerciales no fueran categóricamente patentables. Los jueces Mayer y Dyk coincidieron con la mayoría en que la solicitud de patente de Bilski debía ser rechazada, pero argumentaron que la base adecuada de la decisión era que los métodos comerciales no podían patentarse según una interpretación adecuada de la ley.
En su opinión separada en In re Bilski , el juez del Circuito Federal Mayer afirmó: "No es sorprendente que State Street y su progenie hayan generado un coro atronador de críticas", y recopiló citas de autoridades que respaldan esta afirmación. Citó una fuente para la afirmación: "La reciente aprobación por parte del Circuito Federal de la protección mediante patentes para métodos de hacer negocios marca una desviación tan radical de los precedentes que invita a buscar su justificación" y otra para esta afirmación: "Calificar [la situación posterior a State Street ] de angustiante es quedarse corto. El consenso... parece ser que no se deberían emitir patentes para nuevos métodos comerciales".
La Corte Suprema confirmó la sentencia de inelegibilidad de patentes en Bilski v. Kappos . No respaldó el uso de la prueba de la máquina o transformación como única prueba, pero dijo que era sólo una "pista útil" para tomar la decisión. La mayoría de la Corte también se negó a declarar que los métodos comerciales eran categóricamente inelegibles para patentes. Sin embargo, cuatro jueces (el juez Stevens, en opinión concurrente, junto con los jueces Breyer, Ginsburg y Sotomayor) habrían declarado que todos los métodos comerciales eran inelegibles para patentes, sobre la base de los antecedentes históricos de la cláusula de patentes de la Constitución. En una opinión concurrente separada del juez Breyer, enumeró los puntos en los que la Corte estuvo de acuerdo por unanimidad. Uno de ellos fue que el caso del State Street Bank no era una declaración correcta de la ley.
Las decisiones posteriores de la Corte Suprema en Mayo v. Prometheus y Alice v. CLS Bank ampliaron aún más el alcance de Bilski y eliminaron sustancialmente el caso State Street . Estas decisiones establecieron una investigación en dos etapas en la que, en primer lugar, el tribunal debe examinar si la invención reclamada está dirigida a una idea abstracta o un principio natural; si es así, sigue una segunda etapa en la que el tribunal debe determinar si la invención reclamada implementa la idea abstracta de manera inventiva o, en cambio, de una manera meramente rutinaria o convencional. A menos que la implementación o aplicación de la idea abstracta incorpore un "concepto inventivo", la invención reclamada no es elegible para patente. (Estos conceptos se explican con más detalle en los artículos sobre los casos Mayo y Alice ). Según esta prueba, la patente de State Street sería inválida. [22]
En concreto, Alice sostiene que una implementación informática genérica de una idea abstracta no es patentable. En Alice , la Corte Suprema sostuvo que una invención relacionada con software basada en un procedimiento empresarial existente no podía salvarse de la no elegibilidad de patente y convertirse en patentable simplemente diciendo: "Hazlo con una computadora". En cambio, sería necesario implementar el procedimiento de una manera inventiva. Esta decisión parece haber anulado el fallo de State Street sub silentio , como se pedía en la opinión disidente de eBay .
Después de la decisión Alice , muchas de las patentes de métodos comerciales que se habían emitido como resultado de la decisión State Street fueron invalidadas. Un comentarista tabuló las estadísticas hasta junio de 2015 y encontró que el Circuito Federal declaró inválidas más del 90 por ciento, mientras que los tribunales de distrito invalidaron más del 70 por ciento. [23]
En una de estas decisiones de tribunales de distrito, el juez federal de circuito Bryson , que actúa por designación como juez de distrito, se refirió a estas patentes de métodos comerciales como poco inventivas y meras recitaciones "aspiracionales" de "métodos para realizar una función comercial común" sin ninguna descripción de "ninguna manera novedosa de realizar esa función" más allá de decir "hazlo con una computadora":
En resumen, estas patentes, aunque frecuentemente se disfrazan con el argot de la invención, simplemente describen un problema, anuncian pasos puramente funcionales que pretenden resolver el problema y recitan operaciones informáticas estándar para realizar algunos de esos pasos. El defecto principal de estas patentes es que no contienen un "concepto inventivo" que resuelva problemas prácticos y garantice que la patente se dirige a algo "significativamente más que" la idea abstracta no elegible en sí. Como tales, representan poco más que descripciones funcionales de objetivos, en lugar de soluciones inventivas. Además, como describen los métodos reivindicados en términos funcionales, se adelantan a cualquier solución específica posterior al problema en cuestión. [24]