En Canadá, la usurpación de marca es un delito de derecho consuetudinario y una causa de acción legal en virtud de la Ley de Marcas Canadiense que se refiere a la representación o comercialización engañosa de bienes o servicios por parte de competidores de una manera que confunde a los consumidores. La ley de usurpación de marca protege la buena voluntad de las empresas al impedir que los competidores hagan pasar sus productos como si fueran de otra empresa.
La protección que brinda la ley de competencia desleal protege únicamente la asociación entre un producto y su productor y no al producto en sí: principalmente, protege la inversión de un productor en hacer que un producto o servicio sea distinguible en el mercado mediante el uso de características distintivas como marcas, letras, material publicitario o eslóganes, colores y sonidos.
Como acción de derecho consuetudinario, el delito de imitación fraudulenta fue desarrollado por los tribunales para proteger al demandante de daños a su negocio causados por competencia desleal mediante publicidad o representaciones engañosas. [1] También protege al público en general al permitir que los consumidores tomen decisiones informadas sobre los bienes disponibles en el mercado. [2]
Los artículos 7(b) y 7(c) de la Ley de Marcas establecen una causa de acción legal paralela al delito de usurpación de marca en el derecho consuetudinario. El demandante puede invocarla independientemente de que la marca en cuestión haya sido registrada o no. En particular, la Ley establece lo siguiente:
7. Ninguna persona deberá...
- b) dirigir la atención pública hacia sus productos, servicios o negocios de tal manera que cause o pueda causar confusión en Canadá, en el momento en que comience a dirigir la atención hacia ellos, entre sus productos, servicios o negocios y los productos, servicios o negocios de otro;
- (c) hacer pasar otros productos o servicios como y por aquellos pedidos o solicitados; [3]
A pesar de sus diferentes orígenes, tanto la acción de derecho consuetudinario como la acción legal por usurpación de marca comparten el mismo análisis jurídico general. [4] La Corte Suprema de Canadá sostuvo en Ciba-Geigy Canada Ltd v Apotex Inc [5] que hay tres elementos necesarios en una acción por usurpación de marca:
El primer elemento requiere que el demandante demuestre que sus productos, servicios o negocios gozan de una reputación o buena voluntad en la mente de los consumidores, que los consumidores asocian directamente los productos del demandante con una característica distintiva de venta, comercialización o identificación y que los compradores confían en la característica para distinguir los productos del demandante de los productos de la competencia. [6]
En el derecho consuetudinario, la naturaleza o forma de una característica distintiva es prácticamente ilimitada: nombre, eslogan, logotipo, olor, personalidad, forma, [7] empaque , imágenes visuales, ninguna de las cuales tiene que ser necesariamente una marca registrada. En esta etapa del análisis, los tribunales se centran en cambio en la existencia y la solidez de la reputación y en el potencial de asociaciones cognitivas entre la reputación, la característica y los productos.
La usurpación de marca no se desarrolló para proteger monopolios sobre productos, sino sobre apariencias, presentaciones, nombres y símbolos que identifican el carácter distintivo de la fuente. [8]
El segundo elemento, una tergiversación que conduce a confusión, no necesariamente debe surgir de una tergiversación o engaño intencional. [9] También puede surgir de una tergiversación descuidada o negligente. [10] El análisis en esta etapa implica evaluar las semejanzas visuales y auditivas entre las dos características distintivas, [11] la superposición geográfica de reputaciones, [12] y el grado en que el demandante y el demandado compiten directamente en un mercado o comercio. [13]
En Ciba-Geigy , la Corte Suprema reconoció que la evaluación de la probabilidad de confusión debe realizarse en relación con los compradores ordinarios, incluidos todos los compradores a lo largo de la cadena de suministro afectados por la usurpación, pero que los compradores más cercanos a la fuente pueden tener menos probabilidades de ser confundidos. [14]
El tercer elemento exige que el demandante demuestre una pérdida real o una perspectiva real de pérdida para obtener una reparación adecuada de una demanda por usurpación de marca. El demandante en una acción por usurpación de marca no tiene que probar que se engañó realmente a un cliente o que se sufrieron daños reales; puede bastar con un intento de engañar al público y un posible daño a la reputación o al fondo de comercio. [15] La reputación y el fondo de comercio de que gozan una marca o una empresa se consideran activos comerciales valiosos y, si se dañan, pueden causar un daño comercial y financiero.
El Presidente de la Corte Suprema de Canadá, Bora Laskin, ha descrito la acción legal en virtud del artículo 7 de la Ley de Marcas como "una declaración legal de la acción de derecho consuetudinario por usurpación de marca". [16] Sin embargo, aunque la acción legal comparte los mismos elementos que la acción de derecho consuetudinario, existen diferencias importantes en el alcance de la protección, la aplicabilidad, la jurisdicción y los recursos disponibles para los demandantes según la acción elegida.
Una acción legal en virtud del artículo 7 de la Ley de Marcas Registradas requiere que el objeto en cuestión sea una "marca registrada" según se define en el artículo 2 de la Ley de Marcas Registradas . [17] Una "marca registrada" se define en la Ley como:
- a) una marca que una persona utiliza con el fin de distinguir o de modo que distinga los productos o servicios fabricados, vendidos, arrendados, contratados o realizados por ella de los fabricados, vendidos, arrendados, contratados o realizados por otros,
- (b) una marca de certificación,
- (c) una apariencia distintiva, o
- (d) una marca comercial propuesta; [18]
Si bien las marcas comerciales pueden protegerse ya sea que estén registradas o no, la materia que no se enmarca en la definición de "marca comercial" de la Ley no puede ser protegida por la ley. Por lo tanto, ciertas características distintivas, como sonidos, aromas y hologramas, que tradicionalmente no pueden estar incluidos en la definición de "marca comercial" en la legislación canadiense, aún pueden ser protegidas mediante una demanda por usurpación de marca en el derecho consuetudinario, siempre que se cumplan los elementos del agravio. [19]
Una demanda por usurpación de marca en virtud del derecho consuetudinario, como asunto relacionado con la propiedad y los derechos civiles, solo puede presentarse en un tribunal superior provincial . Por lo tanto, una acción de derecho consuetudinario exitosa solo es ejecutable dentro de la provincia donde se presentó la demanda.
Una acción en virtud del artículo 7 de la Ley de Marcas se puede presentar en un Tribunal Federal o en un tribunal superior provincial debido a la jurisdicción concurrente otorgada en el artículo 20(2) de la Ley de Tribunales Federales . [20] Una sentencia dictada por el Tribunal Federal es ejecutable en todo Canadá.
El registro en virtud de la Ley de Marcas Registradas afirma, reconoce y extiende los derechos positivos de los registrantes a utilizar las marcas registradas y les proporciona una defensa absoluta frente a una demanda por usurpación de marca. En el caso Molson Canada v Oland Brewery Ltd se sostuvo que el único recurso del demandante contra una marca registrada es impugnar la validez del registro. [21]
Los críticos de la interpretación de la Ley por parte del Tribunal de Apelaciones de Ontario en el caso Molson sostienen que dar prioridad al registro se aparta de un precepto fundamental de la legislación sobre marcas: que los derechos de los propietarios derivan del uso, no del registro. [22]
Sin embargo, incluso en virtud de la Ley no es correcto decir que el registro convierte a una persona en propietaria de una marca. Los procedimientos de registro exigen que en el momento del registro el solicitante ya posea los derechos de uso de la marca no registrada. Los obstáculos administrativos para una solicitud de marca sirven como mecanismo de selección para garantizar que solo se registren las marcas que reúnen los requisitos y que son propiedad del propietario. Una marca registrada crea efectivamente una presunción de que la marca es distintiva, válida y propiedad del propietario registrado. Los procedimientos posteriores al registro para que se cancele el registro están disponibles en virtud de las secciones 57 y 18 de la Ley .
La protección legal y extracontractual contra la usurpación de marca tiene un doble objetivo: en primer lugar, protege los derechos de propiedad de los demandantes sobre la buena voluntad de su empresa; y, en segundo lugar, protege el interés público al garantizar que los consumidores no sean engañados en cuanto al origen de los bienes o servicios. En este sentido, la usurpación de marca vulnera tanto el derecho de la competencia como el de protección del consumidor .
El profesor David Vaver sugiere en términos generales que "la teoría básica del delito es prevenir la perturbación de las relaciones económicas mediante tergiversaciones deliberadas o inocentes que engañen o confundan a los consumidores en sus decisiones de mercado". [23] Vaver también señala la centralidad y complementariedad de ambos propósitos en el delito de imitación fraudulenta y en el derecho de marcas:
Por lo tanto, la función de la usurpación de marca es rectificar los posibles daños que un comerciante sufre a causa de los actos de otro que, por error, desvían a los consumidores de las compras de este último o de sus productos o servicios. Aunque el delito surgió para proteger los intereses de los comerciantes en lugar de los de los consumidores, cuanto menos sirva para evitar la confusión de los consumidores, más se convierte en una mera ley que protege a los comerciantes de la competencia desleal. Ese objetivo puede ser el que persiguen otros delitos, como la conspiración o la interferencia ilícita en las relaciones económicas, y las disposiciones de la Ley de Competencia que regulan las prácticas de publicidad falsa y engañosa. La usurpación de marca no tiene por qué reproducir sus aspiraciones. [24]
En el caso Ciba-Geigy, la Corte Suprema de Canadá explicó el propósito de la ley. Al explorar la función de la usurpación de marca como una acción contra la competencia, la Corte citó el caso Salmond on Torts con respaldo:
[l]os tribunales han vacilado entre dos concepciones de la acción por usurpación de marca: como remedio por la invasión de un derecho cuasi-propietario sobre un nombre comercial o marca registrada, y como remedio, análogo a la acción en el caso por engaño , por la invasión del derecho personal a no ser lesionado por una competencia fraudulenta. La verdadera base de la acción es que la usurpación de marca lesiona el derecho de propiedad del demandante, siendo ese derecho de propiedad su derecho a la buena voluntad de su negocio. [25]
El Tribunal continuó diciendo:
La acción de usurpación de marca tiene por objeto evitar la competencia desleal. No hace falta ser un moralista fanático para comprender que la apropiación de la obra de otro, que es sin duda lo que se trata, es una violación de la buena fe. [26]
Sin embargo, la acción de usurpación de marca (y la ley de marcas en general) no sustituye a las leyes de competencia desleal. La Corte Suprema señaló en un caso posterior, Kirkbi AG v. Ritvik Holdings Inc. (conocido popularmente como el caso Lego / Mega Bloks ), que "el propósito de una marca registrada... es la protección del carácter distintivo del producto, no un monopolio sobre el producto". [27] Además, "la ley de marcas registradas no tiene por objeto impedir el uso competitivo de las características utilitarias de los productos, sino que... cumple una función de distinción de la fuente". [28]
Si bien la ley de competencia desleal se desarrolló históricamente para proteger a los vendedores de bienes y servicios, también ha adquirido una dimensión de protección al consumidor. En Mattel Inc v 3894207 Canada Inc (un caso relacionado con la marca Barbie ), la Corte Suprema comentó sobre este aspecto:
Sin embargo, sea cual fuere su evolución comercial, la finalidad jurídica de las marcas sigue siendo (en los términos del art. 2 de la Ley de Marcas, RSC 1985, c. T-13) su utilización por el titular "para distinguir los productos o servicios fabricados, vendidos, arrendados, alquilados o prestados por él de los fabricados, vendidos, arrendados, alquilados o prestados por otros". Es una garantía de origen y, por tanto, una garantía al consumidor de que la calidad será la que ha llegado a asociar con una determinada marca (como en el caso del mítico reparador de "Maytag"). Se trata, en ese sentido, de una legislación de protección del consumidor. [29]
Debido a la naturaleza de la ley de marcas como una medida de protección al consumidor, existe cierto debate sobre si la "confusión posterior a la venta" (como en el caso de un consumidor que compra a sabiendas productos falsificados pero engaña a otros haciéndoles creer que son los auténticos) debería ser una infracción de marca registrada procesable o considerarse dentro del delito de usurpación de marca.
Algunos observadores sugieren que la legislación sobre marcas se beneficiaría más y sería más coherente si se convirtiera la confusión posterior a la venta en una infracción que pudiera dar lugar a acciones judiciales. [30] Otros sugieren que la confusión posterior a la venta no debería dar lugar a acciones judiciales, o que otras leyes podrían ser más adecuadas para proteger a los fabricantes de los productos falsificados. [31] En Canadá, la confusión posterior a la venta no es causa de acción judicial ni en virtud de la Ley de Marcas ni del delito de usurpación de marca en el derecho consuetudinario. [32]