La legislación canadiense sobre marcas comerciales brinda protección a las marcas por ley en virtud de la Ley de Marcas Comerciales [1] y también en virtud del derecho consuetudinario . La legislación sobre marcas comerciales brinda protección a las marcas distintivas, las marcas de certificación, las apariencias distintivas y las marcas propuestas contra quienes se apropian de la buena voluntad de la marca o crean confusión entre los bienes o servicios de diferentes proveedores. Una marca puede protegerse como marca registrada en virtud de la Ley o, alternativamente, puede protegerse mediante una acción de derecho consuetudinario por usurpación de marca .
Una marca registrada sólo está protegida en la medida en que una persona la utiliza para distinguir un producto o servicio de otro. Las marcas registradas no otorgan derechos exclusivos sobre un símbolo, por ejemplo, sino sólo sobre el símbolo en relación con un uso particular para distinguir el producto de otros.
Las marcas comerciales ayudan a los clientes potenciales a identificar el origen de los productos y, por lo tanto, tienen un impacto significativo en el comercio, especialmente cuando la identidad del producto se comercializa como una extensión de la identidad personal de los clientes. [2]
Aunque cualquier nombre o símbolo puede estar protegido por la legislación sobre marcas, existen cuestiones relativas a los límites de esa protección. Por ejemplo, la aplicación de la protección de una marca y su percepción es cuestionable cuando no existe una confusión real para los consumidores. Asimismo, la protección de una marca contra toda crítica o alusión, como si fuera una persona real, es controvertida, ya que tratar de proteger las marcas a cualquier precio podría ser perjudicial para la libertad de expresión y el libre comercio. [3]
La Ley da la siguiente definición del ámbito de aplicación de las marcas: [4]
"marca comercial" significa:
- a) una marca que una persona utiliza con el fin de distinguir o de modo que distinga los productos o servicios fabricados, vendidos, arrendados, contratados o realizados por ella de los fabricados, vendidos, arrendados, contratados o realizados por otros,
- (b) una marca de certificación
- (c) una apariencia distintiva, o
- (d) una marca propuesta
Las marcas de certificación se utilizan para clasificar la naturaleza de un bien o servicio (por ejemplo, un logotipo de certificación de comercio justo).
Una apariencia distintiva sólo puede registrarse si "no es probable que limite de manera irrazonable el desarrollo de ningún arte o industria". [5] En Kirkbi AG v. Ritvik Holdings Inc. , la Corte Suprema de Canadá declaró:
43. ... la Ley reconoce claramente que no protege las características utilitarias de una apariencia distintiva. De esta manera, reconoce la existencia y relevancia de una doctrina de larga data en el derecho de marcas. Esta doctrina reconoce que el derecho de marcas no tiene por objeto impedir el uso competitivo de las características utilitarias de los productos, sino que cumple una función de distinción de la fuente. Esta doctrina de funcionalidad va a la esencia de lo que es una marca. [6]
Kirkbi aclara que el mero propósito de un producto, por único que sea, no puede ser objeto de una marca registrada. Tales características utilitarias caen más propiamente dentro del ámbito de la ley de patentes. Sin embargo, el aspecto distintivo de un producto puede atraer la protección de la marca registrada. En Ciba-Geigy [7] , la Corte Suprema de Canadá sostuvo que se había producido una infracción de marca registrada cuando el tamaño, la forma y el color de las tabletas de metoprolol (usadas para tratar la hipertensión) fueron imitadas por dos competidores con productos comparables.
A diferencia de los EE.UU., Canadá [8] no tiene una disposición que regule la notificación por parte del propietario de una marca sobre la existencia de una marca, [9] salvo en el caso de que el propietario permita a un licenciatario utilizar una marca. [10] Por lo tanto, el uso de símbolos como ™ o ® es opcional pero recomendable, acompañado de una notificación escrita completa. [9]
El derecho de marcas parece dividirse en dos tipos de finalidades:
La Corte Suprema de Canadá ha establecido que el delito de usurpación de marca tenía por objeto proteger el derecho de propiedad que los demandantes tenían sobre la buena voluntad de su empresa. [7] Sin embargo, la protección del público es una prioridad, y la Corte Suprema también ha dicho que la legislación sobre marcas era, de hecho, "legislación de protección del consumidor". [12]
Cuando una empresa ha adoptado un nombre comercial que es igual o muy similar al de un competidor, un factor clave es la posibilidad de que los clientes se confundan. Incluso cuando un demandante sólo ha utilizado su nombre de marca durante un período de tiempo limitado y tiene poca reputación, un competidor con un nombre similar puede confundir a los clientes y hacer que el demandante pierda el control de su propia reputación, lo que justificaría una indemnización por daños y perjuicios en virtud de la Ley de Marcas . [13]
Los tribunales, al interpretar la Ley , intentan lograr un equilibrio entre los derechos del titular y los de los demás. Esto implica tener en cuenta el interés público en el libre comercio y la libre expresión. [14]
Según la Corte Suprema de los Estados Unidos , las marcas registradas son muy diferentes de las patentes y los derechos de autor en la medida en que no requieren "fantasía ni imaginación, ni genio, ni pensamiento laborioso". [15] La Corte Suprema de Canadá las llama "algo así como una anomalía". [16] A diferencia de otras ramas del derecho de propiedad intelectual, la protección de las marcas registradas no surge necesariamente de ningún acto de creatividad.
El uso del término "propiedad industrial" en lugar de "propiedad intelectual" puede ser más apropiado cuando se hace referencia a marcas, que son principalmente dispositivos comerciales, aunque el término "propiedad" sigue siendo engañoso ya que la legislación sobre marcas no otorga a los "propietarios" el derecho a excluir a otros de su uso. [17]
El principal medio para proteger las marcas registradas es una acción en virtud de la Ley de Marcas . En el caso de las marcas no registradas, el delito de usurpación de marca en derecho consuetudinario es el principal medio por el cual los productores pueden obtener recursos contra un competidor. [18] Las secciones 7(b) y 7(c) de la Ley de Marcas también codifican el delito de usurpación de marca en la legislación federal.
La mayor parte de la legislación sobre usurpación de marca procede de la jurisprudencia del Reino Unido. Para que una demanda por usurpación de marca tenga éxito, el demandante debe demostrar tres cosas:
Una marca debe ser registrable para estar plenamente protegida bajo la Ley de Marcas Registradas . En general, todas las marcas visuales pueden registrarse con excepción de las marcas que poseen ciertas características prohibidas por la Ley. Entre las características prohibidas se incluyen:
Según el artículo 19 de la Ley, el propietario de una marca registrada válida tiene el derecho exclusivo de utilizar la marca en todo Canadá con respecto a los productos o servicios para los que está registrada. El artículo 20 dispone que ninguna persona no autorizada puede vender, distribuir o anunciar productos o servicios en asociación con una marca o nombre comercial confuso y el artículo 22 prohíbe además que una persona que no sea el propietario utilice una marca registrada de cualquier manera que pueda deteriorar el valor de la buena voluntad asociada a la marca.
El derecho consuetudinario protege las marcas al reconocer el derecho del propietario a usos exclusivos, sujetos a los límites geográficos y de mercado de la reputación comercial establecida del propietario. [19] El registro también permite al propietario registrar en otros países que se adhieren a la Convención Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial .
Antes del 17 de junio de 2019, una marca registrada debidamente tenía una validez de quince años y podía renovarse a perpetuidad . El 17 de junio de 2019, las modificaciones a la sección 46 de la Ley de Marcas redujeron este período de validez a diez años para todos los registros y renovaciones futuros. La naturaleza renovable de los registros de marcas la convierte en la única forma de propiedad intelectual con protecciones legales que no expiran definitivamente. Sin embargo, las secciones 44 y 45 de la Ley permiten al registrador exigir, de vez en cuando, que los propietarios presenten información o evidencia sobre el uso continuo de las marcas registradas. Si una marca se abandona, no muestra evidencia de ser utilizada o no se renueva, el Registrador de Marcas puede expurgar la marca del registro.
Los propietarios de marcas comerciales suelen contratar los servicios de un agente de marcas comerciales para que les asesore, prepare y presente la solicitud de registro. El artículo 12 de la ley contiene los apartados (a) a (i) que enumeran los tipos de marcas que no pueden registrarse. Las inelegibilidades están generalmente diseñadas para garantizar una adecuada distintividad y asegurar que los nombres, lugares, personas y palabras descriptivas o comunes no sean monopolizados a través del registro. Además, cuando un producto genérico es vendido legalmente por varios distribuidores, generalmente no es posible que un fabricante reclame protección exclusiva de marca comercial. [20] [21]
La Ley también prohíbe el registro de cualquier marca que connote asociación con la realeza, el gobierno, agencias internacionales, profesiones o marcas que contengan obscenidades . Si una marca es elegible para el registro, los agentes de marcas pueden realizar búsquedas en los registros para determinar si alguna marca registrada tiene similitudes que puedan generar confusión. Una marca no tiene que ser original, pero debe ser lo suficientemente distinta. Las búsquedas en los registros de la Oficina Canadiense de Propiedad Intelectual (CIPO), NUANS y posiblemente en los registros de los EE. UU. son una práctica estándar.
El artículo 16 de la Ley establece tres motivos básicos en los que un solicitante puede basar su solicitud. En primer lugar, la marca ha sido utilizada o se ha dado a conocer previamente en Canadá. La publicidad de la marca puede ser suficiente para demostrar que la marca se ha dado a conocer en Canadá, aunque nunca se haya utilizado en ese país. En segundo lugar, la marca ha sido registrada y utilizada en un país parte de la convención internacional. En tercer lugar, el solicitante se propone utilizar la marca en Canadá; dado que la marca se registrará solo después de que el solicitante presente una declaración de inicio del uso de la marca en Canadá, según el inciso 40(2), el solicitante cumple con el requisito de ser propietario de la marca en el momento del registro.
El registrador determina si la marca es apta o no para el registro. El titular puede apelar la decisión de inelegibilidad del registrador ante el tribunal. En el caso de una marca apta, el siguiente paso es que la CIPO emita un aviso de aprobación de la solicitud para su publicación. A continuación, la solicitud y la marca deben anunciarse en el Trademarks Journal durante dos meses, lo que proporciona una ventana de oportunidad para que los oponentes presenten una declaración de oposición al registro propuesto. El artículo 38 de la Ley exige que los oponentes proporcionen especificaciones detalladas de los motivos de la oposición, de modo que el solicitante tenga una oportunidad justa de refutar las acusaciones y cumplir con su obligación de satisfacer al registrador de que el registro está justificado.
El inciso 38(2) ofrece al oponente siete motivos en los que basar una declaración de oposición, que en general pueden clasificarse en las siguientes áreas: incumplimiento de los requisitos de presentación, marca no registrable (véase el artículo 12), el solicitante no es el titular o la marca carece de carácter distintivo. Una vez presentada la declaración de oposición, la Junta de Oposición de Marcas determina los procedimientos. Las decisiones de la Junta pueden apelarse ante el Tribunal Federal de Canadá .
El registro es costoso; sin embargo, una vez que la marca está registrada, probar una infracción es más fácil y, por lo tanto, posiblemente menos costoso que una acción por usurpación de marca en el derecho consuetudinario. Las razones detrás de ambas nociones también difieren: la usurpación de marca simplemente protege contra la interrupción de las relaciones económicas por una representación errónea, mientras que el registro en realidad considera las marcas como mercancías. [22]
Existen otras diferencias: [23]
El recurso a la acción de usurpación de marca en derecho consuetudinario sigue siendo útil cuando un símbolo no puede registrarse o cuando el registro no es válido. Además, su flexibilidad lo hace más adecuado que el concepto de infracción previsto por la Ley para situaciones que no están contempladas en la legislación, por ejemplo, las prácticas engañosas en Internet. También otorga más protección a las actividades sin fines de lucro y públicas que la Ley , que es más restrictiva. [24]
Las marcas tienen dos funciones económicas distintas pero relacionadas: la función lingüística y la función de confianza [25]
Esta función responde a la idea de que las marcas ayudan a condensar información compleja en una sola palabra o símbolo, inmediatamente reconocible por los consumidores, lo que a la larga reduce los costos de búsqueda para los clientes al simplificar el proceso de toma de decisiones y facilitar los intercambios entre el vendedor y los consumidores. [26]
Existen tres clases o atributos de bienes: [27]
Un vendedor suele decir que un producto tiene los tres atributos; sin embargo, los consumidores no pueden verificar dicha información y distinguir los productos confiables de los que no lo son. Los vendedores honestos pedirán un precio más sustancial para mantener la calidad del producto. Pero los consumidores no estarán dispuestos a pagar más por un producto supuestamente confiable. Finalmente, el vendedor honesto tendrá que salir del mercado. Aparecerá un fenómeno de mercado de limones [28] debido a esta asimetría de información, en el que el precio real y el precio que los consumidores están dispuestos a pagar disminuyen. [29]
En este contexto, las marcas cumplen una función de confianza en la medida en que proporcionan un mercado más fiable para los consumidores, que no pueden saber inmediatamente si los productos de confianza son fiables o no. Los vendedores honestos pueden desarrollar y ofrecer productos más atractivos. [29]
Aunque la función de confianza es más importante que la lingüística, ambas funciones están estrechamente relacionadas. Las marcas registradas pueden indicar atributos complejos que los consumidores no pueden verificar por sí mismos, al igual que un nombre ayuda a identificar a una persona, pero también sus atributos. [30]
Cuando se preservan ambas funciones, se crea una regla normativamente sólida. Un ejemplo de esto es el delito de usurpación de marca: la usurpación de marca suele frustrar tanto la función lingüística (al aumentar los costos de búsqueda para los consumidores) como la función de confianza (al crear un problema de "limones"). [31]
Por otra parte, cuando una o ambas funciones se ven frustradas, la norma se considera normativamente débil. Por ejemplo, la norma sobre publicidad comparativa en Canadá parece ser incompatible con ambas funciones, en la medida en que prohibir a una empresa utilizar el nombre de un competidor para transmitir información correcta a los consumidores hace que la comunicación sea menos eficiente y más costosa (función lingüística), y dificulta que la empresa explique por qué los productos que vende son diferentes a los de la competencia, lo que crearía un problema de confianza (función de confianza).
¿Por qué la función de confianza es más importante que la lingüística? Porque frustrar la función lingüística llevaría a mayores costos de búsqueda, mientras que frustrar la función de confianza causaría un fracaso del mercado debido a que los clientes ya no pueden diferenciar los productos.
¿Qué ocurre cuando dos productos son prácticamente indistinguibles, por ejemplo, porque las marcas son muy similares? El uso de la misma palabra no suele frustrar la función de confianza, que es más crucial que la función lingüística. Esto puede generar mayores costos de búsqueda para los consumidores, pero mientras se proporcione información adicional, la función de confianza se conserva y los consumidores pueden seguir distinguiendo los dos productos, aunque en algunos casos la información adicional puede crear aún más confusión. [32]