La doctrina del agotamiento , también conocida como la doctrina de la primera venta, [1] es una doctrina de patentes del derecho consuetudinario estadounidense que limita el grado en que los titulares de patentes pueden controlar un artículo individual de un producto patentado después de una denominada venta autorizada. Según la doctrina, una vez que se produce una venta autorizada de un artículo patentado, se dice que los derechos exclusivos del titular de la patente para controlar el uso y la venta de ese artículo se "agotan", y el comprador es libre de usar o revender ese artículo sin más restricciones de la ley de patentes. Sin embargo, según la doctrina de reparación y reconstrucción, el titular de la patente conserva el derecho de excluir a los compradores de los artículos de fabricar la invención patentada de nuevo (es decir, fabricar otro artículo), a menos que el titular de la patente lo autorice específicamente a hacerlo. [2]
Desde el punto de vista procesal, la doctrina del agotamiento de las patentes funciona como una defensa afirmativa , protegiendo a los compradores autorizados de demandas por infracción relacionadas con la venta o el uso (incluidas la reparación y modificación) de un producto patentado después de que el propietario de la patente haya autorizado su venta.
Dado que solo una venta "autorizada" activa la doctrina, puede resultar difícil o al menos controvertido determinar si la doctrina del agotamiento se aplica en un caso particular: por ejemplo, cuando el titular de la patente pretende restringir o condicionar el uso o la reventa del artículo patentado una vez comprado y en manos de un usuario final ( restricciones posteriores a la venta ); o cuando el titular de la patente otorga licencia a otro para fabricar y usar o vender el producto patentado solo en un campo particular. La decisión de la Corte Suprema de 2008 en Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc. , posiblemente no deja claro hasta qué punto los titulares de patentes pueden evitar la doctrina del agotamiento mediante las denominadas licencias limitadas (licencias limitadas a un campo de uso específico). Desde su desarrollo por los tribunales a fines del siglo XIX, [3] la doctrina del agotamiento de patentes ha planteado preguntas sobre el alcance de los derechos exclusivos otorgados por las patentes y el grado en que el titular de una patente puede extender esos derechos para controlar el uso y las ventas posteriores de artículos patentados.
Una patente otorga al propietario de la patente el derecho de excluir a otros de fabricar, usar, vender, ofrecer para la venta o importar a los EE. UU. la invención patentada (es decir, un producto que incorpora la invención) durante el plazo de vigencia de la patente. [4] La razón constitucional detrás de la concesión de estos derechos exclusivos es "promover el progreso de la ciencia y las artes útiles" [5] al brindar a los inventores el incentivo para invertir su tiempo, trabajo y fondos en la investigación y el desarrollo de tecnología innovadora. [6] Sin embargo, proporcionar estas protecciones conlleva costos sociales (rentas monopolísticas) y limita la capacidad del público para enajenar libremente los bienes patentados. Por lo tanto, la política pública dicta que los derechos exclusivos del propietario de la patente deben tener un alcance limitado. Generalmente, cuando el propietario de una patente recibe una compensación por el uso de su invención a través de la venta de un producto patentado, se cumple el propósito de la ley de patentes con respecto a ese producto. [7] Al recibir una compensación, los derechos del propietario de la patente a excluir a otros se agotan y "la ley de patentes no ofrece ninguna base para restringir el uso y disfrute de la cosa vendida". [8] En consecuencia, la introducción voluntaria por parte del titular de una patente de un producto patentado en el comercio sin restricciones le impide ejercer cualquier derecho reivindicado para excluir a otros del uso o la reventa del producto vendido. [9]
A diferencia de la doctrina análoga de la primera venta en materia de derechos de autor, la doctrina del agotamiento de la patente no ha sido codificada en el estatuto de patentes y, por lo tanto, sigue siendo una doctrina de derecho consuetudinario . Fue reconocida explícitamente por primera vez por la Corte Suprema en 1873 en Adams v. Burke . [10] En ese caso, el titular de la patente, Adams, cedió a otro el derecho a fabricar, usar y vender tapas de ataúdes patentadas solo dentro de un radio de diez millas de Boston. Burke (un empresario de pompas fúnebres), un cliente del cesionario, compró las tapas de ataúdes al fabricante-cesionario dentro del radio de diez millas, pero luego usó (y revendió efectivamente) las tapas de ataúdes patentadas fuera del radio de diez millas, en su negocio durante el entierro de una persona. El titular de la patente, Adams, demandó a la funeraria Burke por violación de patente, pero el Tribunal Supremo no encontró responsabilidad por violación: una vez que las tapas de los ataúdes se fabricaron y vendieron legalmente, "no hay ninguna restricción sobre su uso que pueda implicarse en beneficio del titular de la patente o sus cesionarios o licenciatarios". Debido a que la venta fue autorizada (comprada a un vendedor autorizado dentro del radio de diez millas), el demandado adquirió el derecho a usar las tapas de los ataúdes sin ningún reclamo del titular de la patente, incluso si las llevó fuera del radio de diez millas para usarlas.
La doctrina del agotamiento se activa únicamente en el caso de una venta autorizada por el titular de la patente. [11] Por lo tanto, hay circunstancias en las que puede resultar difícil determinar si se activa la doctrina del agotamiento, a la luz de las restricciones que el titular de la patente ha pretendido imponer a la venta o el uso de la invención patentada. En estas situaciones surgen dos preguntas generales: (1) ¿La venta fue autorizada por el titular de la patente? Esta puede ser a menudo una cuestión fáctica compleja. (2) Independientemente de si fueron autorizadas por el titular de la patente, ¿son esas restricciones válidas y reconocibles conforme a la ley?
En general, estos casos involucran uno o más de los siguientes escenarios: el titular de la patente: (1) vende uno o más componentes de un producto patentado de múltiples componentes; [12] (2) otorga licencia a otro para fabricar y vender el producto patentado con ciertas restricciones en el campo en el que se puede realizar la venta; [13] o (3) vende el artículo con restricciones directamente a los compradores o usuarios finales ( restricción posterior a la venta ). [14]
Un escenario en el que la doctrina del agotamiento puede o no activarse es cuando el titular de la patente vende un artículo incompleto o un precursor o ingrediente que no pone en práctica o incorpora directamente la patente en litigio. En esta situación, el agotamiento se activa por la venta autorizada del artículo incompleto si: (1) su "único uso razonable y previsto era poner en práctica la patente", y (2) "incorpora características esenciales" de la invención patentada. [15] Sin embargo, incluso si la doctrina del agotamiento es aplicable a la venta de un artículo incompleto, existe un análisis separado de si la venta de ese artículo fue realmente autorizada y, por lo tanto, si el agotamiento realmente se activó. [16]
La aplicabilidad del agotamiento a la venta de un artículo incompleto fue reconocida por la Corte Suprema en 1942 en Estados Unidos v. Univis Lens Co. . En ese caso, el titular de la patente vendió piezas en bruto de lentes que debían ser pulidas para convertirse en lentes terminadas, la invención patentada. La Corte sostuvo que esta venta agotó las patentes sobre las lentes terminadas porque las piezas en bruto de lentes "incorporaban sustancialmente características esenciales del dispositivo patentado y [no tenían] utilidad hasta que ... se las puliera y puliera como la lente terminada de la patente". [17] La Corte señaló que el proceso de pulido era estándar (convencional) y no central para las patentes, indicando además que las piezas en bruto de lentes constituían una parte material de la invención patentada y practicaban prácticamente por completo la patente, ya que solo se necesitaban pasos de procesamiento adicionales convencionales para completar la invención.
En Quanta , la Corte Suprema aplicó la misma prueba para determinar si el agotamiento se desencadena por la licencia de una cartera de patentes de productos y métodos . En ese caso, el titular de la patente ( LGE ) autorizó al licenciatario ( Intel ) mediante licencia cruzada a fabricar y vender microprocesadores y chipsets que (a menos que se licenciaran) infringirían las patentes de productos y métodos de LGE, así como las patentes sobre sistemas informáticos que contienen los microprocesadores y chipsets licenciados. El Tribunal encontró que, aunque estos productos de Intel no practicaban directamente las patentes de sistema, incorporaban suficientemente las invenciones de esas patentes, lo que hace que la doctrina del agotamiento sea aplicable. En primer lugar, el Tribunal encontró que no había un uso razonable para los productos de Intel más allá de incorporarlos a un sistema informático que practicaba las patentes de sistema de LGE. [18] En segundo lugar, los productos de Intel incorporaban características esenciales de los procesos patentados porque el único paso necesario para practicar las patentes era la adición de partes de computadora estándar como memorias y buses. [19] Además, no había nada inventivo en los sistemas, salvo que contenían los microprocesadores y chipsets inventivos. [20] Por lo tanto, según la prueba Univis , los productos Intel incorporaban suficientemente las patentes, lo que hacía aplicable la doctrina del agotamiento.
Otro escenario en el que puede resultar difícil determinar si se autorizó la venta de un artículo patentado y, por lo tanto, si se activa el agotamiento, se produce cuando el titular de la patente concede una licencia para fabricar y vender con limitaciones específicas en el campo en el que puede operar el vendedor, como las ventas a tipos particulares de clientes, territorios específicos u otras limitaciones en el campo de uso . Si se han impuesto estas limitaciones (o "restricciones"), la venta del licenciatario a un comprador agota únicamente los derechos del titular de la patente para restringir el uso y la reventa cuando no se han excedido ("violado") las restricciones. [21] La teoría es que si Alice es dueña de Blackacre pero no de Whiteacre, no puede transferir un título válido a Bob pretendiendo venderle Whiteacre. Ella sólo puede vender lo que posee. [22] Si se exceden ("violan") las limitaciones de la licencia ("restricciones"), entonces no puede producirse el agotamiento y, por lo tanto, no se activa, y el titular de la patente puede demandar con éxito al licenciatario y a cualquier cliente posterior por infracción de la patente. [23]
En el caso General Talking Pictures Corp. v. Western Electric Co., la Corte Suprema ha confirmado específicamente la legitimidad de las limitaciones del campo de uso en las licencias de patentes para fabricar productos patentados. Un licenciatario que excede ("viola") una limitación del campo de uso al vender un artículo fuera del campo permitido comete una infracción de patente. La doctrina del agotamiento no brindaría protección porque la "violación" hace que la venta sea "no autorizada" a los efectos de la doctrina del agotamiento. [24]
Las limitaciones de campo de uso en la venta (las impuestas al licenciatario al vender los artículos patentados) son diferentes de las restricciones o limitaciones posteriores a la venta (las que tienen por objeto restringir el uso o la venta del artículo patentado una vez comprado y en manos de un usuario final). Los titulares de patentes pueden evitar la doctrina del agotamiento imponiendo las primeras, pero es cuestionable que puedan hacerlo mediante las segundas. [25]
Las limitaciones a la venta deben vincular de forma muy explícita al licenciatario o vendedor. Por ejemplo, en Quanta , LGE autorizó a Intel a fabricar productos utilizando las patentes de LGE. La licencia establecía expresamente que LGE no estaba otorgando licencias a terceros para combinar productos licenciados con productos que no fueran de Intel (es decir, microprocesadores y chipsets comprados a un tercero), y LGE exigió a Intel que notificara a los clientes sobre ello. Intel vendió productos a Quanta, que combinó los productos Intel con productos que no eran de Intel. LGE demandó a Quanta por infracción de patentes. La Corte Suprema determinó que el acuerdo de licencia no imponía explícitamente una limitación del campo de uso y, por lo tanto, determinó que no había condiciones que limitaran a quién podía vender Intel. Por lo tanto, la venta estaba "autorizada" y se activó el agotamiento. En palabras del Tribunal, "el contrato de licencia autorizaba a Intel a vender productos que utilizaban las patentes. Ninguna condición limitaba la autoridad de Intel para vender productos que incorporaban sustancialmente las patentes... La venta autorizada de Intel a Quanta sacó así a sus productos del ámbito del monopolio de la patente y, como resultado, LGE ya no puede hacer valer sus derechos de patente contra Quanta". [26]
Como los documentos contractuales en el caso Quanta no eran lo suficientemente explícitos, el Tribunal aplicó la doctrina del agotamiento y determinó que la venta estaba "autorizada" e incondicional, a pesar de que LGE intentó imponer algunas restricciones al uso de los productos. Por lo tanto, los compradores del producto patentado eran libres de usarlo sin las restricciones que el titular de la patente pretendía imponerles. El Tribunal determinó que el acuerdo de licencia no imponía ninguna limitación sobre a quién podía vender el licenciatario. Sin embargo, el Tribunal Quanta no abordó si la restricción del acuerdo de licencia podía hacerse cumplir por contrato. De hecho, el Tribunal dijo claramente que no estaba abordando esa cuestión.
El aspecto más difícil y no resuelto de la ley en materia de agotamiento de patentes se refiere a los casos en los que el titular de una patente pretende imponer restricciones posteriores a la venta . Las restricciones posteriores a la venta son aquellas que pretenden restringir el uso o la venta del artículo patentado una vez comprado y en manos de un cliente usuario final, en lugar de limitaciones similares para un fabricante-licenciatario. Las restricciones posteriores a la venta más comunes incluyen avisos de "solo un uso" y "solo recarga con tinta patentada". Aún no está claro o al menos es controvertido si las violaciones de dichas restricciones hacen que una venta sea "no autorizada" y, por lo tanto, que el agotamiento de la patente no sea aplicable. [27]
En 1992, el Circuito Federal aprobó el uso de restricciones posteriores a la venta en Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc. . En concreto, el tribunal sostuvo que los propietarios de patentes podían condicionar la venta de productos patentados con una notificación restrictiva y, por lo tanto, restringir la disposición de los productos por parte de los compradores, con la excepción de violaciones de la ley antimonopolio como la fijación de precios y las restricciones vinculadas, o violaciones de "alguna otra ley o política". [28] El demandante en el caso poseía una patente sobre un dispositivo médico, que vendió a hospitales con una etiqueta de notificación de "un solo uso". El demandado compró los dispositivos usados a los hospitales, los reacondicionó y los revendió a los hospitales. El Circuito Federal sostuvo que la restricción de un solo uso era ejecutable de conformidad con el caso General Electric de 1926, [29] porque la restricción estaba "razonablemente dentro de la concesión de la patente..." [30]
La Corte Suprema no analizó el caso Mallinckrodt en Quanta . Como señaló un comentarista: " Se esperaba que la Corte Suprema, en Quanta , se pronunciara sobre si Mallinckrodt era una buena ley. Pero la Corte eludió la cuestión interpretando estrictamente el acuerdo de licencia de modo que no fuera una licencia condicional... Como la Corte Suprema eludió la cuestión, sigue sin estar claro hasta qué punto un titular de patente puede utilizar una licencia condicional para imponer restricciones a los compradores posteriores". [31]
Al menos dos tribunales de distrito han concluido que Mallinckrodt ya no es una buena ley después de Quanta . [32] En Static Control Components, Inc. v. Lexmark Int'l, Inc. , el tribunal concluyó que la decisión Quanta del Tribunal Supremo implícitamente anuló Mallinckrodt . En Static Control se discutía el llamado programa "prebate" de Lexmark, en el que los clientes podían comprar cartuchos que estaban sujetos a un solo uso por un precio descontado del 20 por ciento. En su orden original, antes de que se decidiera Quanta , el tribunal rechazó el argumento de Static Control de que los derechos de patente de Lexmark se agotaron como resultado de la venta autorizada de los cartuchos. Basándose en gran medida en Mallinckrodt , el tribunal encontró que las ventas eran restricciones válidas posteriores a la venta que evitaban el agotamiento. Sin embargo, después de que se tomó la decisión sobre Quanta , el tribunal revocó su orden original y concluyó que la restricción de uso único de Lexmark no era ejecutable bajo la ley de patentes porque el tribunal estaba "convencido de que Quanta anuló sub silentio el fallo de Mallinckrodt". [33] El tribunal explicó: "La amplia declaración de la Corte Suprema sobre la ley de agotamiento de patentes simplemente no puede conciliarse con la posición de que la decisión de Quanta se limita a sus hechos específicos. Además, el Circuito Federal se basó en parte en Mallinckrodt para llegar a su decisión en LG Electronics, Inc. v. Bizcom Electronics, Inc. , 453 F.3d 1364, 1369 (Fed. Cir. 2006), la decisión que la Corte Suprema revocó en Quanta . También vale la pena señalar que la decisión de Quanta no mencionó un solo caso del Circuito Federal". [34]
Sin embargo, la conclusión del tribunal de distrito de que Quanta revocó la sentencia Mallinckrodt refleja la ambigüedad de la propia Quanta . El tribunal de control estático señaló que "las ventas de cartuchos Lexmark Prebate eran incondicionales" porque "no se exigía a ningún comprador potencial que aceptara cumplir las condiciones Prebate antes de comprar un cartucho. Por lo tanto, las ventas de cartuchos de tóner Prebate de Lexmark estaban autorizadas y eran incondicionales, al igual que las ventas de productos patentados de LGE en Quanta ". [35]
Por lo tanto, tanto Quanta como Static Control pueden ser vistos como ejemplos de advertencia [36] sobre intentos fallidos de cumplir con la doctrina de General Talking Pictures [37] o de condicionar explícitamente las ventas, sin necesidad de decidir si las restricciones posteriores a la venta eran válidas, o como ejemplos de anulación de la aprobación de Mallinckrodt de las restricciones posteriores a la venta. Queda por ver cuál interpretación es la correcta. La decisión del Circuito Federal en el nuevo argumento en pleno de Lexmark Int'l v. Impression Prods. debería proporcionar una respuesta más definitiva, sujeta, por supuesto, a una posible revisión adicional en la Corte Suprema. [38]
Una cuestión emergente es si el agotamiento de las patentes en los Estados Unidos es internacional o estrictamente nacional. Hasta hace poco, o al menos desde la formación del Circuito Federal en 1982 hasta hace poco, [39] la mayoría de los tribunales de los Estados Unidos simplemente asumían que una venta fuera de los Estados Unidos, incluso si la hacía el titular de la patente estadounidense o su matriz, subsidiaria o afiliada, o el licenciatario del titular de la patente estadounidense, no activaba la doctrina del agotamiento dentro de los Estados Unidos. Por lo general, la base para la suposición era (1) la Corte Suprema supuestamente sostuvo eso en Boesch v. Graff ; [40] (2) una patente extranjera es un derecho de propiedad diferente que no es el mismo que una patente estadounidense correspondiente porque la ley de patentes extranjera es diferente de la ley de patentes estadounidense y le da un alcance diferente a esa patente extranjera; [41] y (3) muchos casos sostienen que la ley de patentes estadounidense no tiene aplicación "extraterritorial". [42]
Ninguno de estos puntos tiene una base sólida y sólida. En el caso Boesch , un vendedor que no tenía ninguna relación con el titular de la patente estadounidense realizó la venta en Alemania; el vendedor alemán tenía derecho a vender el producto conforme a la legislación alemana porque había comenzado los preparativos para fabricar el producto antes de que el titular de la patente estadounidense solicitara su patente alemana. [43] La empresa estadounidense (el titular de la patente) no tuvo complicidad en la venta y no se benefició de ella, y no se la podía acusar de "double dipping" [44] . Esto es muy diferente de la situación habitual en Estados Unidos, como la de los casos Lexmark y Jazz , en los que el titular de la patente estadounidense era responsable de la venta en el extranjero y, por lo tanto, se benefició de ella. Por lo tanto, el caso Boesch no constituye un precedente adecuado para sustentar la situación general de agotamiento internacional.
La cuestión de si las patentes extranjeras son comparables con las patentes estadounidenses es un hecho que puede diferir de un caso a otro o de un país a otro y no se puede suponer que exista una similitud entre ambas. Además, el artículo 35 USC § 119(a), la ley de patentes de los Estados Unidos que rige cuándo una patente estadounidense puede basarse en la presentación de una solicitud de patente extranjera, dispone que la patente estadounidense y la patente extranjera correspondiente deben ser "para la misma invención". Por lo tanto, puede haber mucha más similitud de la que se supone en los casos.
Por último, la afirmación de que la legislación estadounidense sobre patentes no tiene aplicación extraterritorial se da de manera universal en los casos en que se sostiene que la responsabilidad por infracción de patentes en virtud de la legislación estadounidense no debe basarse en actos y conductas que se producen fuera de los Estados Unidos. E incluso esa generalidad es sospechosa, ya que a veces la responsabilidad por infracción de patentes en los Estados Unidos se basa en conductas que se producen fuera de los Estados Unidos. [45] La aplicación del agotamiento sobre una base internacional no regula los actos y conductas realizados fuera de los Estados Unidos; define los recursos por infracción contra la importación y la venta en los Estados Unidos sobre la base de actos y conductas realizados fuera de los Estados Unidos. [46]
El asunto está pendiente de decisión en el Circuito Federal, porque ese tribunal ha ordenado una nueva audiencia en pleno sobre esa cuestión en el caso Lexmark . [47] La razón por la que la cuestión ha llegado a primer plano es que la Corte Suprema, en su reciente decisión sobre derechos de autor en Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc. , [48] sostuvo que una venta extranjera autorizada por los propietarios de los derechos de autor agota los derechos de autor estadounidenses. La Corte Suprema basó su decisión principalmente en la autoridad del derecho consuetudinario, citando extensamente el caso Coke's Institutes (Coke on Littleton), y diciendo que este establecía la regla general a partir de la cual se debe probar cualquier excepción. Algunos han pensado, por lo tanto, que el mismo principio se aplica al menos con tanta fuerza en la ley de patentes como en la ley de derechos de autor, de modo que el agotamiento de las patentes debería ser internacional al igual que lo es el agotamiento de los derechos de autor.
En Europa [49] y Japón se sigue un régimen de agotamiento internacional absoluto o modificado de los derechos de patente. Australia, [ cita requerida ] Nueva Zelanda y Noruega también adoptan el agotamiento internacional de patentes. [50]
El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio (OMC) deja explícitamente a cada Estado miembro la libertad de abordar el agotamiento de la propiedad intelectual. [51] Un informe de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) [52] de 2010 proporciona una lista de las disposiciones legales de varios países sobre el agotamiento internacional. [53]
Otra cuestión emergente en el marco de la doctrina del agotamiento es qué personas pueden invocar la doctrina del agotamiento como defensa ante una demanda por infracción de patente. En la mayoría de los casos de agotamiento analizados anteriormente en este artículo, los hechos del caso siguen lo que podría denominarse un patrón de "línea recta": un titular de patente A (o su licenciatario) fabrica y vende un producto a cubierto por la patente P1 al cliente C. Luego , C hace algo con a que A le ha ordenado (mediante algún tipo de acuerdo o supuesto acuerdo) que C no haga. A continuación, se presenta una demanda por infracción de patente, A contra C. En forma esquemática, este patrón de hechos puede representarse como:
A → a (P1) → C
- donde a(P1) significa que la patente P1 cubre el producto a y el → indica una venta
Las nuevas invenciones de tecnología de la información pueden dar lugar a demandas por agotamiento de los derechos que siguen un patrón de hechos diferente, debido a las peculiaridades de la tecnología de la información y la actual legislación de patentes de los Estados Unidos. Una invención de tecnología de la información puede implicar varios aspectos, cada uno de los cuales tiene una parte interesada distinta. Por ejemplo, un teléfono inteligente, un televisor o un decodificador pueden ser económicamente importantes tanto para los fabricantes de equipos como para los proveedores de contenido, así como para el público usuario final (es decir, los consumidores). Una licencia o venta a una parte interesada puede o no activar la doctrina del agotamiento con respecto a la conducta de otra parte interesada, tal vez dependiendo de cómo se estructuren las transacciones comerciales pertinentes.
Según la actual legislación de patentes de los Estados Unidos, una reivindicación de método de una patente se infringe únicamente cuando un único actor realiza cada paso de la reivindicación. [54] De manera similar, la infracción inducida de una reivindicación de método tiene el mismo requisito. [55] Las reivindicaciones de sistema plantean cuestiones más complicadas. Uno puede crear el sistema únicamente colocando cada elemento en combinación con los demás, pero es posible ser responsable por usar una invención de sistema simplemente explotando comercialmente el sistema. [56] Por lo tanto, cuando tanto el fabricante del equipo relevante como el proveedor de contenido utilizan aspectos de la invención en una reivindicación de método, si se les atribuye responsabilidad por infracción puede depender tanto de cómo se escribe la reivindicación relevante como de cómo se estructuran las licencias o las ventas. Esto se ilustra en el litigio pendiente sobre teléfonos inteligentes, en el que la estructura dictó el resultado legal. [57]
En Helferich Patent Licensing, LLC v. New York Times Co. , [58] el Circuito Federal revocó la desestimación sumaria de un tribunal de distrito por motivos de agotamiento de una demanda por infracción de patente contra proveedores de contenido. La invención se refiere a métodos y sistemas para alertar a los usuarios de teléfonos inteligentes sobre contenido que puede ser de su interés, por ejemplo, noticias de última hora. La invención funciona de la siguiente manera: un proveedor de contenido como el New York Times envía un mensaje de texto a los teléfonos inteligentes de sus suscriptores en línea. El mensaje puede consistir en un titular y la introducción a una historia, junto con un hipervínculo a la historia tal como está almacenada en la base de datos en línea del New York Times. Un suscriptor interesado en leer la historia hace clic en el enlace y, por lo tanto, hace que el navegador del teléfono inteligente recupere y muestre la historia.
La forma en que se redactaron las reivindicaciones es muy importante para el resultado. Hay dos tipos de reivindicaciones relevantes: un conjunto considera únicamente a los fabricantes de teléfonos inteligentes y las reivindicaciones describen únicamente los actos realizados en el teléfono inteligente (recibir señales, hacer clic en hipervínculos, etc.). El otro conjunto de reivindicaciones considera únicamente los actos que realizan los proveedores de contenido (enviar la alerta de mensaje de texto, almacenar la noticia, enviarla a través de Internet en respuesta a un clic en un hipervínculo, etc.). Por lo tanto, es posible infringir un conjunto de estas reivindicaciones de un solo actor sin infringir el otro.
El titular de la patente otorgó licencias a prácticamente todos los fabricantes de teléfonos inteligentes de los Estados Unidos en virtud del primer conjunto de patentes. Luego trató de otorgar licencias a los proveedores de contenido. Cuando algunos proveedores de contenido, incluido el New York Times, se negaron a obtener licencias en virtud del segundo conjunto de patentes, alegando que, en virtud de la doctrina del agotamiento, no necesitaban licencias, el titular de la patente los demandó. En lugar del patrón de hechos de "línea recta" descrito anteriormente para los casos de agotamiento anteriores, este caso tiene un patrón diferente, bidireccional. Diagramáticamente, el patrón de hechos de este tipo de caso es el siguiente:
P → lic(P1) → A, a
- El titular de la patente P concede al fabricante A una licencia en virtud de la patente P1 (las patentes de teléfonos inteligentes) para fabricar teléfonos inteligentes a que incorporen la invención patentada. A luego vende los teléfonos inteligentes a a los consumidores C.
A → a (P1) → C ← i (P2) ← B
- El proveedor de contenidos B envía alertas de noticias y contenido i a los consumidores C , practicando así el método reivindicado en la patente P2 (las patentes del proveedor de contenidos).
En apelación contra la sentencia sumaria del tribunal de distrito, el Circuito Federal sostuvo que la estructura del acuerdo de licencia de patentes evitaba la doctrina del agotamiento. El tribunal dictaminó que la doctrina del agotamiento sólo puede ser invocada por un "adquirente autorizado", es decir, alguien que compra el artículo patentado al titular de la patente o a su vendedor autorizado. El tribunal explicó esto con más detalle, utilizando una terminología ligeramente diferente:
[Es una] noción fundamental que el agotamiento levanta las restricciones legales para un adquirente autorizado. La doctrina nunca se ha aplicado a menos que, como mínimo, las alegaciones de infracción del titular de la patente... impliquen una infracción de las reivindicaciones alegadas por los adquirentes autorizados... En este caso, como se ha señalado, no es así, porque no se ha demostrado que la infracción de las reivindicaciones de contenido... requiera que los adquirentes de teléfonos móviles [autorizados] pongan en práctica esas reivindicaciones.
Como lo expresó el titular de la patente en su escrito, y el tribunal aceptó, "la doctrina del agotamiento protege únicamente la capacidad de un comprador (u otro poseedor legítimo) de un artículo para utilizarlo y venderlo". [59] Los proveedores de contenido no fueron partes de la transacción que desencadenó el agotamiento, que fue la venta de teléfonos inteligentes por parte de los fabricantes a los consumidores. La doctrina del agotamiento existe para proteger los intereses de los compradores, no de terceros. [60] El titular de la patente le dijo al Circuito Federal, y aparentemente estuvo de acuerdo, que la doctrina del agotamiento no inmuniza la conducta de los proveedores de contenido, "independientemente del efecto sobre la cantidad de contenido bajo licencia disponible para los teléfonos móviles de sus suscriptores". [61]
Además, las reivindicaciones de patentes licenciadas a los fabricantes (las P1 del diagrama anterior) no se ven infringidas por la conducta de los proveedores de contenido acusados de infracción. Su conducta infringe las reivindicaciones de patentes P2 que no fueron licenciadas a los fabricantes. La única venta en el caso fue la de los fabricantes de teléfonos inteligentes licenciados a los usuarios finales, y esa venta agotó únicamente las reivindicaciones P1 . El Circuito Federal dijo que el agotamiento no puede ocurrir en relación con las reivindicaciones de patentes no relacionadas. El tribunal agregó que los proveedores de contenido no habían demostrado que las reivindicaciones P1 licenciadas incorporaran sustancialmente la misma invención que las reivindicaciones de patentes P2 bajo las cuales se demandó a los proveedores de contenido, de modo que la doctrina de los casos Univis y Quanta no se aplica para ampliar el alcance del agotamiento.
Existe otra forma posible de analizar casos de este tipo, pero las partes no la plantearon y el tribunal no la abordó. Se trata de realizar un análisis de preclusión equitativa para determinar si los compradores de teléfonos inteligentes tenían expectativas razonables al momento de la compra y si el resultado alcanzado en el caso desvirtuó de manera injusta y sustancial los derechos que los compradores esperaban disfrutar, como resultado de la conducta del demandante. Se trata de un enfoque similar a uno de los que la Cámara de los Lores consideró en el caso British Leyland . [62]
Otros países reconocen doctrinas jurídicas comparables a la doctrina del agotamiento de la legislación de patentes de Estados Unidos.
En el caso Eli Lilly and Co. v. Apotex Inc. [63] , la Corte Suprema de Canadá adoptó el principio de que la venta de un artículo patentado agota el derecho del titular de la patente sobre ese artículo. [64] En el caso Eli Lilly , la Corte Suprema también adoptó la posición de que los compradores posteriores no están obligados por ninguna limitación contractual impuesta por el titular de la patente, a menos que se les informe de ellas en el momento de la venta: "las condiciones restrictivas impuestas por un titular de patente a un comprador o licenciatario no se aplican a los bienes a menos que se informen de ellas al comprador [posterior] en el momento de su adquisición". Este principio parece diferir un poco de la ley de patentes de los Estados Unidos, en la que informar de la restricción al comprador generalmente no tiene importancia. [65]
Aproximadamente el 60 por ciento de los litigios sobre patentes en Europa se llevan a cabo en tribunales alemanes. [66] La legislación alemana reconoce desde hace mucho tiempo la doctrina del agotamiento. [67] En el caso Fullplastverfahren , el Tribunal Supremo Federal de Alemania declaró:
La doctrina [del agotamiento] encuentra su justificación en el argumento de que el titular de los derechos que pone en circulación el producto producido bajo la aplicación del procedimiento protegido ha tenido la oportunidad de aprovechar las ventajas que le otorga la patente. [68]
Un comentarista afirma que la decisión del Tribunal Supremo Federal alemán en el caso Brochure Rock [69] exigiría un resultado contrario a los hechos del caso Quanta de los EE.UU. (analizado anteriormente). La venta de los chips no agotaría los derechos de patente de los sistemas informáticos que contienen los chips, de modo que en ese caso LG habría tenido derecho a un pago adicional de regalías de Quanta a pesar de la licencia de LG al fabricante de chips Intel. [70]
Sin embargo, una reciente decisión del Tribunal de Distrito de Düsseldorf [71] quizás apunte a una mayor similitud entre la legislación de patentes alemana y estadounidense. El caso tenía hechos casi idénticos a los del caso Quanta . El tribunal sostuvo que la venta del componente no agotaba los derechos de patente sobre el sistema porque, entre otras cosas, los componentes vendidos por los proveedores no hacían uso de las enseñanzas de la patente del sistema.
En cuanto a la aplicación de la doctrina del caso estadounidense Quanta , el Tribunal de Distrito de Düsseldorf afirmó que la justificación de una "doctrina de agotamiento ampliado" de este tipo sólo podía ser la de impedir que el titular de la patente disfrutara de las ventajas de la patente más de una vez, es decir, la "doble imposición" o "doble cobro". El tribunal dijo que ese peligro de doble cobro en diferentes etapas de la cadena de distribución y, por lo tanto, la justificación de una "doctrina de agotamiento ampliado" podría existir si, en una misma patente, existe una reivindicación sobre el dispositivo en su conjunto y una reivindicación sobre un componente individual del dispositivo en su conjunto. Ese no era el caso en este caso.
Podría existir una segunda base para una "doctrina de agotamiento ampliado" si el dispositivo en su conjunto y sus componentes individuales estuvieran protegidos por patentes diferentes (como en este caso), pero sólo cuando el concepto inventivo de las dos patentes fuera el mismo y estuviera sustancialmente incorporado en el componente. Pero eso no era así en este caso, como sí lo era en el caso Quanta . Éste es el punto de posible similitud con Quanta, pero se da enteramente en forma de obiter dicta ,
El tribunal dictaminó que el hecho de que el componente no tuviera un uso razonable excepto para fabricar el sistema patentado (como era el caso en el caso Quanta ) no importaba, porque eso planteaba una cuestión de licencia implícita en lugar de una cuestión de agotamiento. La licencia del fabricante del componente excluía expresamente cualquier licencia implícita de ese tipo en relación con el sistema (como en el caso Quanta ).
Jap Auto Products Kabushiki Kaisha y otro contra BBS Kraftfahrzeugtechnik AG; BBS contra Rashimex Japan Co. et al. , Hanrei Jiho 3 (n.º 1524) (23 de marzo de 1995), reproducido en 27 IIC 550 (1996) - BBS Wheels H y 21 AIPPI (Japanese Gr. Journal) 36 (1/1996)."La posibilidad del titular de la patente de recibir una compensación por la divulgación de la invención está limitada a una única oportunidad... No hay ninguna diferencia particular si la puesta en circulación se produce dentro del país o en el extranjero, ya que el mero hecho de cruzar fronteras nacionales no constituye una razón válida para permitir una segunda oportunidad de compensación por la divulgación de la invención".