Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc. , 976 F.2d 700 (Fed. Cir. 1992), [1] es una decisión del Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito Federal , en la que el tribunal pareció anular o limitar drásticamente muchos años de precedentes de la Corte Suprema de los Estados Unidos que afirmaban la doctrina del agotamiento de las patentes , por ejemplo en Bauer & Cie. v. O'Donnell . [2]
Según las opiniones del caso, el demandante Mallinckrodt era propietario de una patente sobre un dispositivo para dispensar una niebla radiactiva que se utilizaba para tomar radiografías pulmonares diagnósticas y para atrapar la niebla después de su uso. Mallinckrodt vendió el dispositivo a hospitales por unos 40 o 50 dólares. El personal del hospital cargaba el dispositivo con un fluido radiactivo adecuado para realizar un procedimiento de diagnóstico en un paciente, utilizaba el dispositivo y luego lo desechaba. Mallinckrodt etiquetaba los dispositivos que vendía con el aviso "Sólo para un solo uso". Como el dispositivo en sí costaba aproximadamente 10 dólares fabricarlo pero se vendía por cuatro o cinco veces esa cantidad, la mayor parte del precio de compra que los hospitales pagaron a Mallinckrodt aparentemente representaba el valor de la patente (o de la tecnología patentada). Este hecho aparentemente llevó a la demandada Medipart a entrar en el negocio del reciclaje, en el que Mallinckrodt no tenía ningún interés directo (eligió vender sólo dispositivos nuevos). Por una tarifa de reciclaje de 20 dólares, Medipart limpiaría uno de los dispositivos para un hospital, reemplazaría algunas piezas, sometería el dispositivo a radiación gamma para matar gérmenes y lo devolvería al hospital para su reutilización. Las opiniones del tribunal de distrito y del tribunal de apelaciones no respaldan la afirmación de que existía un problema de salud o seguridad. Sin embargo, Mallinckrodt afirmó ante el tribunal que "posibles consecuencias adversas, como la transmisión de enfermedades infecciosas" eran la razón para imponer la restricción contra la reutilización.
Como Medipart y los hospitales que trabajan con ella desafiaban la etiqueta de Mallinckrodt de "Uso único" y afectaban negativamente a su negocio, Mallinckrodt demandó a la empresa de reciclaje por violación de patente. Medipart solicitó entonces que se desestimara la demanda por violación de patente debido a la doctrina del agotamiento; el tribunal de distrito estuvo de acuerdo y dictó sentencia sumaria.
Mallinckrodt apeló y el Tribunal Federal de Apelaciones revocó la sentencia. Sostuvo que, a pesar de la amplitud del lenguaje de las decisiones de la Corte Suprema sobre el agotamiento, la regla aparentemente absoluta contra las restricciones posteriores a la venta a los clientes de los titulares de patentes debería aplicarse sólo a las fijaciones de precios y a los contratos de compraventa. En los casos que no implicaban fijaciones de precios o contratos de compraventa, como éste, los titulares de patentes tenían libertad para limitar el uso de los productos por parte de sus clientes siempre que las restricciones no obstaculizaran la competencia de manera tan grave que equivalieran a una violación de las normas antimonopolio.
El razonamiento del tribunal Mallinckrodt se desarrolla en los siguientes términos:
El fallo en el caso Mallinckrodt tenía dos puntos principales, que figuraban en decisiones posteriores del Circuito Federal. En primer lugar, la principal decisión era que los propietarios de patentes podían vender productos patentados con un aviso restrictivo y, por lo tanto, restringir la disposición de los productos por parte de los compradores, con la única excepción de la fijación de precios y las restricciones de vinculación . [3] Así, el tribunal de Mallinckrodt había dicho que, "a menos que la condición viole alguna otra ley o política (en el campo de las patentes, en particular la ley antimonopolio o de abuso)", los titulares de patentes disfrutaban de libertad contractual para imponer restricciones posteriores a la venta a los clientes en virtud de una regla de la razón. "El criterio apropiado" para determinar los límites de esta libertad para imponer restricciones, según el Circuito Federal, "es si la restricción [del titular de la patente o del licenciante] está razonablemente dentro de la concesión de la patente, o si el titular de la patente se ha aventurado más allá de la concesión de la patente y ha incurrido en un comportamiento que tiene un efecto anticompetitivo no justificable en virtud de la regla de la razón". [4]
El segundo aspecto se refería al uso indebido de las patentes. Según el tribunal, las pruebas jurídicas para las restricciones posteriores a la venta y para el uso indebido eran similares, fuera del ámbito de la vinculación y la fijación de precios: "Para sostener una defensa basada en el uso indebido que implique un acuerdo de licencia que la Corte Suprema no haya considerado per se anticompetitivo, una determinación fáctica debe revelar que el efecto general de la licencia tiende a restringir la competencia de manera ilícita en un mercado relevante adecuadamente definido". [5]
Otras decisiones del Circuito Federal siguieron el fallo sobre el caso de uso indebido de Mallinckrodt . [6]
Hasta la decisión Mallinckrodt del Circuito Federal , una línea ininterrumpida de precedentes de la Corte Suprema y de tribunales inferiores sostenía que el derecho de patente del titular de la patente sobre un producto que vendía (o que vendía un licenciatario autorizado para realizar una venta) finalizaba en el punto de venta. [7] En consecuencia, un cliente no cometía una infracción de patente al desobedecer un aviso, contrato u otra limitación de "control remoto" que el titular de la patente intentaba imponer sobre el uso de los bienes que había vendido al cliente. El fundamento de la Corte Suprema en los casos de doctrina de agotamiento fue que los compradores adquirían un derecho de propiedad ilimitado sobre los productos patentados y que era incompatible con ese derecho de propiedad que el titular de la patente controlara cómo los compradores usaban o desechaban los productos una vez que se habían convertido en propiedad de los compradores. El razonamiento jurídico en todas estas decisiones comienza con ese principio, y el resto del análisis consiste en aplicarlo a los hechos particulares. Sin embargo , hasta la decisión de la Corte Suprema de 2008 en el caso Quanta , la decisión Mallinckrodt del Circuito Federal reemplazó la línea anterior de casos de agotamiento.
Se ha observado que, de acuerdo con la doctrina del caso Mallinckrodt , el titular de una patente puede vender su producto patentado con un aviso legalmente efectivo que prohíba a los compradores participar en cualquiera de las siguientes conductas: [8]
La doctrina Mallinckrodt del Circuito Federal no ha evitado las críticas por supuestamente enunciar normas jurídicas que contradicen las decisiones de la Corte Suprema. Así, en 2007, el Procurador General de los Estados Unidos presentó un escrito amicus curiae en Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc. [ 9], afirmando, en cuanto al primer punto, que "la prueba adoptada por el Circuito Federal en Mallinckrodt refleja, por lo tanto, un malentendido fundamental del papel y el alcance de la doctrina del agotamiento de las patentes... El enfoque del tribunal de apelaciones no puede conciliarse con esos precedentes [de la Corte Suprema]", [10] y, de manera más general, que la opinión del Circuito Federal en Quanta basada en Mallinckrodt "se basa en la misma comprensión errónea del agotamiento de las patentes que impregna el enfoque del Circuito Federal en esta área del derecho". [11]
El efecto de Mallinckrodt puede haber sido limitado por la decisión de 2008 de la Corte Suprema en Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc. , que reafirmó ampliamente la doctrina del agotamiento sin mencionar a Mallinckrodt . Sin embargo, es demasiado pronto para afirmar cuál será el impacto de Quanta en la doctrina Mallinckrodt .
En abril de 2015, el Circuito Federal solicitó de oficio la presentación de informes y la participación de un amicus curiae en una consideración en pleno sobre si se debía revocar la sentencia Mallinckrodt a la luz de la reciente decisión de la Corte Suprema en el caso Quanta . El tribunal ordenó:
A la luz de Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc. , 553 US 617 (2008), ¿debería este tribunal revocar Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc. , 976 F.2d 700 (Fed. Cir. 1992), en la medida en que dictaminó que una venta de un artículo patentado, cuando la venta se realiza bajo una restricción que de otro modo es legal y está dentro del alcance de la concesión de la patente, no da lugar al agotamiento de la patente? [12]
El Circuito Federal reafirmó luego el caso Mallinckrodt, pero el 2 de diciembre de 2016, la Corte Suprema concedió el certiorari . [13] El caso se discutió en 2017 y se decidió en junio de 2017; la Corte Suprema rechazó enfáticamente la aplicación de los derechos de patente posteriores a la venta, desaprobando así la decisión en Mallinckrodt . [14]