Un registro de uso concurrente , en la legislación de marcas de los Estados Unidos , es un registro de marca federal de la misma marca a nombre de dos o más partes no relacionadas , y cada parte tiene un registro limitado a un área geográfica distinta. Este tipo de registro se logra mediante la presentación de una solicitud de uso concurrente (o mediante la conversión de una solicitud existente en una solicitud de uso concurrente) y luego prevaleciendo en un procedimiento de uso concurrente ante la Junta de Apelaciones y Juicios de Marcas ("TTAB"), que es un organismo judicial dentro de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos ("USPTO"). Se puede presentar una solicitud de uso concurrente con respecto a una marca que ya está registrada o que está siendo utilizada por otra parte, pero se puede permitir que siga adelante basándose en la afirmación de que el uso existente puede coexistir con el nuevo registro sin causar confusión al consumidor.
La autoridad para este tipo de registro se establece en la Ley Lanham , que permite el registro por uso concurrente cuando el solicitante del uso concurrente adoptó de buena fe la marca antes de que el titular del registro presentara una solicitud de registro. Estos registros se logran más comúnmente mediante un acuerdo entre las partes involucradas, aunque la USPTO aún debe determinar que no se causará confusión.
La autoridad de la USPTO para emitir un registro de uso concurrente está establecida en la Ley Lanham , sección 2 (d), promulgada en 1947 y codificada en 15 USC § 1052, que establece en la parte pertinente:
Siempre que el Director determine que no es probable que se produzca confusión , error o engaño como resultado del uso continuado por más de una persona de las mismas marcas o marcas similares en condiciones y limitaciones en cuanto al modo o lugar de uso de las marcas o de los productos en los que se utilizan dichas marcas o en relación con ellos, se podrán expedir registros concurrentes a dichas personas cuando hayan adquirido derecho a utilizar dichas marcas como resultado de su uso legal concurrente en el comercio antes de
- (1) la primera de las fechas de presentación de las solicitudes pendientes o de cualquier registro emitido bajo esta Ley;
- (2) el 5 de julio de 1947, en el caso de registros emitidos previamente bajo la Ley del 3 de marzo de 1881 o del 20 de febrero de 1905, y que continúan en pleno vigor y efecto en esa fecha; o
- (3) 5 de julio de 1947, en el caso de solicitudes presentadas bajo la Ley del 20 de febrero de 1905 y registradas después del 5 de julio de 1947.
No se exigirá el uso anterior a la fecha de presentación de una solicitud o registro pendiente cuando el titular de dicha solicitud o registro consienta la concesión de un registro concurrente al solicitante. El Director también podrá expedir registros concurrentes cuando un tribunal de jurisdicción competente haya determinado definitivamente que más de una persona tiene derecho a utilizar la misma marca o marcas similares en el comercio . Al expedir registros concurrentes, el Director prescribirá condiciones y limitaciones en cuanto al modo o lugar de uso de la marca o de los productos en relación con los cuales dicha marca esté registrada para las respectivas personas.
Mediante estas disposiciones, la Ley impone efectivamente tres requisitos a las marcas para las que un solicitante posterior pretende un registro de uso concurrente:
El estatuto codifica esencialmente la doctrina Tea Rose-Rectanus , establecida por la Corte Suprema de los Estados Unidos en dos casos decididos en 1916 y 1918. [1] La Corte había establecido en esos casos que un usuario menor de una marca que está geográficamente alejado del usuario mayor de la marca puede establecer prioridad sobre el reclamo de un usuario mayor sobre la marca en el área del usuario menor.
Cualquier parte puede limitar voluntariamente el alcance geográfico de su solicitud y conceder a la otra parte los derechos sobre un territorio geográfico diferente. [2] Una solicitud de uso concurrente no puede presentarse basándose en la intención de una parte de usar una marca, sino que debe basarse en el uso real en el comercio. [3] La solicitud de uso concurrente debe identificar a todas las demás partes que tienen derecho a usar la marca y proporcionar los nombres y direcciones de las partes identificadas. [4] En lugar de hacer la afirmación habitual de que ninguna otra parte tiene derecho a usar la marca, el solicitante debe afirmar que ninguna otra parte "excepto según lo especificado en la solicitud" tiene tal derecho. [4]
Cuando dos o más solicitudes sin restricciones geográficas estén pendientes al mismo tiempo y todavía no se haya emitido ningún registro, la USPTO procederá con la solicitud más antigua y pondrá todas las solicitudes posteriores en espera de una determinación sobre la más antigua. [5]
Según los términos de la Ley, las fechas críticas con respecto al registro concurrente son la fecha del primer uso del solicitante y la fecha de presentación más temprana de cualquier otro solicitante de registro. En otras palabras, como establece el Manual de Procedimiento de la Junta de Apelaciones y Juicios de Marcas ("TBMP"), "una solicitud que busque un registro concurrente a través de un procedimiento de uso concurrente normalmente debe indicar una fecha de primer uso en el comercio anterior a la fecha de presentación más temprana de la(s) solicitud(es)... involucradas en el procedimiento". [6]
La Ley Lanham exige que el uso que el solicitante haga en el comercio debe haber sido lícito. La TTAB (y su predecesora, la Corte de Apelaciones de Aduanas y Patentes de los Estados Unidos ("CCPA")) ha interpretado que esto significa que el uso que el solicitante haga no debe haber infringido el uso que la otra parte haya hecho en el momento en que el solicitante adoptó su marca. Por lo tanto, un posible escollo al que se enfrenta el solicitante es que "[g]eneralmente, surgen derechos concurrentes cuando una parte, de buena fe y sin conocimiento del uso que una parte anterior había hecho en otra área geográfica, adopta y utiliza la misma marca o una marca similar para los mismos bienes o servicios o productos similares dentro de su propia área geográfica". [7]
El mero hecho de que el uso de un solicitante fuera geográficamente remoto respecto del uso de un titular del registro o de otro oponente no establece buena fe, ya que "los tribunales generalmente han sostenido que la defensa del uso remoto... no está disponible cuando el usuario posterior adopta una marca sustancialmente idéntica en un área geográfica remota con pleno conocimiento del uso previo del usuario anterior en otro lugar". [8] Sin embargo, la TTAB también ha sostenido anteriormente que "el mero conocimiento de la existencia del usuario anterior no debería, por sí mismo, constituir mala fe". [9]
Los factores con los que la TTAB evalúa la probabilidad de confusión se establecieron en In re EI du Pont de Nemours & Co. , [10] y se conocen comúnmente como los " factores du Pont ".
Los trece factores de du Pont son:
En muchos casos, sólo unas pocas de las categorías serán aplicables a los hechos del caso ante la TTAB.
Los procedimientos para obtener dicho registro se establecen en el Capítulo 1100 del TBMP. Se inician cuando se presenta una solicitud de uso concurrente ante la USPTO, que iniciará un procedimiento de uso concurrente para determinar si el solicitante tiene derecho a dicho registro. Una solicitud existente a la que se le ha denegado el registro debido a un conflicto con una marca existente puede convertirse en una solicitud de uso concurrente contra esa marca existente. En cualquier caso, el solicitante debe afirmar que su marca se utilizó en el comercio antes de que el propietario del registro existente, llamado el "registrador principal", hubiera presentado su propia solicitud de registro. El solicitante también debe demostrar que ambas marcas pueden usarse en sus áreas geográficas específicas sin causar una probabilidad de confusión .
La USPTO se pondrá en contacto con el titular del registro anterior para informarle de la reclamación contra su marca. El procedimiento en el que se determinan los respectivos derechos de las partes es como un juicio en el que el solicitante debe presentar pruebas que demuestren que adoptó la marca de buena fe, que la adoptó antes de la fecha de registro del titular del registro anterior y que no es probable que se produzca una confusión. El titular del registro anterior puede presentar pruebas en contrario, a fin de evitar la pérdida de control sobre el uso de la marca registrada en el territorio reclamado por el solicitante. Ambas partes pueden presentar pruebas en forma de solicitudes de admisión , interrogatorios , solicitudes de producción y declaraciones . Al igual que en un juicio normal, la TTAB puede tener que resolver disputas sobre si las solicitudes de pruebas son demasiado amplias y si las respuestas a las pruebas son inadecuadas.
En un procedimiento de este tipo, el titular de la marca registrada con mayor antigüedad tiene amplios incentivos para oponerse a la concesión de un registro de uso concurrente, porque se presume que una marca registrada se aplica en todo Estados Unidos. Por lo tanto, la concesión de un registro de uso concurrente priva al titular de la marca registrada de cierto territorio geográfico del control exclusivo.
Como lo indica el artículo 1052 (d) del título 15 del Código de los Estados Unidos, también se puede emitir un registro de uso concurrente "cuando un tribunal de jurisdicción competente haya determinado finalmente que más de una persona tiene derecho a utilizar la misma marca o marcas similares en el comercio". Como cuestión de derecho, la TTAB emitirá dicho registro de conformidad con una orden judicial que establezca que un solicitante tiene derecho a utilizar su marca en una determinada zona geográfica. Cuando un tribunal ha emitido una orden de ese tipo, no es necesario un procedimiento de uso concurrente, ya que ya se han obtenido pruebas en el procedimiento judicial y ya se han determinado los derechos de las partes.
La mayoría de los procedimientos de uso concurrente dan lugar a un acuerdo legal entre las partes. [12] Con frecuencia, una de las partes renunciará a su reclamación de uso concurrente y, en su lugar, recibirá una licencia de marca de la otra parte. En otras situaciones, cada parte puede acordar limitaciones geográficas en su uso de la marca en cuestión, que la TTAB respetará si el acuerdo estipula hechos que demuestren que no es probable que haya confusión. Una ventaja de un acuerdo de este tipo es que las partes pueden acordar términos que van más allá del alcance de la decisión de la TTAB, como restricciones específicas en el tiempo y lugar de la publicidad, o modificaciones en la apariencia de cualquiera de las marcas. Sin embargo, independientemente del acuerdo alcanzado, la TTAB debe realizar una constatación independiente de que no es probable que se produzca confusión entre los consumidores a partir del registro de uso concurrente. Incluso si ambas partes afirman que no es probable que haya confusión, la TTAB puede realizar determinaciones de hecho que demuestren que es probable que haya confusión y denegar el registro al usuario menor de la marca.
Un factor fundamental para evaluar la probabilidad de confusión en tales circunstancias "es si las partes cuyas marcas están en cuestión han acordado, de alguna forma, memorizar métodos para evitar la confusión". [13] En ese caso, el tribunal sostuvo que ese acuerdo "se analiza a la luz de los intereses de las partes y del mercado prevaleciente", y agregó:
El peso que debe darse a los acuerdos más detallados debe ser sustancial. Por lo tanto, cuando quienes están más familiarizados con el uso en el mercado y más interesados en evitar la confusión celebran acuerdos diseñados para evitarla, la balanza de la evidencia está claramente inclinada. Es al menos difícil mantener una visión subjetiva de que se producirá confusión cuando los directamente interesados dicen que no ocurrirá. Una mera suposición de que es probable que haya confusión rara vez prevalecerá contra la evidencia incontrovertible de quienes están en la línea de fuego de que no es así. [14]
Además, la emisión de registros de uso concurrente no necesariamente impide a ninguna de las partes realizar publicidad u otras actividades que puedan resultar en la publicación incidental de la marca de un registrante en el territorio del otro registrante. En el caso de Amalgamated Bank , el Circuito Federal consideró aceptable una cláusula en el acuerdo que establecía que "nada en este acuerdo impedirá a Amalgamated New York realizar publicidad que pudiera ingresar en el Estado de Illinois o tratar con clientes que se encuentren en el Estado de Illinois". [15] Los tribunales han sostenido de manera similar que un registro de uso concurrente no impide a ninguna de las partes realizar publicidad en Internet , en particular cuando el usuario junior incluye una exención de responsabilidad de algún tipo en su sitio web .
Un registro de uso concurrente puede ser muy detallado en las divisiones geográficas establecidas. Por ejemplo, puede permitir que una parte sea titular del derecho a utilizar una marca dentro de un radio de cincuenta millas alrededor de un puñado de ciudades o condados seleccionados, mientras que la otra parte es titular del derecho a utilizar la misma marca en cualquier otro lugar del país. Incluso puede dividir los derechos de uso de una marca dentro de una ciudad en particular en función de las carreteras u otros puntos de referencia de esa ciudad.
La TTAB describe sucintamente su análisis territorial en Weiner King, Inc. v. Wiener King Corp. : [ 16]
En cuanto a la cuestión fundamental de este caso, es decir, quién obtiene qué territorio, este tribunal ha sugerido ciertos criterios que son útiles para resolver esta cuestión. En In re Beatrice Foods Co. ... este tribunal señaló que el uso real en un territorio no era necesario para establecer derechos en ese territorio, y que la investigación debería centrarse en (1) la actividad comercial anterior de la parte; (2) la expansión anterior o la falta de ella; (3) el dominio de áreas contiguas; (4) la expansión actualmente planificada; y, cuando corresponda, (5) la posible penetración en el mercado por medio de productos traídos de otras áreas.
La TTAB ha determinado que en los procedimientos de uso concurrente, "el área para la cual se solicita el registro es generalmente más extensa que el área en la cual el solicitante está realmente usando la marca". [7] "Como regla general, un usuario anterior de una marca tiene derecho a un registro que cubra la totalidad de los Estados Unidos, limitado únicamente a la medida en que el usuario posterior pueda demostrar que no existe probabilidad de confusión y que tiene derechos concurrentes en su área de uso real, además de su área de expansión natural". [17]
Entre usuarios concurrentes y legítimos de la misma marca en mercados geográficamente separados, el titular del registro anterior tiene derecho a mantener su registro al menos para aquellas áreas de mercado en las que esté utilizando la marca. Sin embargo, el titular del registro anterior no siempre mantiene el derecho a utilizar la marca en territorios que aún no estén ocupados por ninguna de las partes. En Pinocchio's Pizza , por ejemplo, el primer solicitante (pero el usuario menor de la marca en el comercio) poseía un pequeño restaurante en Maryland y no había expresado planes de expansión, mientras que el segundo solicitante (pero el usuario anterior de la marca en el comercio) poseía varios restaurantes en Texas y estaba planeando una expansión agresiva. La TTAB sostuvo que "el propósito del estatuto se cumple mejor otorgando [al segundo] solicitante un registro para todos los Estados Unidos, excepto para el área comercial del titular". Por lo tanto, la TTAB restringió el registro del primer solicitante para permitir el uso exclusivo en Maryland y dentro de las 50 millas del restaurante del primer solicitante en áreas que cruzan hacia otros estados.
Además, aunque la regla general establece que los registros respectivos deben abarcar la totalidad de los Estados Unidos, las partes en un procedimiento pueden resolver la cuestión de los derechos territoriales de forma que quede totalmente descubierta alguna parte del país. En un procedimiento controvertido en el caso Beatrice Foods Co. , el tribunal sostuvo que el usuario anterior de una marca tenía derecho a un registro que abarcara la totalidad de los Estados Unidos, fuera del área de uso real del usuario posterior. Sin embargo, el tribunal continuó diciendo:
Lo anterior no pretende dar a entender que la Oficina de Patentes esté obligada a emitir registros que cubran la totalidad de los Estados Unidos en todas las circunstancias. Ciertamente, el solicitante o los solicitantes siempre pueden pedir registros restringidos territorialmente. Además, al cumplir con el deber del Comisionado en virtud de la cláusula del § 2(d) de determinar si es probable que se produzca confusión, error o engaño como resultado del uso simultáneo continuo de una marca por dos o más partes, se puede sostener que dicha probabilidad se evitará únicamente cuando a cada parte se le conceda un territorio muy limitado y partes de los Estados Unidos no se concedan a ninguna. [18]
Los pocos tribunales que han considerado las implicaciones antimonopolio del registro de uso concurrente han determinado que no plantea ninguna violación de las leyes antimonopolio. Si bien se considera una violación de dichas leyes que las empresas acuerden dividir territorios geográficos para la venta de bienes, los acuerdos de uso concurrente que dividen territorios de marcas están específicamente previstos por el Congreso. Además, incluso con un acuerdo de ese tipo en vigor, una empresa puede seguir vendiendo productos de la competencia en el territorio de marca de otra empresa, siempre que la parte intrusa venda ese producto con una marca diferente. [19]
La disponibilidad de un registro de uso concurrente no se invoca comúnmente, incluso cuando el solicitante podría tener una excelente oportunidad de demostrar la existencia de mercados geográficamente distintos. Los procedimientos ante la TTAB, como los procedimientos ante cualquier tribunal, pueden ser costosos y llevar mucho tiempo. Un procedimiento de uso concurrente impugnado puede durar dos o tres años antes de la resolución de una reclamación, y el resultado seguirá siendo incierto hasta el final. El resultado del procedimiento estará sujeto entonces a una apelación ante el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito Federal , o a una impugnación colateral en un Tribunal de Distrito de los Estados Unidos .
Tal vez el ejemplo más notable de un registro de uso concurrente continuo es el de Holiday Inn . Aunque la cadena nacional posee numerosos registros de marca, hay un registro para un "Holiday Inn" no relacionado que está "restringido al área que comprende la ciudad de Myrtle Beach , Carolina del Sur ". El hotel Myrtle Beach había utilizado ese nombre desde la década de 1940 e inició un procedimiento de uso concurrente en 1970. Mientras este procedimiento estaba pendiente, la cadena nacional inició una acción en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos. El procedimiento de uso concurrente se suspendió durante la tramitación del litigio federal, que resultó en una sentencia en 1973 que autorizaba al hotel Myrtle Beach a utilizar una marca de servicio distintiva y no infractora Holiday Inn dentro de la ciudad de Myrtle Beach. [20] El procedimiento de uso concurrente se reanudó y, en 1976, el Tribunal de Apelaciones de Aduanas y Patentes de los Estados Unidos otorgó al hotel Myrtle Beach un registro de marca federal. [21]
Incluso cuando se emite un registro de uso concurrente, las partes pueden llegar a un acuerdo en virtud del cual una de ellas renunciará a su registro. En algunos casos, una de las partes simplemente dejará de usar la marca en favor de una nueva marca y el registro caducará. En otros casos, la empresa más grande acabará adquiriendo la más pequeña.
Una última observación es que el registro de uso concurrente se ideó antes de la llegada de Internet, lo que sirve para reducir las distinciones geográficas entre vendedores. John L. Welch, un abogado formado en Harvard que escribe un conocido blog sobre los procedimientos de la TTAB, ha señalado que "los procedimientos enérgicamente impugnados pueden dejar claro que los registros de uso concurrente son, en esta era de Internet , una especie en extinción". [22]