En los Estados Unidos , una patente válida otorga a su propietario el derecho de excluir a otros de practicar la invención reivindicada en esa patente. Una persona que practica esa invención sin el permiso del titular de la patente infringe esa patente.
Más específicamente, se produce una infracción cuando el demandado ha fabricado, utilizado, vendido, ofrecido a vender o importado una invención infractora o su equivalente . [1]
No se podrá iniciar ninguna acción por infracción hasta que se haya expedido la patente. Sin embargo, la protección previa a la concesión está disponible según 35 USC § 154 (d), que permite al propietario de una patente obtener una compensación razonable por regalías por ciertas actividades infractoras que ocurrieron antes de la fecha de emisión de la patente. Este derecho a obtener una indemnización provisional requiere que el titular de una patente demuestre que (1) las actividades infractoras ocurrieron después de la publicación de la solicitud de patente, (2) las reivindicaciones patentadas son sustancialmente idénticas a las reivindicaciones de la solicitud publicada, y (3) la el infractor tuvo "aviso real" de la solicitud de patente publicada.
En 2015, el 45% de todos los casos de patentes se presentaron en el Distrito Este de Texas en Marshall , y el 28% de todos los casos de patentes se presentaron ante James Rodney Gilstrap , ya que este tribunal era conocido por favorecer a los demandantes y por su experiencia en demandas de patentes. [2]
Una persona infringe directamente una patente al fabricar, utilizar, ofrecer vender, vender o importar a los EE. UU. cualquier invención patentada, sin autorización, durante la vigencia de la patente. [3]
Si bien la Ley de Patentes de los Estados Unidos no distingue directamente la infracción "directa" e "indirecta", se ha vuelto habitual describir la infracción según 35 USC § 271 (a) como infracción directa, mientras que agrupa 35 USC § 271 (b) y 35 USC § 271(c) juntas como formas "indirectas" de infringir una patente. [4] A diferencia de la infracción directa, que no requiere conocimiento de la patente ni ninguna intención de infringir, la infracción indirecta sólo puede surgir cuando el infractor indirecto acusado tiene al menos cierto conocimiento e intención con respecto a la patente y la infracción. [4]
35 USC § 271(b) crea un tipo de infracción indirecta descrita como "inducción activa de infracción", mientras que 35 USC § 271(c) crea responsabilidad para quienes han contribuido a la infracción de una patente. Ambos tipos de infracción indirecta sólo pueden producirse cuando efectivamente ha habido una infracción directa de la patente. [5] Sin embargo, los tribunales pueden determinar que ha habido una infracción directa simplemente a partir de pruebas circunstanciales de que debe haber habido al menos un caso en el que el incentivo o contribución dio lugar a la práctica del arte patentado. [6]
35 USC § 271(b) cubre situaciones en las que uno induce activamente la infracción de una patente alentando, ayudando o provocando de otro modo que otra persona o entidad infrinja una patente. Un potencial inductor debe realmente conocer la patente y tener la intención de que sus acciones resulten en que un tercero infrinja esa patente. [4]
35 USC § 271(c), o "infracción contributiva", se activa cuando un vendedor proporciona una pieza o componente que, si bien no infringe ninguna patente, tiene un uso particular como parte de alguna otra máquina o composición que está cubierta por una patente. [4] Sin embargo, si existen otros usos válidos para el producto, o si es "un artículo básico o producto comercial adecuado para un uso sustancial no infractor", es probable que el vendedor no haya contribuido a la infracción de un tercero según 35 USC § 271 ( C).
Las dos defensas más comunes ante una reclamación por infracción de patente son la no infracción y la nulidad. La defensa de no infracción es que al menos un elemento de una reivindicación afirmada no está presente en el producto acusado (o en el caso de una reivindicación de método, que al menos un paso no se ha realizado). La defensa de nulidad es un contraataque a la propia patente, es decir, a la validez de la patente o de las reivindicaciones supuestamente infringidas. La jurisprudencia proporciona otras defensas, como la doctrina de la primera venta , el derecho a reparar y la inaplicabilidad por conducta inequitativa .
En el caso de una patente de procedimiento médico expedida después de 1996, un infractor estadounidense también puede presentar una defensa legal de puerto seguro ante la infracción.
Existe un puerto seguro para la investigación realizada con fines "puramente filosóficos", pero la investigación dirigida a fines comerciales no tiene un puerto seguro, a menos que la investigación esté dirigida a obtener la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para la introducción de una versión genérica de un medicamento patentado (consulte Exención de investigación y Ley Hatch-Waxman ). [7]
Según 35 USC § 284, el propietario de una patente tiene derecho a "una indemnización adecuada para compensar la infracción, pero en ningún caso inferior a una regalía razonable ". [8] El lucro cesante resultante de la infracción de su patente también es indemnizable. La razonabilidad está determinada por las prácticas estándar de la industria particular más relevante para la invención, así como por cualquier otro historial de regalías relevante o similar del titular de la patente. La pérdida de beneficios se determina mediante un análisis "de no ser por" (por ejemplo, "Mi cliente habría obtenido X dólares de beneficio si no hubiera sido por la infracción de la patente del cliente").
Si se determina que un infractor ha infringido deliberadamente una patente (es decir, infracción "deliberada"), se pueden conceder daños "incrementados" de hasta tres veces los daños encontrados o evaluados. También se pueden imponer honorarios legales, según 35 USC § 285, si el caso se considera "excepcional". La voluntariedad se determina a partir del "conocimiento del actor en el momento de la conducta impugnada". En apelación, el estándar de revisión es el abuso de discreción . [9]
También se puede prohibir al infractor que siga infringiendo la patente, incluso hasta el punto de verse obligado a retirar del mercado un producto infractor.
Hasta el caso de la Corte Suprema de 2006 de eBay contra MercExchange , [10] los demandantes solicitaron rutinariamente, y obtuvieron, mandamientos judiciales que prohibían la infracción de sus patentes. Después de 2006, las medidas cautelares fueron mucho más difíciles de obtener, lo que dejó a los demandantes buscar soluciones sólo por daños y perjuicios. Debido a que las patentes duran muchos años, es común que las demandas concluyan antes de que finalice el plazo de la patente. Esto ha abierto la cuestión de si, y en qué medida, un tribunal debería elaborar un remedio que incluya una regalía por la actividad infractora que aún no ha ocurrido, pero que probablemente ocurrirá en el futuro inmediato si el infractor continúa con esta actividad infractora. Según un artículo de 2009 del Abogado Federal , [11] los tribunales han estado dispuestos a conceder tales recursos en los casos apropiados.
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