Existen cuatro requisitos primordiales para que se conceda una patente según la legislación de patentes del Reino Unido. En primer lugar, debe haber existido una invención . Esa invención debe ser novedosa , inventiva y susceptible de aplicación industrial . (Véase Patentabilidad .)
Las leyes de patentes del Reino Unido y de toda Europa especifican una lista no exhaustiva de elementos excluidos que no se consideran invenciones en la medida en que una solicitud de patente se relacione con el elemento excluido como tal. Esta lista incluye programas para computadoras .
A pesar de ello, la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido (UKIPO) concede regularmente patentes a invenciones que se implementan parcial o totalmente en software. El Tribunal de Apelación ha decidido en qué medida debe hacerse esto según la legislación actual y el enfoque que debe utilizarse para evaluar si una solicitud de patente describe una invención . El enfoque del Reino Unido es bastante diferente al de la Oficina Europea de Patentes (OEP), aunque "no debería haber una diferencia significativa en el resultado". [1]
A nivel mundial, el grado en que la legislación de patentes debería permitir la concesión de patentes relacionadas con software (a menudo denominadas " patentes de software ") es controvertido y también objeto de acalorados debates (véase Debate sobre patentes de software ).
Aunque es un requisito implícito de la Sección 1(1) de la Ley de Patentes del Reino Unido (1977) que las patentes sólo deben concederse para invenciones, "invención" no está definido en ninguna parte de la Ley.
En cambio, el artículo 1(2) de la Ley de Patentes establece una lista no exhaustiva de "cosas" que no se consideran invenciones. En esta lista se incluye "un programa de ordenador". Sin embargo, estas cosas sólo pueden considerarse invenciones "en la medida en que una patente o una solicitud de patente se relacione con esa cosa como tal".
El artículo 52(2) del Convenio sobre la Patente Europea (CPE) [2] incluye una lista ligeramente diferente de no invenciones, aunque sí figuran los "programas para ordenadores". El artículo 52(3) del CPE establece que la patentabilidad de la materia o las actividades identificadas queda excluida "únicamente en la medida en que una solicitud de patente europea o una patente europea se refiera a dicha materia o actividades como tales".
La redacción de la Ley de Patentes es ligeramente diferente a la del artículo 52 del CPE, pero los tribunales del Reino Unido han considerado que, puesto que el propósito del artículo 1 de la Ley de Patentes era transponer los requisitos del artículo 52 del CPE a la legislación del Reino Unido, no deben tenerse en cuenta las diferencias entre el CPE y la Ley de Patentes. Por lo tanto, el texto del CPE en sí debe considerarse definitivo.
Otras cosas que no se consideran invenciones incluyen métodos matemáticos y esquemas, reglas y métodos para realizar actos mentales, jugar o hacer negocios. Estas categorías excluidas adicionales a menudo se superponen con la exclusión de los programas de computadora, ya que pueden ponerse en práctica utilizando una computadora.
La jurisprudencia en el Reino Unido relativa a la materia excluida en general, y a los programas informáticos en particular, tiene una historia un tanto esporádica. Durante ocho años, el caso principal en el Reino Unido sobre si una patente o una solicitud de patente que implicaba el uso de un programa informático se relacionaba con una invención, o si se relacionaba más bien con un programa informático "como tal", fue la sentencia sobre la solicitud de Fujitsu de 1997. [3]
Recién en 2005, en la sentencia sobre las solicitudes de CFPH LLC [4] , los tribunales del Reino Unido volvieron a considerar en detalle la cuestión de la materia excluida. Mientras tanto, la práctica de la OEP y la UKIPO había divergido significativamente. En cierto modo, esta sentencia acercó la legislación del Reino Unido a la práctica de la OEP, pero también criticó la dependencia de la OEP de parafrasear las exclusiones de la patentabilidad bajo el título general de "técnicas".
Posteriormente, en octubre de 2006, el Tribunal de Apelación escuchó su primer caso relacionado con la validez de programas informáticos en nueve años y dictó sentencia sobre el asunto Aerotel v Telco y la solicitud de Macrossan . Esta sentencia reafirmó el razonamiento del caso Fujitsu y una vez más alejó la práctica de la UKIPO de la de la EPO.
La demanda de Fujitsu fue examinada por el Tribunal de Apelación en 1997. El caso en cuestión había sido rechazado por la UKIPO y por el juez Laddie en apelación ante el Tribunal Superior . El juez Aldous escuchó la apelación ante el Tribunal de Apelación y su sentencia es notable por varias razones:
La invención reivindicada por Fujitsu era una nueva herramienta para modelar estructuras cristalinas en un ordenador. Un científico que deseara investigar qué resultaría si fabricara un nuevo material consistente en una combinación de dos compuestos existentes introduciría en el ordenador datos que representaran esos compuestos y cómo debían unirse. A continuación, el ordenador generaría y visualizaría automáticamente la nueva estructura utilizando los datos suministrados. Anteriormente, el mismo efecto sólo se podía conseguir montando modelos de plástico a mano, una tarea que llevaba mucho tiempo. Por tanto, la invención reivindicada era ciertamente nueva y útil , pero el hecho de que la misma tarea se pudiera conseguir manualmente en el pasado fue la ruina de la solicitud. Como se reivindicaba, la invención no era más que un ordenador convencional que mostraba automáticamente una estructura cristalina mostrada gráficamente en una forma que en el pasado se habría producido como modelo. El único avance expresado en las reivindicaciones era el programa informático que permitía representar la estructura combinada más rápidamente. Por tanto, la nueva herramienta no aportaba nada que fuera más allá de las ventajas normales que se obtienen mediante el uso de un programa informático. Por tanto, no había ninguna contribución técnica y la solicitud fue rechazada por ser un programa informático como tal.
En 2002, el Tribunal de Apelación examinó el caso Menashe Business Mercantile Limited v William Hill Organisation Limited [5]. El caso en cuestión se relacionaba con el EP 0625760 y una cuestión preliminar de infracción. El tribunal nunca examinó cuestiones de validez.
Este caso es importante porque considera las cuestiones relacionadas con la infracción de invenciones implementadas por computadora cuando la computadora que ejecuta el método reivindicado está fuera del Reino Unido, pero una persona dentro del Reino Unido está haciendo uso de la invención.
La invención reivindicada requería la existencia de un ordenador central o servidor. Según la sentencia, no importaba dónde estuviera situado el ordenador central. Podía estar en el Reino Unido, en un satélite o incluso en la frontera entre dos países. Su ubicación no era importante para el usuario de la invención ni para el sistema de juego reivindicado. En ese sentido, existía una diferencia real entre el sistema de juego reivindicado y una máquina normal. Por tanto, el juez consideró que sería erróneo aplicar las antiguas ideas de ubicación a invenciones del tipo en cuestión. A una persona que se encuentra en el Reino Unido y obtiene en ese país un CD y luego utiliza su terminal para acceder a un ordenador central no le preocupa dónde está situado el ordenador central. No tiene importancia para él, el usuario, ni para el titular de la patente si está o no situado en el Reino Unido.
La sentencia del Tribunal de Apelación en el caso Aerotel v Telco y la solicitud de Macrossan [6] , dictada el 27 de octubre de 2006, se refiere a una patente concedida a Aerotel y a una solicitud de patente presentada por Neal Macrossan pero rechazada por la UKIPO y el Tribunal Superior . La patente de Aerotel es GB 2171877 y tiene fecha de prioridad de enero de 1985. La solicitud GB 2388937 de Macrossan tiene fecha de prioridad de diciembre de 2000.
Se consideró que la patente de Aerotel se relacionaba con una invención patentable en principio porque el sistema en su conjunto era nuevo en sí mismo, no simplemente porque se utilizara para el negocio de venta de llamadas telefónicas. El juez consideró que se trataba claramente de algo más que un método de hacer negocios como tal. Las reivindicaciones del método se interpretaron como relacionadas con el uso del nuevo sistema y también se consideraron relacionadas con una invención patentable en principio.
La invención reivindicada en la solicitud de Macrossan era un método automatizado de obtención de los documentos necesarios para constituir una empresa. La solicitud de patente de Macrossan fue rechazada por no ser una invención, ya que se determinó que se relacionaba con un programa informático como tal y con un método de hacer negocios como tal. La razón del Tribunal para este rechazo fue que la invención reivindicada no hacía ninguna contribución que quedara fuera de la materia excluida.
Neal Macrossan, citando como motivos esta clara divergencia de razonamiento entre los tribunales del Reino Unido y la Oficina Europea de Patentes, solicitó permiso para apelar la denegación de su solicitud de patente ante la Cámara de los Lores . [7] [8] Dentro de la profesión de patentes se esperaba que una decisión de la Cámara de los Lores aclarara hasta qué punto la protección de patentes está disponible para las invenciones implementadas por ordenador. Para decepción de los abogados de patentes, la Cámara de los Lores denegó el permiso para escuchar la apelación, citando como motivo que el caso "no plantea un punto de derecho discutible de importancia pública general". [9] [10] [11]
Tras la sentencia en la solicitud de Fujitsu , los tribunales no volvieron a conocer de otro caso relacionado con las exclusiones de los programas informáticos durante ocho años. La sentencia en las solicitudes de CFPH fue la primera de una serie de casos judiciales en el Reino Unido que comenzaron en 2005 y que implicaban la reconsideración por parte del Tribunal Superior de solicitudes de patentes rechazadas por la UKIPO e incluían numerosas referencias a la práctica de la EPO. [4]
Peter Prescott QC, juez adjunto del Tribunal Superior, señaló que las decisiones de la OEP son prescriptivas, pero no vinculantes para los tribunales del Reino Unido. Teniendo esto en cuenta, se criticó el recurso de la OEP a la palabra "técnico", pero la sentencia continuó diciendo que los dos modos de razonamiento utilizados por los tribunales del Reino Unido y por la OEP, aunque diferentes, normalmente producirían resultados idénticos sobre el mismo conjunto de hechos si se aplicaran correctamente. Otra crítica sugiere que la OEP está siendo demasiado estricta al insistir en que una invención debe proporcionar una contribución técnica para ser inventiva ya que, como lo demuestra la sentencia en Dyson v Hoover, [12] el contexto comercial de una invención puede ser importante para determinar la presencia o no de una actividad inventiva.
Las dos solicitudes de patente en cuestión se referían a apuestas interactivas en red sobre los resultados de eventos. Las solicitudes no fueron rechazadas por estar relacionadas con un programa informático como tal, porque el programa informático era simplemente una herramienta que se estaba utilizando para implementar un nuevo conjunto de reglas comerciales y la invención no estaba realmente relacionada con el programa informático. Más bien, se determinó que el único "avance" (definido como aquellas características que eran novedosas e inventivas) era el nuevo conjunto de reglas comerciales y cada solicitud fue rechazada por estar relacionada con un método de hacer negocios como tal. Aunque la sentencia destacó que el razonamiento utilizado era bastante diferente del tipo que habría aplicado la OEP, el juez pareció convencido de que la OEP habría llegado a la misma conclusión utilizando su propio razonamiento.
Aunque tuvo una gran importancia durante un breve período debido a que la UKIPO modificó rápidamente su práctica para seguir sus recomendaciones, [13] [ se necesita una mejor fuente ] la idea de la sentencia CFPH de considerar si una invención está excluida teniendo en cuenta su carácter novedoso y su avance inventivo ha sido desaprobada por la sentencia más reciente de Aerotel y Macrossan . Por lo tanto, esta sentencia sigue siendo interesante solo desde una perspectiva histórica.
Las decisiones de la UKIPO, adoptadas por los funcionarios superiores de audiencia, no son vinculantes para la UKIPO, como lo son las sentencias de los tribunales. No obstante, por naturaleza, hay muchas más decisiones de la Oficina que sentencias judiciales. En el sitio web de la UKIPO se puede consultar una lista completa. [14]
El 2 de noviembre de 2006, tras la sentencia en el caso Aerotel v Telco and Macrossan's Application , la UKIPO emitió una nota práctica en la que anunciaba un cambio inmediato en la forma en que los examinadores de patentes evaluarán si las invenciones se relacionan con materia patentable. [15] Los agentes de patentes consideran que esta práctica constituye una interpretación restrictiva de la sentencia. [11] [16]
Un aspecto del cambio de práctica fue la revocación de la práctica de la UKIPO en relación con las reivindicaciones de programas informáticos. Durante varios años, la UKIPO había permitido las reivindicaciones dirigidas a un programa informático si el método aplicado por el programa informático era en sí patentable. A la luz del primer paso de la prueba de cuatro pasos de Aerotel/Macrossan, para interpretar la reivindicación, la UKIPO decidió que las reivindicaciones de un programa informático no eran una forma admisible de reivindicación incluso si se determinaba que el método subyacente era patentable. [15]
Esta práctica se mantuvo vigente hasta el 7 de febrero de 2008 cuando, a raíz de la sentencia en el caso Astron Clinica and others' Applications [17] , la UKIPO emitió una nueva nota práctica en la que se establecía que volvería a su práctica anterior de permitir reivindicaciones de programas informáticos si las reivindicaciones de un método realizado mediante el funcionamiento de un ordenador adecuadamente programado o de un ordenador programado para llevar a cabo el método eran en sí mismas admisibles. [18] Este cambio confirmó la práctica establecida de considerar la sustancia de la invención por encima de la forma particular en que se reivindicaba, pero no se pensó que causaría un cambio material en la materia que la UKIPO consideraría patentable. [16] [18]
Las patentes concedidas por la Oficina Europea de Patentes (OEP) pueden entrar en vigor en el Reino Unido una vez que se hayan cumplido determinados requisitos formales. [ cita requerida ] Tan pronto como se concede una patente europea (siempre que no se presente ninguna oposición ), la autoridad final para interpretar el Artículo 52(2) y (3) del CPE recae en cada jurisdicción nacional y cualquier persona puede solicitar a la UKIPO o a los tribunales del Reino Unido la revocación de una patente concedida por la OEP en el Reino Unido.
Hasta la fecha no existe un sistema supranacional europeo de litigios en materia de patentes, por lo que los tribunales de cada Estado contratante del CPE conservan la última palabra. Los tribunales varían en cierta medida de un Estado a otro en cuanto al alcance de la exclusión.
En comparación con la OEP, la UKIPO ha adoptado sistemáticamente un enfoque muy diferente a la hora de decidir si concede o no patentes relacionadas con programas informáticos. Esto ha suscitado en ocasiones críticas de quienes defienden la necesidad de que haya armonía en toda Europa (véase la propuesta de directiva sobre la patentabilidad de las invenciones implementadas en ordenador ).
La diferencia más importante entre ambas oficinas es que la EPO acepta en general que cualquier solicitud de patente relacionada con un método implementado por ordenador es "una invención", mientras que la UKPO rechaza una solicitud sobre la base de que no describe "una invención" si la única contribución proporcionada por el inventor es un programa informático. En cambio, la EPO sólo tiene en cuenta las características técnicas al evaluar la presencia o no de una actividad inventiva y, por lo tanto, normalmente rechaza la implementación informática trivial de un método no técnico por carecer de actividad inventiva. La UKPO, en cambio, considera cualquier característica, técnica o no, como capaz de contribuir a una actividad inventiva. (Véase Patentes de software en virtud del Convenio sobre la Patente Europea , que analiza la evolución de la posición y la práctica de la EPO sobre esta cuestión.)
Así, por ejemplo, una solicitud de patente que describía un nuevo chip informático utilizado para implementar un método más rápido de cálculo de raíces cuadradas fue rechazada por no ser una invención en el Reino Unido ( solicitud de Gale ), pero probablemente la OEP la consideraría una invención en principio. La OEP, en cambio, consideraría si el nuevo método de cálculo de raíces cuadradas proporcionaba una solución técnica a un problema técnico y sólo concedería la solicitud si dicha solución fuera inventiva.
El Tribunal de Apelación en Aerotel y Macrossan señaló que la aplicación del razonamiento de la mayor parte de la jurisprudencia de la OEP (como T 258/03 – Hitachi ) daría como resultado la misma conclusión final que el enfoque de la "contribución". Sin embargo, el razonamiento en un caso particular de Microsoft [19] fue considerado defectuoso. La UKPO también ha expresado la opinión de que el resultado final normalmente sería el mismo. [15] Esto es cuestionado por grupos como la Fundación para una Infraestructura de Información Libre que consideran que la OEP concede sistemáticamente patentes que serían rechazadas por los tribunales en el Reino Unido y en otras partes de Europa. [20]