Los secretos comerciales o información comercial confidencial son un tipo de propiedad intelectual (PI) que incluye fórmulas , prácticas , procesos , diseños , instrumentos , patrones o compilaciones de información que tienen un valor económico inherente porque no son generalmente conocidos o fácilmente averiguables por otros, y que su propietario toma medidas razonables para mantener en secreto. [1] La ley de propiedad intelectual le otorga al propietario de un secreto comercial el derecho de restringir que otros lo divulguen.
A menudo, los secretos comerciales son componentes clave de una cartera de propiedad intelectual que fortalecen la ventaja competitiva de una empresa. Al igual que otros activos de propiedad intelectual, pueden venderse o cederse bajo licencia. En principio, la adquisición, el uso o la divulgación no autorizados de un secreto comercial por parte de terceros de una manera contraria a las prácticas comerciales honestas se considera apropiación indebida del secreto comercial. Si se produce una apropiación indebida del secreto comercial , el titular del secreto comercial puede buscar diversos recursos legales . [2]
No es necesario ningún registro para obtener la protección de un secreto comercial. Mientras la información sea considerada un secreto comercial, estará protegida indefinidamente. [2]
En algunos países, los secretos comerciales se consideran información confidencial .
El lenguaje preciso con el que se define un secreto comercial varía según la jurisdicción, al igual que los tipos particulares de información que están sujetos a protección de secreto comercial. Tres factores son comunes a todas esas definiciones:
Un secreto comercial es información:
En el derecho internacional, estos tres factores definen un secreto comercial según el artículo 39 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio , comúnmente conocido como el Acuerdo sobre los ADPIC. [3]
De manera similar, en la Ley de Espionaje Económico de los Estados Unidos de 1996 , "Un secreto comercial, según se define en el artículo 18 USC § 1839(3)(A),(B) (1996), tiene tres partes: (1) información; (2) medidas razonables tomadas para proteger la información; y (3) que deriva un valor económico independiente de no ser conocido públicamente". [4]
La información comercial secreta puede incluir información técnica y científica (como procesos de fabricación, métodos de control de calidad, fórmulas químicas, planos...), información comercial y empresarial (por ejemplo, información de proveedores y clientes), así como información financiera (por ejemplo, datos de ventas, planes de salarios y compensación, etc.). También puede incluir información negativa (como investigaciones fallidas). La información puede almacenarse mentalmente, pero también expresarse en forma de textos, figuras, dibujos, gráficos, fórmulas químicas, diagramas, código, audio, vídeo, etc. [2]
Los secretos comerciales son un componente importante, pero invisible, de la propiedad intelectual (PI) de una empresa. Su contribución al valor de una empresa puede ser importante. [5] Al ser invisibles, esa contribución es difícil de medir. [6] Aun así, la investigación muestra que los cambios en las leyes de secretos comerciales afectan el gasto de las empresas en I+D y patentes . [7] [8] Esta investigación proporciona evidencia indirecta del valor del secreto comercial.
A diferencia de la propiedad intelectual registrada, los secretos comerciales, por definición, no se revelan al mundo en general. En cambio, los propietarios de secretos comerciales buscan proteger la información de secretos comerciales de los competidores instituyendo procedimientos especiales para manejarla, así como implementando medidas de seguridad tanto tecnológicas como legales. [9] La razón más común para que surjan disputas sobre secretos comerciales es cuando los ex empleados de empresas portadoras de secretos comerciales se van a trabajar para un competidor y son sospechosos de tomar o usar información confidencial valiosa que pertenece a su ex empleador. [10] Las protecciones legales incluyen acuerdos de confidencialidad (NDA) y cláusulas de trabajo por encargo y de no competencia . En otras palabras, a cambio de una oportunidad de ser empleado por el poseedor de secretos, un empleado puede aceptar no revelar la información patentada de su posible empleador, entregar o ceder a su empleador los derechos de propiedad del trabajo intelectual y los productos del trabajo producidos durante el curso (o como condición) del empleo, y no trabajar para un competidor durante un período de tiempo determinado (a veces dentro de una región geográfica determinada). La violación del acuerdo generalmente conlleva la posibilidad de fuertes sanciones financieras, lo que desincentiva la revelación de secretos comerciales. La información de secretos comerciales se puede proteger mediante acciones legales, incluida una orden judicial que evite las violaciones de la confidencialidad , daños monetarios y, en algunos casos, daños punitivos y honorarios de abogados también. En circunstancias extraordinarias, una incautación ex parte según la Ley de Defensa de Secretos Comerciales (DTSA) también permite que el tribunal incaute la propiedad para evitar la propagación o difusión del secreto comercial. [10] Sin embargo, probar un incumplimiento de un NDA por parte de un ex interesado que está trabajando legalmente para un competidor o prevaleciendo en una demanda por incumplimiento de una cláusula de no competencia puede ser muy difícil. [11] Un titular de un secreto comercial también puede exigir acuerdos similares de otras partes, como proveedores, licenciatarios y miembros de la junta.
Como una empresa puede proteger su información confidencial mediante acuerdos de confidencialidad, contratos de trabajo por encargo y contratos de no competencia con sus partes interesadas (dentro de las limitaciones de la legislación laboral, incluida solo la restricción que sea razonable en términos geográficos y temporales), estas medidas contractuales de protección crean efectivamente un monopolio sobre la información secreta que no caduca como lo haría una patente o un derecho de autor . Sin embargo, la falta de protección formal asociada con los derechos de propiedad intelectual registrados significa que un tercero que no esté obligado por un acuerdo firmado no tiene impedimentos para duplicar y utilizar de forma independiente la información secreta una vez que se descubre, por ejemplo, mediante ingeniería inversa .
Por lo tanto, los secretos comerciales, como las fórmulas secretas, suelen protegerse restringiendo la información clave a unas pocas personas de confianza. Ejemplos famosos de productos protegidos por secretos comerciales son el licor Chartreuse y la Coca-Cola . [12]
Como la protección de los secretos comerciales puede, en principio, extenderse indefinidamente, puede ofrecer una ventaja sobre la protección por patente y otros derechos de propiedad intelectual registrados, que tienen una duración limitada. Por ejemplo, la empresa Coca-Cola no tiene patente para la fórmula de Coca-Cola y ha logrado protegerla durante muchos más años que los 20 años de protección que hubiera proporcionado una patente. De hecho, Coca-Cola se negó a revelar su secreto comercial en virtud de al menos dos órdenes judiciales. [13]
La protección jurídica de los secretos comerciales puede reducir la difusión del conocimiento, lo que mejora la difusión del conocimiento y la mejora de la tecnología. [14] Por lo tanto, si bien las leyes de secretos comerciales fortalecen la exclusividad en materia de I+D y alientan a las empresas a participar en actividades innovadoras, reducir ampliamente la difusión del conocimiento puede perjudicar el crecimiento económico.
Las empresas a menudo intentan descubrir los secretos comerciales de otras empresas mediante métodos legales de ingeniería inversa o de robo de empleados , y métodos potencialmente ilegales, incluido el espionaje industrial . Los actos de espionaje industrial son generalmente ilegales y las sanciones pueden ser severas. [15] La importancia de esa ilegalidad para la ley de secretos comerciales es: si un secreto comercial se adquiere por medios indebidos (un concepto algo más amplio que "medios ilegales" pero que incluye tales medios), entonces generalmente se considera que el secreto ha sido apropiado indebidamente . Por lo tanto, si un secreto comercial se ha adquirido mediante espionaje industrial, su adquirente probablemente estará sujeto a responsabilidad legal por haberlo adquirido indebidamente. Sin embargo, el titular del secreto comercial está obligado a protegerse contra dicho espionaje hasta cierto punto, ya que en la mayoría de los regímenes de secretos comerciales, un secreto comercial no se considera que exista a menos que su supuesto titular tome medidas razonables para mantener su secreto. [16]
Si bien la adquisición, el uso o la divulgación indebida, deshonesta o ilícita de información comercial secreta por parte de terceros no autorizados está prohibida en principio, existen varias excepciones a este principio. Las excepciones y limitaciones varían según la jurisdicción. Algunas de ellas pueden ser:
Los comentaristas, comenzando por A. Arthur Schiller, afirman que los secretos comerciales estaban protegidos por el derecho romano mediante una acción conocida como actio servi corrupti , interpretada como una "acción para empeorar a un esclavo" (o una acción para corromper a un sirviente). El derecho romano se describe de la siguiente manera:
El propietario romano de una marca o nombre de empresa estaba legalmente protegido contra el uso indebido por parte de un competidor mediante la actio servi corrupti ... que los juristas romanos utilizaban para conceder compensaciones comerciales bajo la apariencia de acciones de derecho privado. "Si, como cree el autor [escribe Schiller], existían varias causas privadas de acción para satisfacer las necesidades comerciales, el Estado estaba actuando exactamente de la misma manera que lo hace en la actualidad". [17]
La sugerencia de que la ley de secretos comerciales tiene sus raíces en el derecho romano fue introducida en 1929 en un artículo de la Columbia Law Review titulado "Trade Secrets and the Roman Law: The Actio Servi Corrupti ", que ha sido reproducido en An American Experience in Roman Law de Schiller 1 (1971). Véase Trade Secrets and Roman Law: The Myth Exploded , en la página 19. Sin embargo, el profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgia, Alan Watson, argumentó en Trade Secrets and Roman Law: The Myth Exploded que la actio servi corrupti no se utilizaba para proteger secretos comerciales. Más bien, explicó:
Schiller está tristemente equivocado en cuanto a lo que estaba sucediendo... La actio servi corrupti presumiblemente o posiblemente podría usarse para proteger secretos comerciales y otros intereses comerciales similares. Ese no era su propósito y fue, como mucho, un efecto secundario incidental. Pero no hay la más mínima evidencia de que la acción haya sido utilizada alguna vez para tal fin. En este sentido, la actio servi corrupti no es única. Exactamente lo mismo puede decirse de muchas acciones de derecho privado, incluidas las de robo, daño a la propiedad, depósito y producción de propiedad. Todas ellas podrían, supongo, usarse para proteger secretos comerciales, etc., pero no hay evidencia de que lo hayan sido. Es extraño ver en algún grado la actio servi corrupti romana como la contraparte del derecho moderno para la protección de secretos comerciales y otros intereses comerciales similares. [17]
La ley de secretos comerciales tal como se la conoce hoy apareció por primera vez en Inglaterra en 1817 en Newbery v. James , [18] [ dudoso – discutir ] y en los Estados Unidos en 1837 en Vickery v. Welch . [19] [20] [ aclaración necesaria ] Si bien esos casos involucraron las primeras causas de acción de derecho consuetudinario conocidas basadas en un concepto moderno de leyes de secretos comerciales, ninguna involucró medidas cautelares; más bien, involucraron solo daños. [20] En Inglaterra, el primer caso que involucró medidas cautelares se produjo en 1820 en Yovatt v Winyard , [21] mientras que en los Estados Unidos, se tardó hasta el caso de 1866 Taylor v. Blanchard . [22] [23] [ aclaración necesaria ]
La ley de secretos comerciales siguió evolucionando en todo Estados Unidos como una mezcolanza de leyes estatales. En 1939, el Instituto de Derecho Americano publicó el Restatement of Torts , que contenía un resumen de las leyes de secretos comerciales en todos los estados, que sirvió como recurso principal hasta la última parte del siglo. Sin embargo, a partir de 2013, solo cuatro estados (Massachusetts, Nueva Jersey, Nueva York y Texas) todavía dependen del Restatement como su principal fuente de orientación (además de su cuerpo de jurisprudencia estatal). [ cita requerida ] También se ha teorizado recientemente [ ¿ cuándo? ] que la doctrina de los secretos comerciales debería proteger la información personal y competitivamente valiosa de los ejecutivos de la empresa, en un concepto conocido como "secretos comerciales ejecutivos".
En las jurisdicciones de derecho consuetudinario de la Commonwealth , la confidencialidad y los secretos comerciales se consideran un derecho equitativo más que un derecho de propiedad . [24]
El Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales en el caso de Saltman Engineering Co Ltd v. Campbell Engineering Ltd [25] sostuvo que la acción por violación de la confidencialidad se basa en un principio de preservación de la "buena fe".
La prueba para una causa de acción por violación de la confidencialidad en el mundo del derecho consuetudinario se establece en el caso de Coco v. AN Clark (Engineers) Ltd : [26]
La "cualidad de la confidencialidad" pone de relieve que los secretos comerciales son un concepto legal. Con un esfuerzo suficiente o mediante actos ilegales (como allanamiento), los competidores suelen poder obtener secretos comerciales. Sin embargo, siempre que el propietario del secreto comercial pueda demostrar que se han realizado esfuerzos razonables para mantener la confidencialidad de la información, esta seguirá siendo un secreto comercial y, por lo general, seguirá estando protegida legalmente. Por el contrario, los propietarios de secretos comerciales que no puedan demostrar esfuerzos razonables para proteger la información confidencial corren el riesgo de perder el secreto comercial, incluso si la información es obtenida por competidores de forma ilegal. Es por esta razón que los propietarios de secretos comerciales destruyen los documentos y no los reciclan simplemente. [ cita requerida ]
Un demandante exitoso tiene derecho a diversas formas de reparación judicial , entre ellas:
Hong Kong no sigue el enfoque tradicional de la Commonwealth, sino que reconoce los secretos comerciales cuando una sentencia del Tribunal Superior indica que la información confidencial puede ser un derecho de propiedad. [27]
El 27 de mayo de 2016, la UE adoptó una Directiva sobre la protección de los secretos comerciales. [28] El objetivo de la Directiva es armonizar la definición de secretos comerciales de conformidad con las normas internacionales existentes y los medios para obtener la protección de los secretos comerciales dentro de la UE. [28]
En los EE. UU., los secretos comerciales generalmente abarcan información confidencial de una empresa que generalmente no es conocida por sus competidores y que le proporciona a la empresa una ventaja competitiva. [29]
Aunque la legislación sobre secretos comerciales evolucionó en el marco del derecho consuetudinario estatal, antes de 1974 no se había respondido a la cuestión de si la legislación sobre patentes prevalecía sobre la legislación estatal sobre secretos comerciales. En 1974, la Corte Suprema de los Estados Unidos emitió la histórica decisión Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp., que resolvió la cuestión a favor de permitir que los estados desarrollaran libremente sus propias leyes sobre secretos comerciales. [30]
En 1979, varios estados de los EE. UU. adoptaron la Ley Uniforme de Secretos Comerciales (UTSA, por sus siglas en inglés), que fue modificada nuevamente en 1985, y aproximadamente 47 estados adoptaron alguna variación de la misma como base para la legislación sobre secretos comerciales. Otro avance significativo es la Ley de Espionaje Económico (EEA, por sus siglas en inglés) de 1996 ( 18 USC §§ 1831–1839), que convierte el robo o la apropiación indebida de un secreto comercial en un delito federal.
Esta ley contiene dos disposiciones que penalizan dos tipos de actividades:
Las sanciones legales son diferentes para ambos delitos. La EEA se amplió en 2016 para permitir que las empresas presenten demandas civiles en tribunales federales. [31]
El 11 de mayo de 2016, el presidente Obama firmó la Ley de Defensa de los Secretos Comerciales (DTSA), 18 USC §§ 1839 et seq., que por primera vez creó una causa de acción federal por apropiación indebida de secretos comerciales. [32] La DTSA prevé tanto un derecho privado de acción por daños y perjuicios y una orden judicial como una acción civil por orden judicial interpuesta por el Fiscal General. [33]
El estatuto siguió en gran parte las leyes estatales sobre responsabilidad, definiendo los secretos comerciales de la misma manera que la Ley Uniforme de Secretos Comerciales como,
"toda forma y tipo de información financiera, comercial, científica, técnica, económica o de ingeniería, incluyendo patrones, planes, compilaciones, dispositivos de programas, fórmulas, diseños, prototipos, métodos, técnicas, procesos, procedimientos, programas o códigos, ya sean tangibles o intangibles, y ya sea que estén almacenados, compilados o memorizados física, electrónica, gráfica, fotográficamente o por escrito, si (A) el propietario de la misma ha tomado medidas razonables para mantener dicha información en secreto; y (B) la información deriva un valor económico independiente, real o potencial, al no ser generalmente conocida y no ser fácilmente determinable a través de medios adecuados por otra persona que pueda obtener valor económico de la divulgación o uso de la información".
Sin embargo, la ley contiene varias diferencias importantes con respecto a la legislación anterior:
La DTSA también aclara que un residente de los Estados Unidos (incluida una empresa) puede ser responsable de una apropiación indebida que tenga lugar fuera de los Estados Unidos, y cualquier persona puede ser responsable siempre que un acto que fomente la apropiación indebida tenga lugar en los Estados Unidos, 18 USC §1837. La DTSA otorga a los tribunales amplios poderes cautelares. 18 USC §1836(b)(3).
La DTSA no reemplaza ni sustituye a las leyes estatales, sino que proporciona una causa de acción adicional. Debido a que los estados varían significativamente en su enfoque de la doctrina de la "divulgación inevitable", [34] su uso tiene una aplicación limitada, si es que tiene alguna, según la DTSA, 18 USC §1836(b)(3)(A). [35]
En Estados Unidos, los secretos comerciales no están protegidos por la ley de la misma manera que las patentes o las marcas registradas . Si bien la Constitución de Estados Unidos autoriza explícitamente la existencia y la jurisdicción federal sobre las patentes y los derechos de autor , no se pronuncia sobre los secretos comerciales, las marcas registradas , etc. Por esta razón, la Ley Federal para estos últimos tipos de propiedad intelectual se basa en la Cláusula de Comercio (en lugar de la Cláusula de Derechos de Autor ) bajo una teoría, que estos tipos de PI se utilizan para el comercio interestatal . Por otro lado, la aplicación de la Teoría del Comercio Interestatal no encontró mucho apoyo judicial en la regulación de los secretos comerciales: dado que un proceso de secreto comercial se utiliza en un Estado, donde está protegido por la ley estatal, la protección federal puede ser necesaria solo cuando está involucrado espionaje industrial por parte de una entidad extranjera (los propios Estados no pueden regular el comercio con potencias extranjeras).
Debido a estos requisitos constitucionales, las patentes y marcas registradas gozan de una fuerte protección federal en los EE. UU. (la Ley Lanham y la Ley de Patentes , respectivamente), mientras que los secretos comerciales generalmente tienen que depender de leyes estatales más limitadas . La mayoría de los estados han adoptado la Ley Uniforme de Secretos Comerciales (UTSA), excepto Massachusetts , Nueva York y Carolina del Norte . Sin embargo, desde 2016 con la promulgación de la Ley de Defensa de Secretos Comerciales (DTSA), también se ha puesto a disposición cierta protección adicional de los secretos comerciales bajo la ley federal. Una de las diferencias entre las patentes y las marcas registradas, por un lado, y los secretos comerciales, por otro, es que un secreto comercial está protegido solo cuando el propietario ha tomado medidas razonables para proteger la información como secreto (consulte 18 USC § 1839(3)(A)).
Los países tienen diferentes políticas de marcas registradas. Suponiendo que la marca en cuestión cumpla con ciertos otros estándares de protegibilidad, las marcas registradas generalmente están protegidas contra infracciones sobre la base de que otros usos podrían confundir a los consumidores en cuanto al origen o la naturaleza de los bienes una vez que la marca se ha asociado con un proveedor en particular. Consideraciones similares se aplican a las marcas de servicio y la imagen comercial . Por definición, una marca registrada no goza de protección ( en cuanto marca registrada) hasta que y a menos que sea "divulgada" a los consumidores, ya que solo entonces los consumidores pueden asociarla con un proveedor o fuente de la manera requerida. (Sin embargo, el hecho de que una empresa planee usar una determinada marca registrada podría en sí mismo ser protegible como secreto comercial hasta que la marca se haga pública.) [36] Para adquirir derechos de marca registrada bajo la ley estadounidense , uno simplemente debe usar la marca "en el comercio". [37] Es posible registrar una marca registrada en los Estados Unidos, tanto a nivel federal como estatal. El registro de marcas registradas confiere algunas ventajas, incluida una protección más fuerte en ciertos aspectos, pero el registro no es necesario para obtener protección. [37] El registro puede ser necesario para presentar una demanda por infracción de marca registrada.
Para obtener una patente, se debe proporcionar información sobre el método o producto a una oficina de patentes y, tras su publicación (normalmente, años antes de la concesión de la patente), se pone a disposición de todos. Una vez expirada la patente, los competidores pueden copiar el método o producto legalmente. La ventaja más importante de las patentes (en comparación con los secretos comerciales ) es que las patentes aseguran el monopolio de sus propietarios, incluso cuando la materia patentada es inventada independientemente por otros posteriormente (hay algunas excepciones ), así como cuando la materia patentada fue inventada por otros antes de la fecha de prioridad de la patente , se mantuvo como secreto comercial y la otra parte la utilizó en su negocio. Aunque es legalmente posible "convertir" un secreto comercial en una patente, las reivindicaciones de dicha patente se limitarían a cosas que son fácilmente discernibles al examinarlas. Esto significa que las composiciones de materia y los artículos de fabricación no pueden patentarse una vez que se ponen a disposición del público, mientras que los procesos sí pueden.
El monopolio temporal de la invención patentada se considera una compensación por revelar la información al público. [ cita requerida ] Para obtener una patente, el inventor debe divulgar la invención , de modo que otros puedan tanto hacerla como utilizarla. A menudo, una invención se mejorará después de presentar la solicitud de patente, y se obtendrá información adicional. Ninguna de esa información adicional debe divulgarse a través del proceso de solicitud de patente, y por lo tanto puede mantenerse como un secreto comercial. [38] Esa información no divulgada a menudo aumentará la viabilidad comercial de la patente. La mayoría de las licencias de patentes incluyen cláusulas que requieren que el inventor divulgue cualquier secreto comercial que tenga, y los licenciantes de patentes deben tener cuidado de mantener sus secretos comerciales mientras licencian una patente a través de medios tales como el uso de un acuerdo de confidencialidad . En comparación con las patentes, las ventajas de los secretos comerciales son que un secreto comercial no tiene límite de tiempo ("continúa indefinidamente mientras el secreto no se revele al público", mientras que una patente solo está en vigor durante un tiempo específico, después del cual otros pueden copiar libremente la invención), un secreto comercial no implica ningún costo de registro, [39] tiene un efecto inmediato, no requiere el cumplimiento de ninguna formalidad y no implica ninguna divulgación de la invención al público. [39] Las desventajas de los secretos comerciales incluyen que "otros pueden ser capaces de descubrir legalmente el secreto y luego tener derecho a usarlo", "otros pueden obtener protección de patente para secretos descubiertos legalmente", y un secreto comercial es más difícil de hacer cumplir que una patente. [40]
La Ley de Libertad de Información de 1966 (FOIA), que exige a las agencias federales proporcionar documentos al público cuando se los solicite, incluye la exención discrecional de retener información para secretos comerciales. [41] Por lo tanto, las regulaciones de secretos comerciales pueden enmascarar la composición de agentes químicos en productos de consumo , lo que ha sido criticado durante mucho tiempo por permitir a los poseedores de secretos comerciales ocultar la presencia de sustancias potencialmente dañinas y tóxicas . Se ha argumentado que se le niega al público una imagen clara de la seguridad de dichos productos, mientras que los competidores están bien posicionados para analizar su composición química. [42] En 2004, el National Environmental Trust analizó 40 productos de consumo comunes; en más de la mitad de ellos encontraron sustancias tóxicas que no figuraban en la etiqueta del producto . [42]
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