TC Heartland LLC contra Kraft Foods Group Brands LLC , 581 US ___ (2017), fue un caso de la Corte Suprema de los Estados Unidos sobre la competencia en las demandas por infracción de patentes . [1]
Si bien un fallo de la Corte Suprema de 1957 había determinado que los casos de infracción de patentes debían juzgarse en el estado en el que estaba incorporado el acusado, los cambios posteriores al poder judicial y al procedimiento judicial implementados por el Congreso habían llevado a los tribunales a dictaminar que los casos de infracción podían presentarse en cualquier lugar donde estuviera el acusado. realizó negocios considerados infractores. Esto permitió a los demandantes buscar en el foro tribunales que les favorecieran. El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas se había convertido en el tribunal más popular para tales casos, alentando a muchas entidades no practicantes (los llamados " trolls de patentes ") a utilizar este tribunal para buscar litigios y acuerdos con empresas más grandes.
El Tribunal falló por unanimidad a favor del peticionario, confirmando su decisión de 1957 de que los casos de infracción de patentes deben conocerse en el distrito dentro del cual está incorporado el demandado.
La ley de los Estados Unidos bajo el Título 28 del Código de los Estados Unidos (USC) que cubre el procedimiento judicial establece que las demandas por infracción de patentes deben llevarse a cabo en el tribunal de distrito donde "reside" el demandado (la parte acusada de infracción de patente), según 28 USC § 1400. (b). [2] El Congreso añadió lenguaje aclaratorio en 1988 al estatuto general relacionado con casos civiles, 28 USC § 1391(c)(2), afirmando que para una corporación, su lugar de residencia es "en cualquier distrito judicial en el que dicho acusado esté sujeto a la competencia personal del tribunal respecto de la acción civil de que se trate". [3] Fallos posteriores de tribunales federales permitieron efectivamente a los demandantes en casos de infracción de patentes seleccionar cualquier tribunal de distrito en cuya jurisdicción el demandado hiciera negocios, por ejemplo, donde vendía sus productos. Esta determinación había sido confirmada más recientemente en un caso de 1990 VE Holding Corporation contra Johnson Gas Appliance Company en el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal de los Estados Unidos . [4] El Congreso modificó 28 USC § 1391 nuevamente en 2011, pero no cambió la forma en que los tribunales interpretaron el sistema de competencia. [5]
Esto efectivamente permitió a los demandantes presentar una demanda en casi cualquier tribunal de distrito de su elección, argumentando que los demandados que vendían productos en cualquier lugar de los Estados Unidos estaban haciendo negocios en la jurisdicción de ese tribunal, creando una especie de búsqueda de foros . Esto llevó a que se presentaran una gran cantidad de casos de infracción de patentes en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas . Se consideró que el Distrito Este de Texas era favorable a los demandantes: los juicios se resolvieron rápidamente y los demandantes prevalecieron en el 75% de los casos. La rápida resolución de los casos se debió en parte a los procedimientos establecidos por el juez T. John Ward , nombrado miembro del tribunal en 1999, que mantuvo los casos de infracción de patentes en un calendario estricto. [6] En 2017, el Distrito Este de Texas vio la mayor cantidad de casos de infracción de patentes de cualquier tribunal de distrito, con un juez supervisando el 25% de todos estos casos en la nación. [4] [7] El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Delaware también ve un gran número de casos de este tipo, en parte debido a las numerosas empresas constituidas en Delaware . [8]
El Distrito Este de Texas atrajo a un gran número de entidades no practicantes, conocidas despectivamente como " trolls de patentes ", además de otras quejas por infracción de patentes. Se trata de personas o empresas que en realidad no hacen negocios, pero que han adquirido la propiedad de patentes que la mayoría de los demás considerarían patentes de baja calidad, demasiado amplias o carentes de inventiva. Estas entidades presentan demandas contra otras empresas por infracción de patentes, normalmente como medio para forzar un acuerdo antes del juicio o anticipando una victoria en el tribunal de distrito de su elección. [9] Un estudio encontró que desde 2014, más del 90% de los casos de infracción de patentes escuchados en el Distrito Este de Texas fueron de entidades no practicantes. [5] [10]
Kraft Foods demandó a TC Heartland, otro fabricante de alimentos, por infracción de patente relacionada con uno de sus edulcorantes bajos en calorías. Kraft Foods inició acciones legales en el Distrito de Delaware a pesar de que TC Heartland, una empresa con sede en Indiana, no tenía presencia física en Delaware. TC Heartland buscó cambiar la sede al Distrito Sur de Indiana , citando la decisión de la Corte Suprema en Fourco Glass Co. v. Transmirra Products Corp. 353 U.S. 222–226 (1957) que para propósitos de demandas por infracción de patentes, una corporación "reside " en el estado en el que fue constituida. El Tribunal de Distrito, y posteriormente el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal de los Estados Unidos , rechazaron el argumento de TC Heartland, afirmando que el texto modificado de 28 USC § 1391 [3] desde la decisión de Fourco aclaraba cómo determinar dónde reside una empresa y que casos anteriores en el Tribunal de Distrito y de Apelaciones se han basado en esta interpretación. [4]
TC Heartland presentó un auto de certiorari ante la Corte Suprema en septiembre de 2016, abordando específicamente si la interpretación de "reside" en 28 USC § 1400 puede verse afectada por las enmiendas realizadas a 28 USC § 1391; [3] el Tribunal concedió el certiorari en diciembre de 2016. El apoyo a TC Heartland a través de escritos amicus curiae incluyó una serie de empresas de informática, tecnología, banca y comercio minorista, como Apple, eBay, IBM, Microsoft, Intel y Walmart, que intentaron eliminar los medios. que sus patentes son impugnadas por entidades no practicantes, así como por diecisiete estados. [5] Los escritos amicus en oposición a TC Heartland incluyeron una serie de compañías farmacéuticas, incluidas Allergan, Merck y Genentech, quienes afirmaron que la capacidad de decidir el lugar les ayudó a defenderse de los fabricantes de medicamentos genéricos y de compañías más antiguas como Ericsson y Whirlpool, que tienen miles de patentes en su cartera y tienen la posibilidad de elegir el lugar, lo que les facilita tratar una gran cantidad de infracciones de patentes en un solo lugar. [5]
Los argumentos orales se escucharon ante el tribunal de ocho miembros el 27 de marzo de 2017. El juez Neil Gorsuch aún no había sido designado en ese momento y no participó en la decisión. [4] El peticionario, TC Heartland, estuvo representado por James W. Dabney y el académico de derecho de patentes John F. Duffy . William F. Jay argumentó en nombre del demandado, Kraft. Los observadores señalaron que los jueces se centraron en su decisión anterior de Fourco y argumentaron que el Circuito Federal había estado "ignorando nuestra decisión", como afirmó la jueza Elena Kagan . [4] Se planteó la cuestión del impacto de una decisión a favor de TC Heartland, señalando que una decisión a favor de TC Heartland causaría que otros tribunales de distrito, particularmente el de Delaware, se cargaran con casos de infracción de patentes. [4]
El Tribunal emitió su decisión el 26 de junio de 2017, dictaminando por unanimidad que la definición de "residir" en 28 USC § 1400 [2] sigue siendo la determinada por el Tribunal en Fourco como el estado de constitución de una empresa. El juez Clarence Thomas , al escribir la opinión, encontró que las actualizaciones de 2011 a 28 USC § 1391 [3] no contradecían la decisión de Fourco , ni incorporaban elementos del fallo de VE Holdings y, por lo tanto, su decisión de Fourco aún se mantiene. El Tribunal revocó la decisión del Tribunal de Apelaciones y les devolvió el caso. [1] [8]
Un caso separado de infracción de patente, Raytheon Co. contra Cray, Inc. , se presentó en el Distrito Este de Texas durante el caso de la Corte Suprema. Cray abogó por un cambio de sede alegando que no tenía un lugar de negocios en el distrito. El juez principal James Gilstrap del Tribunal de Distrito dictaminó inicialmente en abril de 2017, antes de la decisión de la Corte Suprema, que Raytheon podía emprender acciones contra Cray en el distrito. Tras la decisión de la Corte Suprema en TC Heartland en mayo de 2017, Cray solicitó a Gilstrap que reevaluara el caso según este fallo. Gilstrap emitió un nuevo fallo, aunque siguió negando el cambio de sede. Gilstrap creó una prueba de cuatro puntos para evaluar si un acusado tenía un "lugar de negocios habitual y establecido" en el distrito, y como Cray tenía un único representante de ventas que vivía dentro del distrito, denegó la moción para cambiar de lugar. [11] Cray apeló ante el Circuito Federal, que fue escuchado después de la decisión del TC Heartland . El Circuito Federal aplicó el razonamiento de la Corte Suprema para revocar el fallo de Gilstrap y permitió que la moción de Cray transfiriera el caso para continuar. Junto con el fallo de TC Heartland , se consideró que esta decisión impedía nuevos intentos de los demandantes de buscar en el foro el tribunal deseado. [12]
La presentación de tales casos en el Distrito Este de Texas, anteriormente líder en este tipo de demandas, abandonó después de esta decisión. Mientras tanto, aumentó la presentación de casos de este tipo en el Distrito de Delaware. [13]