Netscape Communications Corp. contra Konrad , 295 F.3d 1315 (Fed. Cir. 2002), [1] fue una decisión de la Corte de Apelaciones del Circuito Federal de los Estados Unidos . Afirmó que el uso público o la comercialización de una invención más de un año antes de la fecha de presentación le costará al inventor sus derechos de patente (ver también 35 USC § 100-105). El inventor en este caso fue Allan M. Konrad, un empleado del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley que ideó e implementó un método para acceder y buscar objetos de datos almacenados en una computadora remota (patentes estadounidenses 5,544,320; [2] 5,696,901; [3] 5,974,444 [4 ] ). Netscape actuó para invalidar las patentes de Konrad en un tribunal de distrito de EE. UU. inmediatamente después de que Konrad presentara una demanda por infracción de patente contra los clientes de Netscape. El tribunal de distrito concluyó que las patentes de Konrad no eran válidas porque no cumplían con los criterios de elegibilidad para el uso público y la prohibición de venta de 35 USC § 102b. En particular, el tribunal de distrito determinó que Konrad (1) puso su invento en el dominio público mostrándolo a otros sin un acuerdo de confidencialidad y (2) intentó venderlo a otras entidades legales, ambos más de un año antes de que presentara su solicitud. la patente. El tribunal de apelaciones, tras su revisión, confirmó la decisión del tribunal de distrito por las mismas razones.
Alan M. Konrad posee las patentes estadounidenses 5.544.320; [2] 5.696.901; [3] 5.974.444; [4] todo lo relacionado con un sistema para acceder y buscar en una base de datos que reside en una computadora remota. El 8 de febrero de 2000, Konrad presentó una demanda por infracción de patente en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Este de Texas contra treinta y nueve clientes de Netscape Communications Corp. , incluidos Microsoft Corp. y America Online, Inc. Netscape, actuando en interés de sus relaciones con los clientes, solicitó al Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito Norte de California que invalidara las patentes de Konrad mediante una sentencia declarativa . Netscape argumentó que el sistema de Konrad estaba en uso público y a la venta antes del 8 de enero de 1992, exactamente un año antes de que presentara la primera patente para esta invención. Según 35 USC § 102b, una patente es válida a menos que "la invención haya sido patentada o descrita en una publicación impresa en este o en el extranjero o en uso público o a la venta en este país, más de un año antes de la fecha de la solicitud de patente en los Estados Unidos". Netscape prevaleció en su argumento; el tribunal de distrito declaró inválida la patente el 18 de junio de 2001. Konrad apeló entonces la decisión ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal de Estados Unidos .
Konrad comenzó su empleo en el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley (LBNL) en 1977. El 8 de septiembre de 1990, Konrad probó un método para buscar en una base de datos que reside en una computadora remota. Poco después, Konrad reveló su invención a la oficina de patentes de LBNL (octubre de 1990), [1] pero no presentó la primera de sus tres patentes hasta el 8 de enero de 1993, estableciendo así una prohibición del 8 de enero de 1992 (es decir, un año antes). fecha para uso público y venta según 35 USC § 102b. En el tiempo transcurrido entre la primera prueba exitosa y la fecha de prescripción, Konrad demostró su invento al personal informático de la Universidad de California sin que ellos firmaran un acuerdo de confidencialidad , [1] y se ofreció a adaptar su invento para su uso en el Laboratorio Superconductor del Supercolisionador de la Asociación de Investigación Universitaria. y Stanford Linear Accelerator Center a cambio de dinero. [1]
Konrad argumentó en su apelación que el tribunal de distrito se equivocó al concluir que sus patentes no eran válidas. En particular, argumentó que no utilizó públicamente ni intentó vender sus patentes antes de la fecha crítica, como exige 35 USC § 102b. Según el precedente legal establecido en Petrolite Corp. contra Baker Hugher, Inc. , [5] una invención ha sido utilizada públicamente si fue utilizada por "una persona distinta del inventor que no está bajo ninguna limitación, restricción u obligación de secreto para el inventor". Según el precedente legal establecido en Group One, Ltd. contra Hallmark Cards, Inc. , [6] una invención se ha ofrecido a la venta si "llega al nivel de una oferta comercial de venta, una que la otra parte podría convertir en un contrato vinculante por simple aceptación." Además, la venta debe realizarse entre dos entidades jurídicas independientes según In re Caveney . [7]
Konrad admitió haber demostrado su invento antes de la fecha crítica sin comunicar explícitamente a su audiencia que era confidencial. De todos modos, Konrad argumentó que esta demostración no cumple con los criterios de uso público por tres razones. En primer lugar, argumentó que debido a que LBNL y la audiencia de la demostración estaban financiados por el Departamento de Energía de EE. UU. , la divulgación de la invención que hizo a la oficina de patentes de LBNL antes de la demostración permitía una expectativa implícita de confidencialidad. En segundo lugar, argumentó que la manifestación fue un experimento y, por lo tanto, no puede considerarse uso público según el precedente legal establecido en Baxter v. Cobe . [8] Finalmente, argumentó que no reveló todas las limitaciones de su invención.
El tribunal de apelaciones rechazó los tres argumentos de Konrad. En primer lugar, el tribunal señaló que, aunque Konrad reveló su invento a LBNL, una fuente de financiación común no es suficiente para generar una expectativa de confidencialidad. En particular, el contrato entre LBNL y el Departamento de Energía de EE. UU. exige que LBNL "proporcione la protección de la propiedad gubernamental", [1] "salvaguarde los datos restringidos" [1] y "proporcione divulgaciones escritas", [1] pero dice nada sobre la confidencialidad de los proyectos financiados por el Departamento de Energía de EE.UU. [1]
En segundo lugar, el tribunal concluyó que la demostración de Konrad no puede considerarse un experimento porque no proporcionó "ninguna evidencia objetiva que respalde el uso experimental". [1] Es decir, Konrad no logró "mantener registros de las pruebas" [1] y, en algunos casos, no tenía el control total de su invento: dejó que la gente lo probara sin monitorearlos. [1] De hecho, el tribunal utilizó el propio testimonio de Konrad de que el propósito de la manifestación "era convencer a la gente de que... había un proyecto viable" [1] para concluir que su intención era obtener respaldo en lugar de experimentar. [1]
Finalmente, el tribunal concluyó que, aunque Konrad puede no haber revelado todas las limitaciones, la diferencia entre lo revelado y la invención real habría sido obvia para una persona con habilidades técnicas razonables. Esto, afirmó el tribunal, estaba respaldado por el precedente legal de Lough v. Brunswick Corp. [9] Aquí el tribunal aprovechó el propio testimonio de Konrad de que el cliente inicial utilizado en la invención real "es muy similar, si no el mismo, a, iconos de programas de software creados para iniciar rápidamente un programa", [1] y, por lo tanto, pueden derivarse fácilmente de la demostración, que incluyó la inicialización a través de una terminal. [1]
Konrad admitió haber ofrecido adaptar su invento para su uso en el Superconducting Super Collider Laborator de la University Research Association y en el Stanford Linear Accelerator Center a cambio de una compensación. Sin embargo, Konrad argumentó que esto no fue una venta porque esos laboratorios, al igual que su empleador LBNL, fueron financiados por el Departamento de Energía y, por lo tanto, son la misma entidad legal. Luego, según el precedente establecido en In re Caveney , [7] argumentó, la oferta no es una venta, sino un mero "instrumento contable utilizado para rastrear la transferencia de fondos de investigación entre dos laboratorios del Departamento de Energía". [1]
El tribunal de apelaciones rechazó el argumento de Konrad. El precedente legal exige que en el caso en que el vendedor y el comprador sean financiados por la misma entidad, la existencia de una venta depende de si la agencia de financiación puede prohibir la divulgación pública. [10] En este caso, sin embargo, el tribunal concluyó que el Departamento de Energía no ejerce suficiente control sobre los laboratorios para evitar que filtren la invención al público: "Todos los indicios son que el Departamento de Energía financió proyectos específicos en Lawrence Berkeley Laboratory , el Superconducting Super Collider Laboratory y el Stanford Linear Accelerator Center , pero nunca ejerció tal control sobre ellos como para convertirlos a todos en parte de la misma entidad". [1]
La aplicación de la prohibición de venta requiere que el comprador y el vendedor sean "entidades separadas". [7] Sin embargo, antes de este caso, los tribunales consideraban que lo que constituye entidades separadas era muy vago. [11] De hecho, los tribunales habían utilizado tradicionalmente una prueba de "totalidad de circunstancias" [12] (en la que se examinan todos los hechos) para determinar si el comprador y el vendedor son efectivamente entidades separadas. Un impacto importante de este caso fue que aclaró lo que significa ser entidades separadas. [11] En particular, el tribunal de apelaciones de Netscape formuló una prueba para determinar si el comprador y el vendedor son en realidad dos entidades separadas de la siguiente manera: [1]
Cuando, como en este caso, ambas partes de una supuesta oferta comercial de venta reciben fondos para investigación de la misma entidad, puede resultar más difícil determinar si el inventor está intentando comercializar su invención. En consecuencia, en tales casos la existencia de una prohibición depende de si el vendedor controla al comprador de tal manera que la invención permanezca fuera del alcance del público.
A pesar de la aclaración, la prueba aún requiere un análisis basado en hechos del grado en que una entidad "controla" a la otra. [11] En Netscape, el hecho de que el Departamento de Energía no exija a los laboratorios nacionales un acuerdo de confidencialidad (al menos, no para proyectos no financiados) se consideró una falta de control. [1]