Lexmark International, Inc. contra Static Control Components, Inc. , es un caso legal estadounidense que involucra a laempresa de impresoras informáticas Lexmark , que había diseñado un sistema de autenticación mediante un microcontrolador para que solose pudieran utilizar cartuchos de tóner autorizados. El litigio resultante (descrito por el juez Scalia en 2014 como "extenso", [1] y por otros como con el potencial de continuar tanto tiempo como Jarndyce v. Jarndyce [2] ) ha dado lugar a decisiones importantes que afectan la propiedad intelectual de los Estados Unidos y ley de marcas.
En fallos separados de 2004 y 2012, la Corte de Apelaciones del Sexto Circuito de los Estados Unidos dictaminó que:
El fallo de la Corte Suprema de 2014 también afecta la interpretación legal en el área de legitimación activa para presentar demandas por motivos legales en una amplia variedad de áreas en los tribunales federales.
Lexmark es un gran fabricante de impresoras láser y de inyección de tinta , [4] y Static Control Components (SCC) es una empresa que fabrica "una amplia gama de productos tecnológicos, incluidos microchips que vende a empresas de terceros para su uso en cartuchos de tóner remanufacturados". ". [4]
En un esfuerzo por controlar y reducir la recarga y redistribución de cartuchos de tóner, Lexmark comenzó a distribuir dos variedades distintas de sus cartuchos de tóner. En el marco de su Programa Prebate (ahora conocido como Programa de Devolución de Lexmark), a través de una licencia retráctil , Lexmark vendió ciertos cartuchos de impresora con un descuento (hasta $50 menos) [5] a clientes que aceptaron "usar el cartucho solo una vez y devolverlo". sólo a Lexmark para su remanufactura o reciclaje". Los cartuchos "Non-Prebate" de Lexmark podían ser recargados por el usuario sin restricciones y se vendían sin ningún descuento.
Lexmark promocionó el Programa Prebate como un beneficio para el medio ambiente y para sus clientes, ya que les permitiría obtener cartuchos más baratos, y el beneficio para Lexmark era que podía mantener los cartuchos vacíos fuera del alcance de los recargadores de la competencia. Muchos usuarios compraron estos cartuchos en las condiciones indicadas.
Para hacer cumplir este acuerdo, los cartuchos de Lexmark incluían un chip de computadora que incluía un programa de computadora de 55 bytes (el "Programa de carga de tóner") que se comunicaba con un "Programa de motor de impresora" integrado en la impresora. El programa calculó la cantidad de tóner utilizado durante la impresión: cuando los cálculos indicaban que el suministro original de tóner de Lexmark debía agotarse, la impresora dejaba de funcionar, incluso si se hubiera recargado el cartucho. [6] Además, si el chip no realizó una secuencia de autenticación cifrada, o si el programa de carga de tóner en el chip no tenía una suma de verificación que coincidiera exactamente con un valor almacenado en otra parte del chip, la impresora no usaría el cartucho. [7]
En 2002, SCC desarrolló su propio chip de computadora que duplicaría el "apretón de manos" utilizado por el chip Lexmark, y que también incluía una copia literal del Programa de carga de tóner, que según SCC era necesario para permitir que la impresora funcionara. Un cartucho Prebate podría recargarse exitosamente si el chip de Lexmark en el cartucho se reemplazara por el chip SCC. [6] SCC comenzó a vender sus chips "Smartek" a recargadores de cartuchos de tóner.
El 30 de diciembre de 2002, Lexmark demandó a SCC en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Kentucky . La demanda afirmaba que SCC había:
El 3 de marzo de 2003, el juez Karl S. Forester concedió una orden judicial preliminar a Lexmark, impidiendo a SCC distribuir sus chips para cartuchos. Se consideró que el fallo era controvertido. [10] [11]
Sobre el reclamo de derechos de autor, el tribunal determinó que:
Sobre las reclamaciones de la DMCA, el tribunal determinó que el microchip SCC eludió la secuencia de autenticación de Lexmark, [19] [20] y que la excepción de ingeniería inversa a la DMCA no se aplicaba, porque solo cubre la creación independiente de nuevos programas que deben interoperar con los existentes, y SCC no creó ningún programa nuevo. [21]
SCC apeló el fallo del tribunal de distrito ante el Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito . Como es habitual en las apelaciones federales en los Estados Unidos, un panel de tres jueces escuchó la apelación; para este asunto, el panel estaba formado por los jueces de apelación Gilbert S. Merritt y Jeffrey S. Sutton , y John Feikens (un juez del tribunal de distrito que asiste temporalmente al Corte de Apelaciones). El 26 de octubre de 2004, los jueces emitieron su fallo, en el que los tres jueces redactaron opiniones separadas.
En la opinión mayoritaria, el juez Sutton (con el acuerdo del juez Merritt) revocó el fallo del tribunal inferior y anuló la orden judicial temporal, sosteniendo que era poco probable que Lexmark tuviera éxito en su caso. El caso fue devuelto al tribunal de distrito para que se realicen procedimientos adicionales de conformidad con la opinión.
En cuanto a la reclamación de derechos de autor, el tribunal señaló que, a diferencia de las patentes , la protección de los derechos de autor no se puede aplicar a ideas, sino sólo a expresiones particulares y creativas de ideas. [22] Distinguir entre una idea no protegible y una expresión creativa protegible es difícil en el contexto de los programas informáticos; aunque sea posible expresar la misma idea en muchos programas diferentes, las "realidades prácticas" (limitaciones de hardware y software, estándares de diseño, prácticas industriales, etc.) pueden hacer que diferentes expresiones no sean prácticas. [23] Los códigos de "bloqueo" (códigos que deben ejecutarse de cierta manera para eludir un sistema de seguridad) generalmente se consideran funcionales más que creativos y, por lo tanto, inprotegibles. [23]
Teniendo en cuenta estos principios, se sostuvo que el tribunal de distrito había cometido tres errores:
En cuanto a las afirmaciones de la DMCA, la mayoría consideró primero la afirmación de Lexmark de que el chip SCC eludió los controles de acceso del programa Printer Engine. Sostuvo que la secuencia de autenticación de Lexmark no "controlaba el acceso" al programa; más bien, la compra de la impresora permitió el acceso al programa:
Cualquiera que compre una impresora Lexmark puede leer el código literal del Programa Printer Engine directamente desde la memoria de la impresora, con o sin el beneficio de la secuencia de autenticación[...]Ningún dispositivo de seguridad, en otras palabras, protege el acceso al Printer Engine Programa[...] [27]
Asimismo, la opinión mayoritaria sostuvo que cualquier persona que adquiriera una impresora y un cartucho de tóner podía leer el Programa de carga de tóner desde la impresora; por lo que SCC tampoco eludió un control de acceso al Programa de Carga de Tóner. [28]
El tribunal también rechazó la conclusión del tribunal de distrito de que la defensa de interoperabilidad no era aplicable. Dado que SCC había ofrecido testimonio de que sus chips efectivamente contenían programas creados de forma independiente además del Programa de carga de tóner de Lexmark, el Programa de carga de tóner podría considerarse necesario para permitir la interoperación entre los propios programas de SCC y la impresora Lexmark. [29]
En una opinión concurrente, el juez Merritt estuvo de acuerdo con el juez Sutton sobre el resultado de este caso en particular, pero también indicó que iría más allá:
Escribo por separado para enfatizar que nuestra participación no debe limitarse a los hechos concretos que rodean al Programa de carga de tóner o al Programa del motor de impresión. Debemos dejar claro que en el futuro empresas como Lexmark no pueden utilizar la DMCA junto con la ley de derechos de autor para crear para sí mismos monopolios de productos de fabricación[...]
Opinó que incluso si los programas involucrados fueran más complejos (y por lo tanto más merecedores de protección de derechos de autor), la pregunta clave sería el propósito de la tecnología de elusión. Según el marco propuesto, si el uso de una tecnología de elusión por parte de un tercer fabricante tuviera como único objetivo permitir que sus productos interoperaran con los de otro fabricante (y no obtener ningún beneficio independiente de la funcionalidad del código que se copia), entonces esa elusión sería permisible. . [30]
El juez Feikens también escribió una opinión, coincidiendo con muchos de los resultados de la opinión mayoritaria (aunque a veces por diferentes razones), pero en desacuerdo con su conclusión sobre el Programa de carga de tóner. [31]
En cuanto a la protección de los derechos de autor del Programa de carga de tóner, encontró que el registro respaldaba la afirmación de Lexmark de que el programa podría haberse implementado de muchas maneras y, por lo tanto, la implementación de Lexmark era creativa y estaba protegida por derechos de autor. [31] Coincidiendo en que el expediente era inadecuado para que el tribunal de distrito concluyera que el Programa de carga de tóner era un "código de bloqueo", señaló que el experto de Lexmark había testificado que todo el proceso del Programa de carga de tóner podía desactivarse girando un un solo bit en el código del chip, y que SCC debería haber podido descubrir esto; por lo que copiar el programa puede que tampoco haya sido prácticamente necesario. [32]
En cuanto a los cargos de la DMCA, Feikens estuvo de acuerdo en que Lexmark no había establecido una violación con respecto al Programa de carga de tóner, pero por una razón muy diferente a la encontrada por la opinión mayoritaria. Señaló que SCC había declarado que ni siquiera tenía conocimiento de la existencia del Programa de Carga de Toner; había copiado los datos en el chip de la impresora Lexmark (incluido el programa de carga de tóner) simplemente en un intento de eludir la protección del programa del motor de la impresora. Dado que la DMCA exige que un infractor eluda conscientemente los controles de acceso al programa protegido, SCC no podría haber eludido conscientemente las protecciones de un programa que no sabía que existía. [33] Con respecto al Programa Printer Engine, estuvo de acuerdo con la opinión mayoritaria, pero también señaló en su creencia que el consumidor había adquirido los derechos para acceder a este programa al comprar la impresora y, por lo tanto, la DMCA no se aplicaría a los intentos de acceder a él. [34]
Lexmark presentó una solicitud para que el Sexto Circuito en pleno escuche el caso en pleno . El Sexto Circuito rechazó esta solicitud en febrero de 2005.
La Regla 13 de las Reglas de Procedimiento de la Corte Suprema de los Estados Unidos requiere que la parte perdedora en un caso ante un tribunal de apelaciones presente una petición de auto de certiorari dentro de los 90 días a partir de la fecha en que el tribunal de apelaciones dicta su sentencia, o desde la fecha de la denegación de una petición de nueva vista en el tribunal de apelaciones. La sentencia del Sexto Circuito quedó definitiva para todos los efectos cuando expiró el período de 90 días sin que Lexmark presentara una petición de certificación.
La decisión del Sexto Circuito es digna de mención por al menos dos razones:
Lexmark 2004 también es consistente con la jurisprudencia posterior de la Corte de Apelaciones del Circuito Federal de los Estados Unidos en The Chamberlain Group, Inc. v. Skylink Technologies, Inc. y, por lo tanto, enfatiza que la DMCA tenía como objetivo crear un nuevo tipo de responsabilidad: no es un derecho de propiedad: sobre bienes duraderos que incorporan material protegido por derechos de autor. [35]
Antes del fallo del Sexto Circuito, Static Control inició una acción separada en 2004 buscando un juicio declarativo bajo las leyes federales de derechos de autor y la DMCA de que sus chips recientemente modificados no infringían los derechos de autor de Lexmark, y Lexmark contrademandó planteando infracción de patentes, violaciones de la DMCA y reclamaciones por agravios, y añadió tres remanufacturadores como terceros demandados.
En prisión preventiva, Lexmark logró desestimar todas las contrademandas de Static Control. Durante el curso del proceso, el tribunal resolvió que:
Por lo tanto, las cuestiones del juicio consistieron únicamente en la reclamación de Lexmark de infracción de patente inducida contra Static Control y la defensa de Static Control por uso indebido de patente. El juez de distrito Gregory Frederick Van Tatenhove ordenó al jurado que sus conclusiones sobre el uso indebido de patentes tendrían carácter consultivo; el jurado sostuvo que Static Control no indujo una infracción de patente y advirtió que Lexmark hizo un uso indebido de sus patentes. Lexmark renovó su solicitud anterior de sentencia como cuestión de derecho y también presentó una moción para un nuevo juicio sobre su reclamo de incentivo de patente, las cuales el tribunal de distrito denegó. Ambas partes apelaron oportunamente.
En un fallo unánime, se confirmaron las conclusiones del tribunal de distrito, excepto por su desestimación de las contrademandas de Static Control bajo la Ley Lanham y la ley estatal de Carolina del Norte. Estos fueron revocados y remitidos para mayor consideración.
En particular se celebró:
El fallo también dejó en pie el fallo del tribunal de distrito sobre el impacto de Quanta Computer, Inc. contra LG Electronics, Inc. en la doctrina del agotamiento en el área de la ley de patentes. Al concluir que la venta de productos patentados, incluso cuando están sujetas a restricciones de licencia válidas, agota los derechos de patente, esencialmente le da a Quanta una interpretación amplia, que amenaza con hacer inaplicables a través de esquemas de licencias diferenciales de la ley de patentes que intentan distinguir campos de uso separados para un artículo patentado. [42] Sin embargo, el fallo del Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal de los Estados Unidos en el caso Lexmark Int'l, Inc. contra Impression Prods., Inc. reabrió la cuestión. [43] El Tribunal sostuvo que después de la venta de un artículo patentado, el titular de la patente no puede demandar por infracción de patente relacionada con el uso posterior de ese artículo, incluso cuando viola un contrato con un cliente o es importado desde fuera de los Estados Unidos.
Lexmark apeló el fallo del Tribunal de Circuito con respecto a la legitimación activa en virtud de la Ley Lanham ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos , en cuyo caso se concedió el certiorari el 3 de junio de 2013. El caso se conoció el 3 de diciembre de 2013 [44] y la pregunta presentada ante la Corte fue:
Si el marco analítico adecuado para determinar la legitimación de una parte para mantener una acción por publicidad engañosa en virtud de la Ley Lanham es:
- los factores establecidos en Associated Gen. Contractors of Cal., Inc. v. Cal. Consejo Estatal de Carpinteros , [45] adoptado por los Circuitos Tercero, Quinto, Octavo y Undécimo;
- la prueba categórica, que permite demandas sólo por parte de un competidor real, empleada por los Circuitos Séptimo, Noveno y Décimo; o
- una versión de la prueba más amplia del "interés razonable", ya sea como la aplicó el Sexto Circuito en este caso o como la aplicó el Segundo Circuito en casos anteriores.
Lexmark argumentó a favor de la prueba AGC , mientras que SCC argumentó que la prueba apropiada debería ser en realidad la de la "zona de intereses" protegida por el estatuto [46] que se ha aplicado en casos que involucran la Ley de Procedimiento Administrativo , la Ley de Especies en Peligro , y Título VII de la Ley de Derechos Civiles . [47] [48] En la audiencia, pareció que la presentación de Lexmark recibió un examen más intensivo que la de SCC. [49]
El 25 de marzo de 2014, la Corte Suprema de Estados Unidos confirmó por unanimidad la conclusión del Sexto Circuito de que Static Control tenía legitimación activa para demandar en virtud de la Ley Lanham. [3]
El Tribunal desarrolló una nueva prueba para evaluar la posición en publicidad engañosa, rechazando las pruebas existentes, incluida la "prueba del interés razonable" del Sexto Circuito. [50] En este sentido, el enfoque adoptado por Scalia J. consta de varios pasos: [3] [50]
Al discutir el alcance de la causa próxima, Scalia señaló:
El Tribunal de Distrito destacó que Lexmark y Static Control no son competidores directos. Pero cuando una parte alega daño a su reputación por menosprecio, no se requiere competencia por causa inmediata; y eso es cierto incluso si el objetivo del demandado era dañar a sus competidores inmediatos y el demandante simplemente sufrió daños colaterales. Consideremos dos fabricantes de automóviles rivales que compran bolsas de aire para sus automóviles de diferentes fabricantes. Si el primer fabricante de automóviles, con la esperanza de desviar las ventas del segundo, proclama falsamente que las bolsas de aire utilizadas por el segundo fabricante de automóviles son defectuosas, tanto el segundo fabricante de automóviles como su proveedor de bolsas de aire pueden sufrir daños a su reputación y, como resultado, sus ventas pueden disminuir. En esas circunstancias, no hay razón para considerar el daño de cualquiera de las partes como derivado del daño de la otra; cada uno resulta directa e independientemente perjudicado por el ataque a sus mercancías.
Las pruebas anteriores adoptadas por los distintos Tribunales de Circuito fueron descartadas por ser problemáticas por varios motivos:
El fallo del Tribunal fue descrito como "un tratamiento tour de force de la situación legal" y "seguramente ganará reimpresión en libros de casos y citas en escritos en las próximas décadas". [55] Se consideró que tenía un alcance mayor que el que estaba directamente relacionado con el caso en cuestión: