La infracción de una marca comercial es una violación de los derechos exclusivos inherentes a una marca comercial sin la autorización del propietario de la marca o de cualquier licenciatario (siempre que dicha autorización estuviera dentro del alcance de la licencia). La infracción puede ocurrir cuando una parte, el "infractor", utiliza una marca que es idéntica o similar hasta el punto de confundirse con una marca propiedad de otra parte, especialmente en relación con productos o servicios que son idénticos o similares a los productos o servicios que cubre el registro. . El propietario de una marca puede iniciar un proceso civil contra quien infrinja su marca registrada. En los Estados Unidos, la Ley de Falsificación de Marcas de 1984 tipificó como delito el comercio intencional de bienes y servicios falsificados. [1] : 485–486
Si las respectivas marcas, productos o servicios son completamente diferentes, aún se puede establecer una infracción de marca registrada si la marca registrada es notoriamente conocida de conformidad con el Convenio de París . En los Estados Unidos, una causa de acción por el uso de una marca para servicios tan diferentes se llama dilución de marca .
En algunas jurisdicciones, una parte distinta del propietario (por ejemplo, un licenciatario) puede iniciar un procedimiento de infracción de marca contra un infractor si el propietario no lo hace.
La sección 32 de la Ley Lanham establece que aquellos que utilicen marcas comerciales, productos o servicios similares o idénticos a los ya registrados en la USPTO de tal manera que "puedan causar confusión,... causar error o engañar... . será responsable en la acción civil por el registrante . [2] Cuando las respectivas marcas, productos o servicios no son idénticos, la similitud generalmente se evaluará en función de si existe riesgo de confusión y los consumidores creerán que los productos o servicios provienen del propietario de la marca. [3]
Una prueba típica de probabilidad de confusión equilibra una variedad de factores, ninguno de los cuales es decisivo por sí solo. [3] Si bien cada jurisdicción utiliza una prueba ligeramente diferente, cada prueba considera (1) si y en qué medida el presunto infractor tenía la intención de infringir los derechos de marca válidos del usuario senior, (2) evidencia de cualquier confusión del consumidor, y (3) factores que hablan de la relación económica entre el público consumidor y las dos marcas, productos o servicios. [3]
La más famosa de las pruebas anteriores es la empleada por el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal de los Estados Unidos (los Factores "DuPont"). Sin embargo, esto se debe a que es la prueba utilizada por la USPTO al evaluar la posibilidad de registrar una marca en el momento de su solicitud. [19] En cualquier acción legal por infracción de marca en los Estados Unidos, el tribunal aplicará la prueba del circuito en el que se encuentre. [3]
Los tribunales evalúan la probabilidad de confusión en diversos contextos, incluso antes de la venta (también conocida como confusión de intereses inicial ), en el punto de venta y después de la venta. La confusión también puede ser directa o inversa, dependiendo de quién sea el usuario senior y junior de las marcas.
La forma más típica de infracción de marca es la confusión en el punto de venta, que ocurre cuando un consumidor cree erróneamente que su producto o servicio proviene de una empresa o marca en la que no lo es. Este tipo de infracción implica que un demandado "haga pasar" un bien o servicio utilizando una marca registrada que pertenece al demandante, generalmente con la intención de engañar a los consumidores haciéndoles pensar que el bien o servicio se originó con el demandante. [20]
Por ejemplo, en McDonald's Corp. contra Druck y Gerner, DDS, PC , [21] McDonald's demandó a McDental, un proveedor de servicios dentales operado por dos dentistas, por infracción de marca registrada. McDonald's presentó pruebas de que poseía derechos de marca en una familia de marcas que comenzaban con el prefijo “Mc”, que existía una amplia familiaridad pública con esa familia de marcas y que las pruebas de la encuesta establecían que era probable que se produjera confusión por el uso de McDental. nombre. Los propietarios de McDental negaron cualquier intención de evocar las marcas de McDonald's al adoptar el nombre McDental, alegando que nunca habían percibido ni oído a nadie percibir una asociación entre las dos marcas. El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Nueva York determinó que la similitud entre el nombre McDental y la familia de marcas McDonald's que comienzan con “Mc” era obvia. El tribunal sostuvo que McDonald's había demostrado que existía un riesgo de confusión, lo que justificaba la emisión de una orden judicial.
La confusión de intereses inicial ocurre cuando un uso supuestamente inadecuado de una marca atrae a compradores potenciales a considerar productos o servicios proporcionados por el infractor ( bait-and-switch ). Según la Ley Lanham, un demandante puede presentar una demanda por infracción de marca registrada contra un demandado por crear confusión en el consumidor antes del punto de venta, incluso si la confusión del consumidor se resuelve antes de que se realice la venta. [22]
Por ejemplo, en Playboy Enterprises, Inc. contra Netscape Communications Corp. , [23] Playboy demandó a Netscape por vender anuncios publicitarios utilizando los términos registrados "playboy" y "playmate". El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de los Estados Unidos sostuvo que era probable que Playboy demostrara que los consumidores pueden sentirse atraídos por los productos de la competencia aprovechando la reputación de Playboy al utilizar las marcas "playboy" y "playmate", incluso si los consumidores lo saben muy bien. que no están comprando servicios de Playboy.
La confusión posventa ocurre cuando el uso de una marca comercial lleva a individuos del público en general (distintos del comprador) a creer erróneamente que un producto fue fabricado por el titular de la marca. Por lo tanto, a los efectos del análisis del riesgo de confusión, el público pertinente puede no ser en absoluto los compradores destinatarios, sino más bien el público en general, también conocido como la "persona de la calle". [24]
Como lo expresó el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos , la ley de marcas protege al público de sufrir daños causados por la confusión posventa: "Las leyes de marcas existen para proteger al público de la confusión. La creación de confusión en el contexto posventa puede ser perjudicial porque si hay demasiadas imitaciones en el mercado, las ventas del original pueden disminuir porque el público teme que lo que está comprando no sea un original. Además, el público puede ser engañado en el mercado de reventa si lo hace. requiere experiencia para distinguir entre un original y una imitación." [25]
Por ejemplo, en Ferrari SPA Esercizio v. Roberts , [26] Ferrari SPA Esercizio, un fabricante de automóviles de lujo con reputación de producir vehículos exclusivos con diseños distintivos, presentó una demanda por infracción de marca registrada contra Carl Roberts después de que Roberts comenzara a fabricar y vender kits que permitiría a los entusiastas de los automóviles preocupados por su presupuesto copiar los diseños exteriores de Ferrari (por ejemplo, el Daytona Spyder, el Testarossa) en el tren de aterrizaje de vehículos menos costosos. Aunque Roberts ha demostrado que no existía confusión en el punto de venta, el Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito de los Estados Unidos concluyó que permitir que los kits entren en el comercio diluiría la marca Ferrari al disminuir la exclusividad percibida y la calidad que hacen que el Daytona Spyder y Testarossa atractivos para los consumidores. El tribunal sostuvo además que los kits estaban diseñados para replicar perfectamente el exterior de los vehículos de Ferrari y que existía una gran probabilidad de confusión entre los clientes después de la venta. El Sexto Circuito sostuvo que los kits de Roberts infringían la imagen comercial distintiva de los vehículos de Ferrari, y se confirmó una orden judicial permanente contra Roberts.
La confusión directa ocurre cuando los consumidores creen que los bienes o servicios de un usuario posterior (menor) de la marca provienen del titular anterior (senior) de la marca, o están patrocinados por él. En casos de confusión directa, se dice que el usuario junior se beneficia de la reputación y la buena voluntad del usuario senior. La confusión directa suele producirse si el usuario senior es un productor mucho más grande o más conocido que el usuario junior.
Se produce confusión inversa si los consumidores piensan incorrectamente que un usuario posterior (menor) de la marca es la fuente de los productos o servicios del usuario anterior (senior). La confusión inversa suele producirse si el usuario junior es un productor mucho más grande o más conocido que el usuario senior.
Las afirmaciones de confusión inversa existen para evitar que las grandes empresas roben marcas de empresas más pequeñas existentes. Los factores que contribuyen a la probabilidad de confusión inversa incluyen: (1) similitud entre las marcas del usuario senior y junior, (2) la fuerza conceptual o singularidad de la marca del usuario senior y la fuerza comercial o conciencia pública de la marca del usuario junior, (3 ) atención del consumidor al producto, (4) el tiempo que el usuario joven ha usado la marca sin causar confusión, (5) si el usuario joven tenía la intención de causar confusión, (6) evidencia de confusión real, (7) comercio y publicidad canales para los productos competidores, (8) la similitud de los esfuerzos de ventas de los fabricantes, (9) la similitud de los productos competidores en la mente de los consumidores, y (10) hechos que sugieren que los consumidores esperarían que el usuario junior fabrique ambos productos o expandirse al mercado de usuarios mayores. [27]
La Corte Suprema sostuvo por primera vez que la responsabilidad por infracción de marcas podría extenderse más allá de los infractores directos en Inwood Laboratories, Inc. contra Ives Laboratories, Inc. [28] La Corte Suprema articuló el siguiente estándar para infracción contributiva: "Si un fabricante o distribuidor induce intencionalmente otro para infringir una marca registrada, o si continúa suministrando su producto a alguien que sabe o tiene motivos para saber que está infringiendo una marca registrada, el fabricante o distribuidor es responsable por cualquier daño como resultado del engaño". [28]
Por ejemplo, en Fonovisa, Inc. contra Cherry Auction, Inc. , [29] la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de los Estados Unidos impuso responsabilidad secundaria a un propietario de un mercado de pulgas que proporcionaba el “mercado necesario” para la venta de bienes infractores. . El tribunal sostuvo que existía una infracción contributiva de la marca registrada porque el propietario estaba intencionalmente ciego a la infracción en curso de su inquilino.
La parte acusada de infracción puede derrotar el procedimiento de infracción si puede establecer una excepción válida (por ejemplo, publicidad comparativa) o una defensa (por ejemplo, laches ) a la infracción, o atacar y cancelar el registro subyacente (por ejemplo, por falta de uso). en que se fundamenta el procedimiento. Otras defensas incluyen fraude, carácter genérico , funcionalidad, abandono o uso legítimo .
La publicidad comparativa ocurre cuando una parte utiliza la marca registrada de otra parte para referirse al propietario de la marca o a sus productos o servicios. La Comisión Federal de Comercio permite la publicidad comparativa cuando las bases de la comparación son veraces, no engañosas y están claramente especificadas. [30] El usuario de la marca no puede implicar ni sugerir patrocinio, respaldo o afiliación por parte del propietario de la marca. Si el usuario usa la marca comercial de una manera que no confunda ni induzca a error a los consumidores y solo usa la marca necesaria para la identificación (por ejemplo, uso de las palabras pero no uso de la misma fuente o gráficos), entonces esto puede ser considerado uso legítimo. [31]
Laches es una defensa equitativa. La doctrina se aplica cuando un demandado establece afirmativamente: (1) conocimiento por parte del demandante de hechos que constituyen una causa de acción o una oportunidad razonable para descubrir tales hechos; (2) una demora indebida por parte del demandante en iniciar una acción; y (3) daño al demandado resultante de la demora en interponer la acción. [32]
Una defensa viable contra la infracción de una marca puede afirmar "[que] el registro o el derecho indiscutible a utilizar la marca se obtuvo de manera fraudulenta". [33]
Se puede plantear una defensa de fraude por parte del propietario de la marca en cualquier momento e incluye demostrar que: (1) el solicitante hizo una declaración falsa ante la USPTO; (2) la representación falsa es importante para la registrabilidad de una marca; (3) el solicitante tenía conocimiento de la falsedad; y (4) el solicitante hizo declaraciones con la intención de engañar a la USPTO.
Las marcas comerciales que evolucionan con el tiempo hasta convertirse en un término genérico para una clase de artículos, en lugar de seguir siendo un término distintivo que identifica la fuente, pueden perder su estatus de marca. [34] El genericidio es una doctrina en la que una marca anteriormente protegible se considera inprotegible porque ya no significa la fuente o el productor del producto (por ejemplo, la aspirina como producto fabricado por Bayer) sino una categoría o género de producto. (Aspirina como analgésico que un fabricante genérico puede llamar a su producto).
Un argumento de carácter genérico alega que una marca anteriormente protegida se ha vuelto genérica en un mercado o industria específica y no significa el productor sino una categoría o género de producto.
La doctrina de la funcionalidad establece que las características funcionales del producto no pueden ser registradas. La funcionalidad es una defensa reconocida contra la infracción de marcas registradas en la legislación estadounidense. Esta defensa evita que la protección de las marcas prevalezca sobre la protección de las patentes al garantizar que ninguna marca pueda registrarse si es funcional en su conjunto. [35]
Por ejemplo, en Valu Engineering, Inc. contra Rexnord Corp. , [36] el tribunal decidió que ciertas formas de cintas transportadoras eran funcionales debido a su mayor rendimiento en comparación con diseños alternativos y, por lo tanto, no eran elegibles para ser consideradas una marca registrada.
El Tribunal Supremo ha sostenido que un producto es funcional si:
(1) es esencial para el uso o propósito del artículo, o si afecta el costo o la calidad del artículo; [37] O
(2) el uso exclusivo de la característica funcional pondría a los competidores en una desventaja significativa. [37]
El abandono de una marca se produce cuando el propietario de la marca deja deliberadamente de utilizarla durante tres o más años, sin intención de volver a utilizarla en el futuro. Cuando se abandona una marca, el propietario de la marca ya no puede reclamar derechos sobre ella. En efecto, esto libera la marca para que cualquier otra persona pueda usarla sin recurso por parte del propietario original de la marca. [38]
La excepción de uso legítimo de la Ley Lanham es una defensa afirmativa que exige que el demandado demuestre que el término se utilizó de buena fe y de manera descriptiva para un propósito distinto al de marca. La Ley Lanham incluye una excepción de uso legítimo, según el artículo 1115(b)(4), para las marcas comerciales que consisten en palabras descriptivas, para evitar monopolios de marcas comerciales sobre el uso de términos descriptivos.
Hay dos tipos de uso legítimo, el uso legítimo descriptivo y el uso legítimo nominativo.
El uso legítimo descriptivo permite a un tercero utilizar la marca descriptiva de otra parte para describir su propio producto o servicio. [39] Para poder hacer valer con éxito una defensa por uso legítimo ante una reclamación por infracción de marca, el demandado debe probar los tres elementos de la doctrina del uso legítimo: (1) que el término se utilizó de una manera distinta a como marca; (2) que el término se utilizó para describir los bienes o servicios ofrecidos o su origen geográfico; y (3) que el uso se había realizado de buena fe. [40]
El uso legítimo nominativo permite a terceros utilizar la marca registrada de otra parte para referirse al producto o servicio real de esa parte. [41] El uso no debe crear riesgo de confusión y no puede implicar patrocinio o respaldo por parte del propietario de la marca cuando no existe ninguno. [42]
Las medidas cautelares son órdenes judiciales que ordenan que el infractor cese inmediatamente sus actividades ilegales. Un demandante tendrá derecho a medidas cautelares por infracción de marca si demuestra un éxito probable en cuanto al fondo y la posibilidad de un daño irreparable. [43]
De conformidad con 15 USC § 1117(a), [44] un demandante puede recuperar las ganancias del infractor, los daños sufridos y los costos de la acción. Al evaluar las ganancias, el propietario de la marca debe probar únicamente el monto bruto de las ventas del demandado. A partir de entonces, el demandado tiene la carga de presentar pruebas de cualquier cantidad que deba deducirse.
Una contabilidad de ganancias es adecuada en un caso de infracción de marca registrada sólo cuando el demandado comete una infracción intencional, lo que significa que el demandado intentó explotar el valor de un nombre establecido de otro. [45] Alternativamente, un demandante puede recuperar los daños sufridos si muestra una previsión razonable de lucro cesante.
El acuerdo comercial ACTA , firmado en mayo de 2011 por Estados Unidos, Japón, Suiza y la UE, exige que sus partes agreguen sanciones penales, incluido encarcelamiento y multas, por infracción de derechos de autor y marcas registradas, y obliga a las partes a vigilar activamente las infracciones. . [46] [47] [48]
En muchos países con derecho consuetudinario , una marca que no está registrada no puede "infringirse" como tal, y el propietario de la marca no puede iniciar procedimientos de infracción conforme a la ley. En cambio, el propietario puede iniciar procedimientos conforme al derecho consuetudinario por fraude o tergiversación , o conforme a una legislación más general que prohíbe las prácticas comerciales desleales . En algunas jurisdicciones, la infracción de la imagen comercial también puede ser procesable.