Según el Convenio sobre la Patente Europea (CPE), las patentes europeas se concederán para invenciones que, entre otras cosas, impliquen una actividad inventiva . [1] La disposición legal central que explica lo que esto significa, es decir, la disposición legal central relacionada con la actividad inventiva según el CPE , es el Artículo 56 del CPE . Es decir, una invención, teniendo en cuenta el estado de la técnica , no debe resultar obvia para un experto en la materia . Las Salas de Recurso de la Oficina Europea de Patentes (EPO) han desarrollado un enfoque, denominado "enfoque de problema y solución", para evaluar si una invención implica una actividad inventiva. [2]
Las Divisiones de Examen , las Divisiones de Oposición y las Salas de Apelaciones de la OEP predominantemente [notas 1] aplican predominantemente el "enfoque de problema y solución" (también llamado "enfoque de problema-solución") para evaluar y decidir si una invención implica una actividad inventiva. . [3] Una de las primeras decisiones de la OEP que desarrolló el "enfoque de solución de problemas" como una forma objetiva de decidir si una invención reivindicada implica una actividad inventiva fue la T 24/81. [4]
El enfoque de solución de problemas consta esencialmente de tres pasos:
Este primer paso del enfoque de solución de problemas consiste en seleccionar el punto de partida más prometedor desde el cual un experto podría haber llegado a la invención reivindicada. En otras palabras, está por determinar cuál es el trampolín más prometedor hacia la invención. Esta pieza pública de estado de la técnica se denomina estado de la técnica más cercano , [6] que se supone que está "más cerca de la invención que cualquier otra pieza de arte anterior citada". [7] Según Graham Ashley, miembro de la Sala de Recurso, la expresión "punto de partida apropiado" es probablemente más relevante ya que la evaluación inventiva podría, de hecho, comenzar a partir de más de una pieza del estado de la técnica. De hecho, no existe ningún requisito de seleccionar una pieza única del estado de la técnica como punto de partida y ceñirse a esa pieza del estado de la técnica. Es posible que el enfoque de solución de problemas deba realizarse desde diferentes puntos de partida. [8] [9]
Sin embargo, no es necesario que el estado de la técnica más cercano sea un documento. El estado de la técnica más cercano puede surgir de un uso público anterior. De hecho, "las características puestas a disposición del público mediante [un] uso público previo... pueden considerarse como el estado de la técnica más cercano". [10] Se supone que el experto en la técnica conoce la totalidad del estado de la técnica pertinente al área de tecnología relevante y, en particular, todo lo que se pone a disposición del público en el sentido del Artículo 54(2) del CPE . [11]
El segundo paso es determinar el problema técnico objetivo , es decir, determinar, a la luz del estado de la técnica más cercano, el problema o tarea técnica ( alemán : Aufgabe ), [12] que la invención reivindicada aborda y resuelve con éxito. Esto implica determinar la(s) característica(s) que distinguen la materia reivindicada del estado de la técnica más cercano, determinar el(los) efecto(s) técnico(s) de la(s) característica(s) distintiva(s) y, finalmente, el problema técnico objetivo, o tarea, es cómo adaptar o modificar el estado de la técnica más cercano para obtener el efecto técnico identificado. [13] El problema técnico objetivo debe formularse de tal manera que no contenga indicaciones para su solución. En otras palabras, el problema técnico debe formularse sin incluir en él parte de la solución proporcionada por la invención. De lo contrario, esto daría lugar a una evaluación ex post facto de la actividad inventiva, es decir, una evaluación realizada en retrospectiva . [14]
El problema utilizado para el enfoque de solución de problema no tiene por qué ser idéntico al mencionado originalmente en la solicitud de patente. El problema puede reformularse, al menos hasta cierto punto, si fuera necesario. [15]
Cualquier supuesto efecto técnico que se produciría por las diferencias entre la invención reivindicada y el estado de la técnica más cercano debe ser probado, de lo contrario se debe reformular el problema, como se mencionó anteriormente. [16] Sin embargo, no es necesariamente necesario proporcionar datos experimentales en la solicitud tal como se presentó, [17] si "el problema técnico subyacente a la invención se resolvió al menos de manera plausible en la fecha de presentación". [18] [ necesita actualización ] "Las supuestas ventajas a las que el titular/solicitante de la patente simplemente se refiere, sin ofrecer evidencia suficiente para respaldar la comparación con el estado de la técnica más cercano, no pueden tomarse en consideración para determinar el problema subyacente a la invención y, por lo tanto, para evaluar actividad inventiva". [19] Un efecto técnico debe obtenerse de manera creíble "en todo el rango cubierto por las reivindicaciones" para que se pueda confiar en él al definir el problema técnico objetivo, es decir, debe ser creíble que el problema se resuelve efectivamente en todo el rango reivindicado. [20]
Si el objeto reivindicado proporciona una solución diferente a un problema conocido, es decir, un problema que la técnica anterior ya resuelve, el problema técnico objetivo puede formularse como cómo proporcionar una solución alternativa al problema conocido. [21] De hecho, "[u]na solución anterior a un problema técnico determinado no excluye intentos posteriores de resolver el mismo problema de otra manera no obvia [...]". [21]
El último paso del enfoque de solución de problemas se lleva a cabo según el enfoque de "podría". De acuerdo con este enfoque, la pregunta a abordar para evaluar si la invención implica actividad inventiva es la siguiente (la pregunta es el clímax del enfoque problema-solución):
Si al experto se le habría pedido que modificara el estado de la técnica más cercano de tal manera que llegara a algo que estuviera dentro de los términos de las reivindicaciones, entonces la invención no implica una actividad inventiva.
La cuestión no es si el experto habría podido llegar a la invención adaptando o modificando el estado de la técnica más cercano, sino si lo habría hecho porque el estado de la técnica lo habría incitado a hacerlo con la esperanza de resolver el problema técnico objetivo. o con la expectativa de alguna mejora o ventaja. [22] [23] Tiene que haber una razón para combinar dos documentos. Este debe haber sido el caso para el experto antes de la fecha de presentación o de prioridad válida para la reclamación bajo examen.
Cuando se aplica el enfoque de solución de problemas, el problema técnico objetivo a veces se considera como una agregación de una pluralidad de "problemas parciales". "Este es el caso en el que no se logra ningún efecto técnico mediante todas las características distintivas tomadas en combinación, sino que una pluralidad de problemas parciales se resuelven independientemente mediante diferentes conjuntos de características distintivas (...)". [24] En ese caso, cada conjunto de características distintivas se evalúa de forma independiente. [25]
Por ejemplo, pueden identificarse dos diferencias entre el objeto reivindicado y un documento considerado como el estado de la técnica más cercano, mientras que estas dos diferencias resuelven dos problemas objetivos diferentes e independientes entre sí. Los dos problemas objetivos podrán entonces tratarse "como problemas parciales separados a los efectos de evaluar la actividad inventiva". [26]
Una invención puede consistir en una combinación de características técnicas y no técnicas. En tales casos, la OEP generalmente aplica el llamado "enfoque Comvik" (cf. T 641/00 ) para evaluar si la invención implica una actividad inventiva. [27] De acuerdo con el "enfoque Comvik", cualquier característica no técnica, es decir, una característica de un campo excluido de la patentabilidad según el Artículo 52(2) y (3) del EPC , se ignora para la evaluación de la actividad inventiva, a menos que el Las características no técnicas interactúan con el tema técnico para resolver un problema técnico. [28] Es decir, "una evaluación positiva de la actividad inventiva sólo puede basarse en aquellos elementos y aspectos de la invención respecto de los cuales puede establecerse un efecto técnico". [29] Se ha considerado difícil evaluar si una característica contribuye o no al carácter técnico de una reivindicación. [30]
El enfoque de Comvik establecido en la decisión T 641/00 es coherente con el principio de que "las modificaciones técnicamente no funcionales son (...) irrelevantes para la actividad inventiva, incluso si el experto nunca pensaría en tal modificación". [31] Una modificación en un dispositivo que sea tal que la modificación no tenga ningún efecto técnico, es decir, ningún efecto en el funcionamiento del dispositivo, no implica una solución a un problema técnico. Una modificación arbitraria de un dispositivo no implica actividad inventiva si la modificación no tiene relevancia técnica. [31]
El descubrimiento de un problema no reconocido puede, en determinadas circunstancias, dar lugar a una materia patentable, aunque la solución reivindicada "sea retrospectivamente trivial y en sí misma obvia". [32] [33] [34] Si la identificación de un problema no es obvia, "la solución al problema tampoco puede ser obvia, incluso si retrospectivamente parece trivial en vista del problema identificado". [35]
El problema técnico objetivo es el que se deriva de la comparación del estado de la técnica más cercano versus la reivindicación mediante la definición de un efecto técnico que provoca el delta.
Si bien es posible que algunos métodos y sistemas que se incluyen en la redacción de la reivindicación realmente logren los efectos técnicos pretendidos, no se puede confiar en un efecto que no se obtiene de manera creíble en todo el espectro cubierto por las reivindicaciones al definir el problema técnico objetivo (Caso Ley de las Salas de Recurso de la Oficina Europea de Patentes, 9ª edición, 2019, ID4.3).; véase también la decisión T 1214/09, punto 4.8.3: "... cabe cuestionar si el efecto alegado se logra realmente en todo el alcance de la reclamación."; y decisión de la Sala de Recurso T 1621/08 de 17 de septiembre de 2010, motivos 2.1.3 a 2.1.4.
(...) una evaluación positiva de la actividad inventiva sólo puede basarse en aquellos elementos y aspectos de la invención respecto de los cuales se puede establecer un efecto técnico (Jurisprudencia de las Salas de Recurso de la Oficina Europea de Patentes, 9ª edición, 2019, ID9.1.5). Dado que aquí no se ha establecido ningún efecto técnico para la característica (...), no puede tenerse en cuenta para la evaluación de la actividad inventiva.
En determinadas circunstancias, una actividad inventiva puede reconocerse sobre la base del descubrimiento de un problema no reconocido, incluso si la solución reivindicada es en sí misma obvia (véase también la jurisprudencia de las Salas de Recurso, 10**(a) edición , 2022, ID9.12).
Sin embargo, la BoA de la OEP reconoce la posibilidad de una "invención problemática" (Jurisprudencia de la BoA ID9.10: "El descubrimiento de un problema no reconocido puede, en determinadas circunstancias, dar lugar a una materia patentable a pesar de que la solución reivindicada es retrospectivamente trivial y en sí misma obvia (véase T 2/83, DO 1984, 265; T 255/84)"), de modo que las valoraciones negativas de la actividad inventiva siempre
deberían
explicar cómo el experto se daría cuenta del problema sin que eso sea inventivo en sí mismo (aunque lamentablemente no siempre lo son).
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