En virtud del Convenio sobre la Patente Europea (CPE), las patentes europeas se concederán para invenciones que, entre otras cosas, impliquen una actividad inventiva . [1] La disposición jurídica central que explica lo que esto significa, es decir, la disposición jurídica central relacionada con la actividad inventiva en virtud del CPE , es el artículo 56 del CPE . Es decir, una invención, teniendo en cuenta el estado de la técnica , no debe ser obvia para un experto en la materia . Las Salas de Recurso de la Oficina Europea de Patentes (OEP) han desarrollado un enfoque, llamado "enfoque de problema y solución", para evaluar si una invención implica una actividad inventiva. [2]
Las Divisiones de Examen , las Divisiones de Oposición y las Salas de Recurso de la OEP aplican predominantemente [notas 1] el "enfoque de problema y solución" (también llamado "enfoque de problema-solución") para evaluar y decidir si una invención implica una actividad inventiva. [3] Una de las primeras decisiones de la OEP para desarrollar el "enfoque de problema-solución" como una forma objetiva de decidir si una invención reivindicada implica una actividad inventiva fue T 24/81. [4]
El enfoque problema-solución consta esencialmente de tres pasos:
Este primer paso del enfoque problema-solución consiste en seleccionar el punto de partida más prometedor desde el que un experto en la materia podría haber llegado a la invención reivindicada. En otras palabras, se debe determinar el trampolín más prometedor hacia la invención. Esta pieza pública de la técnica anterior se denomina técnica anterior más próxima [6] , que se supone que está "más cerca de la invención que cualquier otra pieza de la técnica anterior citada". [7] Según el miembro de la Junta de Recurso Graham Ashley, la expresión "punto de partida apropiado" es probablemente más relevante ya que la evaluación inventiva podría, de hecho, comenzar a partir de más de una pieza de la técnica anterior. De hecho, no existe ningún requisito para seleccionar una pieza única de la técnica anterior como punto de partida y ceñirse a ella. El enfoque problema-solución puede tener que llevarse a cabo desde diferentes puntos de partida. [8] [9]
Sin embargo, el estado de la técnica más próximo no tiene por qué ser necesariamente un documento. El estado de la técnica más próximo puede surgir de un uso público anterior. De hecho, "las características puestas a disposición del público mediante [un] uso público anterior... pueden considerarse como el estado de la técnica más próximo". [10] Se supone que el experto en la materia tiene conocimiento de la totalidad del estado de la técnica pertinente al área de tecnología pertinente y, en particular, de todo lo que se haya puesto a disposición del público en el sentido del artículo 54(2) del CPE . [11]
El segundo paso es determinar el problema técnico objetivo , es decir, determinar, a la luz de la técnica anterior más cercana, el problema técnico o tarea ( en alemán : Aufgabe ), [12] que la invención reivindicada aborda y resuelve con éxito. Esto implica determinar la(s) característica(s) que distinguen la materia reivindicada de la técnica anterior más cercana, determinar el(los) efecto(s) técnico(s) de la(s) característica(s) distintiva(s) y, finalmente, el problema técnico objetivo, o tarea, es cómo adaptar o modificar la técnica anterior más cercana para obtener el efecto técnico identificado. [13] El problema técnico objetivo tiene que formularse de tal manera que no contenga indicadores de la solución. En otras palabras, el problema técnico tiene que formularse sin incluir en él una parte de una solución proporcionada por la invención. De lo contrario, esto daría lugar a una evaluación ex post facto de la actividad inventiva, es decir, una evaluación realizada en retrospectiva . [14]
El problema utilizado para el planteamiento problema-solución no tiene por qué ser idéntico al mencionado originalmente en la solicitud de patente. El problema puede reformularse, al menos en cierta medida, si es necesario. [15]
Todo supuesto efecto técnico que se alegue como consecuencia de las diferencias entre la invención reivindicada y el estado de la técnica más próximo debe probarse, de lo contrario el problema debe reformularse, como se mencionó anteriormente. [16] Sin embargo, no es necesario proporcionar datos experimentales en la solicitud tal como se presentó, [17] si "el problema técnico subyacente a la invención se resolvió al menos de manera plausible en la fecha de presentación". [18] [ necesita actualización ] "Las supuestas ventajas a las que el titular/solicitante de la patente simplemente se refiere, sin ofrecer pruebas suficientes para respaldar la comparación con el estado de la técnica más próximo, no pueden tomarse en consideración para determinar el problema subyacente a la invención y, por lo tanto, para evaluar la actividad inventiva". [19] Un efecto técnico debe obtenerse de manera creíble "en todo el rango cubierto por las reivindicaciones" para que se pueda confiar en él para definir el problema técnico objetivo, es decir, debe ser creíble que el problema se resuelva de manera efectiva en todo el rango reivindicado. [20]
Si la materia reivindicada proporciona una solución diferente a un problema conocido, es decir, un problema que la técnica anterior ya resuelve, el problema técnico objetivo puede formularse como la manera de proporcionar una solución alternativa al problema conocido. [21] En efecto, "[u]na solución anterior a un problema técnico dado no excluye intentos posteriores de resolver el mismo problema de otra manera no obvia [...]". [21]
El último paso del enfoque problema-solución se lleva a cabo según el "enfoque podría-podría". De acuerdo con este enfoque, la pregunta que se debe responder para evaluar si la invención implica una actividad inventiva es la siguiente (la pregunta es el clímax del enfoque problema-solución):
Si el experto en la materia se hubiera visto obligado a modificar la técnica anterior más cercana de manera tal de llegar a algo que estuviera comprendido en los términos de las reivindicaciones, entonces la invención no implica una actividad inventiva.
La cuestión no es si el experto en la materia podría haber llegado a la invención adaptando o modificando el estado de la técnica más próximo, sino si lo habría hecho porque el estado de la técnica lo habría incitado a hacerlo con la esperanza de resolver el problema técnico objetivo o con la expectativa de obtener alguna mejora o ventaja. [22] [23] Tiene que haber una razón para combinar dos documentos. Éste debe haber sido el caso del experto en la materia antes de la fecha de presentación o de prioridad válida para la reivindicación que se examina.
Al aplicar el enfoque problema-solución, el problema técnico objetivo se considera a veces como una agregación de una pluralidad de "problemas parciales". "Este es el caso en el que no se logra ningún efecto técnico con todas las características distintivas tomadas en conjunto, sino que una pluralidad de problemas parciales se resuelven independientemente mediante diferentes conjuntos de características distintivas (...)". [24] En ese caso, cada conjunto de características distintivas se evalúa de forma independiente. [25]
Por ejemplo, pueden identificarse dos diferencias entre la materia reivindicada y un documento considerado como el estado de la técnica más próximo, mientras que estas dos diferencias resuelven dos problemas objetivos diferentes que son independientes entre sí. Los dos problemas objetivos pueden entonces tratarse "como problemas parciales separados a los efectos de evaluar la actividad inventiva". [26]
Una invención puede consistir en una mezcla de características técnicas y no técnicas. En tales casos, la OEP aplica generalmente el denominado "enfoque Comvik" (cf. T 641/00 ) para evaluar si la invención implica una actividad inventiva. [27] De acuerdo con el "enfoque Comvik", cualquier característica no técnica, es decir, una característica de un campo excluido de la patentabilidad según el Artículo 52(2) y (3) del CPE , se ignora para la evaluación de la actividad inventiva, a menos que las características no técnicas interactúen con la materia técnica para resolver un problema técnico. [28] Es decir, "una evaluación positiva de la actividad inventiva puede basarse únicamente en aquellos elementos y aspectos de la invención respecto de los cuales se puede establecer un efecto técnico". [29] Evaluar si una característica contribuye o no al carácter técnico de una reivindicación se ha considerado difícil. [30]
El enfoque Comvik expuesto en la decisión T 641/00 es coherente con el principio de que "las modificaciones técnicamente no funcionales son (...) irrelevantes para la actividad inventiva, incluso si al experto en la materia nunca se le ocurriría una modificación de ese tipo". [31] Una modificación de un dispositivo que no tenga ningún efecto técnico, es decir, ningún efecto sobre el funcionamiento del dispositivo, no supone una solución a un problema técnico. Una modificación arbitraria de un dispositivo no supone una actividad inventiva si la modificación no tiene relevancia técnica. [31]
El descubrimiento de un problema no reconocido puede, en determinadas circunstancias, dar lugar a una materia patentable, aunque la solución reivindicada "sea retrospectivamente trivial y en sí misma obvia". [32] [33] [34] Si la identificación de un problema no es obvia, "la solución al problema tampoco puede ser obvia, aunque parezca retrospectivamente trivial en vista del problema identificado". [35]
El problema técnico objetivo es el que se deriva de la comparación de la técnica anterior más cercana frente a la reivindicación a través de la definición de un efecto técnico que produce el delta.
Si bien es posible que algunos métodos y sistemas que se enmarcan en el texto de la reivindicación logren realmente los efectos técnicos alegados, no se puede confiar en un efecto que no se obtenga de manera creíble en todo el rango cubierto por las reivindicaciones al definir el problema técnico objetivo (Jurisprudencia de las Salas de Recurso de la Oficina Europea de Patentes, 9.ª edición, 2019, ID4.3).; véase también la decisión T 1214/09, punto 4.8.3: "...puede cuestionarse si el efecto alegado se logra realmente en todo el alcance de la reivindicación."; y la decisión de la Sala de Recurso T 1621/08 de 17 de septiembre de 2010, motivos 2.1.3 a 2.1.4.
(...) una evaluación positiva de la actividad inventiva solo puede basarse en aquellos elementos y aspectos de la invención respecto de los cuales se puede establecer un efecto técnico (Jurisprudencia de las Salas de Recurso de la Oficina Europea de Patentes, 9.ª edición, 2019, ID9.1.5). Dado que en este caso no se ha establecido ningún efecto técnico para la característica (...), esta no puede tenerse en cuenta para la evaluación de la actividad inventiva.
En determinadas circunstancias, puede reconocerse la actividad inventiva sobre la base del descubrimiento de un problema no reconocido, incluso si la solución reivindicada es en sí misma obvia (véase también la Jurisprudencia de las Salas de Recurso, 10**(a) edición, 2022, ID9.12).
Sin embargo, la Oficina de Patentes de la EPO reconoce la posibilidad de una "invención problemática" (jurisprudencia de la Oficina de Patentes ID9.10: "El descubrimiento de un problema no reconocido puede, en determinadas circunstancias, dar lugar a una materia patentable a pesar del hecho de que la solución reivindicada sea retrospectivamente trivial y en sí misma obvia (véase T 2/83, OJ 1984, 265; T 255/84)"), de modo que las evaluaciones negativas de la actividad inventiva siempre
deberían
explicar cómo el experto en la materia se daría cuenta del problema sin que esto fuera inventivo en sí mismo (aunque, lamentablemente, no siempre lo hacen).
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