En la ley de patentes de los Estados Unidos , un reexamen es un proceso mediante el cual cualquier persona (un tercero o un inventor ) puede hacer que un examinador de patentes vuelva a examinar una patente estadounidense para verificar que la materia que reivindica es patentable. [1] Para que una patente sea reexaminada, una parte interesada debe presentar el estado de la técnica , en forma de patentes o publicaciones impresas, que plantee una "nueva cuestión sustancial de patentabilidad ". La Ley Leahy-Smith America Invents introduce cambios sustanciales en el sistema de patentes de EE. UU., incluidos nuevos mecanismos para impugnar patentes en la Oficina de Patentes y Marcas de EE. UU . Uno de los nuevos mecanismos es un procedimiento de revisión posterior a la concesión, que proporcionará a los demandantes de patentes bases ampliadas para atacar las patentes. [2]
Cualquier persona puede presentar una solicitud de reexamen en cualquier momento durante el período de exigibilidad de una patente. Para solicitar un reexamen, uno debe presentar una "solicitud de reexamen" que incluye (1) una declaración que señale cada "nueva cuestión sustancial de patentabilidad basada en patentes y publicaciones impresas anteriores; (2) una identificación y explicación de cada reivindicación para la cual se solicita un reexamen; (3) una copia de cada patente o publicación impresa en la que se invoca; (4) una copia de la patente completa en cuestión; (5) una certificación de que se ha entregado una copia de la solicitud de reexamen al propietario de la patente si el solicitante no es el propietario de la patente; y (6) una certificación del tercero solicitante de que las disposiciones legales de impedimento legal de 35 USC 351(e)(1) o 35 USC 325(e)(1) no prohíben la [3] Si la USPTO determina que la solicitud efectivamente plantea una nueva cuestión sustancial de patentabilidad, la USPTO ordena un reexamen.
Las solicitudes de reexamen suelen ser presentadas por terceros que ya están involucrados en un proceso por infracción de la patente en cuestión. Al solicitar un nuevo examen, dichas partes buscan invalidar la patente manteniendo bajos los honorarios legales. Si el juez está de acuerdo, el proceso podrá suspenderse en espera del resultado del nuevo examen.
Los propios inventores también presentan solicitudes de nuevo examen. Dichas solicitudes pueden presentarse antes de que los inventores demanden a otra parte por infringir la patente, para asegurarse de que la patente sea válida a la luz de cualquier estado de la técnica que hayan descubierto desde la emisión de la patente.
La propia oficina de patentes puede iniciar reexámenes "iniciados por el director", por ejemplo, cuando hay motivos para cuestionar la validez de la patente. El director, por ejemplo, ordenó que se reexaminaran las patentes de NTP, Inc. que cubrían la tecnología de correo electrónico móvil de BlackBerry .
Una vez que se ordena un nuevo examen, se asigna un nuevo examinador al caso y la patente pasa por otro examen similar al que recibió la primera vez. Si se rechaza alguna reclamación a la luz de las nuevas preguntas planteadas, entonces el propietario de la patente puede limitar o cancelar esas reclamaciones. El titular de la patente también puede presentar nuevas reivindicaciones, siempre que no sean más amplias que las reivindicaciones de la patente original. Si el examinador realiza un rechazo "definitivo", el propietario de la patente puede apelar la decisión ante la Junta de Apelaciones e Interferencias de Patentes (BPAI) de la USPTO. El titular de la patente puede presentar un recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal e incluso ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos , si se le permite.
Una vez concluido el reexamen, se emite un "certificado de reexamen". El certificado realiza las correcciones a una patente que se requieren en el reexamen. Si se rechazan todas las reivindicaciones de la patente, la patente queda anulada. A partir del 2 de enero de 2001, los certificados de reexamen tienen un código de tipo en la serie C1, C2, C3, .... Antes, el código de tipo estaba en la serie B1, B2, B3, .... [4]
Las actas de todos los reexámenes se ponen a disposición del público en el sitio web público PAIR ( Recuperación de información de solicitudes de patentes ) de la USPTO. [5] A los reexámenes se les asignan números de serie y se les hace referencia cruzada como solicitudes secundarias de patentes emitidas originalmente.
El proceso de reexamen tiene el potencial de aumentar la calidad de las patentes emitidas y fomentar la participación del público en el proceso. [6]
Los reexámenes ex parte son iniciados por miembros del público, pero una vez que dichos miembros presentan su solicitud, ya no participan activamente en el procedimiento. La correspondencia es estrictamente entre el examinador y el propietario de la patente. La tarifa por presentar una solicitud de reexamen ex parte es de $6,000 a partir del 16 de enero de 2018. [7]
Los reexámenes inter partes fueron iniciados por miembros del público, y dichos miembros del público luego participaron en el procedimiento. El 16 de septiembre de 2012, la Ley Leahy-Smith America Invents eliminó estos procedimientos y los reemplazó con dos nuevos procedimientos posteriores a la concesión (Revisión posterior a la concesión y Revisión inter partes).
Las solicitudes duplicadas de reexámenes inter partes por parte de la misma parte solicitante están prohibidas según 35 USC § 317. [8]
En el ejercicio fiscal 2012 se presentaron 747 solicitudes de reexámenes ex parte (lo que corresponde a aproximadamente el 0,28% del número total de patentes concedidas ese año), aunque aproximadamente el 90% de estas solicitudes fueron presentadas por el titular de la patente. [9] Durante el ejercicio fiscal 2012 se presentaron unas 640 solicitudes de reexámenes inter partes, cifra que ha ido aumentando sustancialmente cada año y se ha cuadriplicado desde el ejercicio fiscal 2008. [10]
Las estadísticas publicadas por la USPTO para los reexámenes para el período de 1981 a 2007 mostraron que para los reexámenes ex parte, las reclamaciones fueron modificadas en promedio en el 64% de los casos. En el 26% de los casos, todas las reclamaciones se confirman sin cambios, mientras que en el 10% de los casos, todas las reclamaciones fueron invalidadas. En el caso de los reexámenes inter partes, las reclamaciones se modificaron en siete de los ocho casos que se habían completado cuando se publicaron las estadísticas. [11]
Las patentes NTP que cubren la tecnología BlackBerry se encuentran actualmente [ necesita actualización ] en una serie de reexámenes porque se ha descubierto nueva técnica anterior que no había sido considerada por la oficina de patentes cuando se examinaron por primera vez las solicitudes de patente. Algunos de estos reexámenes son inter partes, algunos son ex parte, algunos fueron iniciados por el director. Algunas de las patentes han tenido una serie de reexámenes presentados. Estos múltiples reexámenes se han fusionado en reexámenes únicos, cada uno de ellos para la patente en cuestión.
En abril de 2006, todas las reclamaciones del NTP sobre las que se había actuado fueron rechazadas debido a nuevas y sustanciales cuestiones de patentabilidad. Aún no se sabe si NTP reducirá sus reclamos para sortear los rechazos o si tendrá éxito en una apelación. [ necesita actualización ] Blackberry acordó, el 3 de marzo de 2006, resolver su disputa de patentes con NTP por más de 600 millones de dólares. [12]
La patente estadounidense 6.368.227 titulada "Método de balancearse en un columpio" se concedió en 2002 al solicitante Steven Olson, el hijo pequeño de un abogado de patentes que solicitó la patente para enseñarle a su hijo sobre el sistema de patentes. Esta patente se presentó poco después de que las patentes de métodos comerciales fueran permitidas según la ley de patentes de EE. UU. debido a la decisión de State Street de 1998 ; Sin embargo, no se trata de un método comercial, sino simplemente de una patente de método o proceso. La patente reivindicaba un método mejorado para que un niño se balanceara en un columpio.
El director de la PTO ordenó un nuevo examen y posteriormente las reclamaciones fueron rechazadas. El propietario de la patente decidió no apelar. Se emitió un certificado de reexamen cancelando todas las reclamaciones.
La patente estadounidense 6.004.596 titulada " Sandwich sellado sin corteza " se concedió en 1999 a los solicitantes Len Kretchman y David Gesked. La patente reclamaba un sándwich mejorado de mantequilla de maní y mermelada sin corteza, que podría producirse en masa y venderse en las tiendas.
La patente fue concedida a Smuckers , que luego introdujo la marca Uncrustables de sándwiches congelados sin corteza. [13] Smuckers invirtió alrededor de $ 20 millones para construir una fábrica en Scottsville , Kentucky para producir el producto. Sus ventas anuales en 2005 fueron de 60 millones de dólares. [14]
Para hacer cumplir la patente, Smuckers presentó una demanda por infracción de patente contra el presunto infractor, Albie's Foods. Albie's Foods respondió presentando una solicitud de reexamen ex parte.
El examinador rechazó las reivindicaciones de la patente y el rechazo fue apelado ante la BPAI. La BPAI rechazó las reclamaciones y, en 2006, la USPTO emitió un Aviso de intención de emitir un certificado de reexamen, [15] que se emitió posteriormente en 2007 cancelando todas las reclamaciones de la patente. [16] En 2008, la patente caducó [17] debido a que el propietario de la patente no pagó la tarifa de renovación.
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