Existen dos disposiciones en el reglamento [1] anexo al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) que se refieren a la búsqueda y examen de solicitudes de patentes relativas a programas informáticos . Estas dos disposiciones están presentes en el PCT, que no prevé la concesión de patentes, sino un procedimiento unificado para la presentación, búsqueda [2] y examen [3] de solicitudes de patentes, denominadas solicitudes internacionales. La cuestión de la patentabilidad se aborda al realizar la búsqueda y el examen, que es un examen de si la invención parece ser patentable. [4]
Estas dos disposiciones son la Regla 39.1 PCT y la Regla 67.1 PCT y, en conjunción con el Artículo 17(2)(a)(i) PCT y el Artículo 34(4)(a)(i) PCT respectivamente , pueden tener un impacto concreto en el procedimiento bajo el PCT, en la búsqueda y examen realizados bajo el PCT. [5] De hecho, dependiendo de la oficina de patentes que esté a cargo de la búsqueda o examen bajo el PCT, la solicitud presentada para una invención relacionada con un programa de computadora puede o no ser buscada o examinada. [5] Además, la ISA y la IPEA (ver sección de antecedentes) que no buscan tales solicitudes hasta cierto punto tienen prácticas divergentes con respecto a las determinaciones de exclusiones en cuanto a programas de computadora. [6]
Además de las consecuencias que estas disposiciones legales pueden tener en la práctica, la Regla 39.1 del PCT también es importante desde una perspectiva interpretativa para entender el origen de los muy debatidos Artículos 52(2) y (3) del CPE (véase Patentes de software en virtud del Convenio sobre la Patente Europea (CPE) y Artículo 52 del CPE ). La exclusión de los programas informáticos se insertó efectivamente en el CPE de conformidad con la Regla 39.1 del PCT, de modo que la Regla 39.1 es anterior al Art. 52(2) y (3) del CPE. [7]
El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) es un tratado internacional de derecho de patentes que establece un procedimiento unificado para la presentación de solicitudes de patentes . Una solicitud de patente presentada en virtud del PCT se denomina solicitud internacional o solicitud PCT.
La presentación de una solicitud internacional da lugar a una búsqueda internacional realizada por una oficina de patentes , acompañada de una opinión escrita sobre la patentabilidad de la invención que es objeto de la solicitud. El solicitante también puede pedir que una oficina de patentes realice un examen preliminar internacional. El PCT no prevé que las búsquedas y los exámenes deban ser realizados por una oficina central de patentes, ya que la OMPI no realiza búsquedas y exámenes. Por el contrario, el Convenio sobre la Patente Europea (CPE) encarga a la Oficina Europea de Patentes (OEP) la realización de búsquedas y exámenes de las solicitudes de patente europeas.
En virtud del PCT, la búsqueda internacional y el examen preliminar internacional opcional son realizados por diferentes oficinas de patentes nacionales o regionales, denominadas Autoridades de Búsqueda Internacional (ISA) [8] y Autoridades de Examen Preliminar Internacional (IPEA) [9] . Los solicitantes, en función de su nacionalidad y de la Oficina receptora donde se presentó la solicitud, pueden tener la oportunidad de que la búsqueda sea realizada por una de las ISA.
Las normas del PCT sí abordan la búsqueda y el examen de programas informáticos. [10]
La regla 39.1 del PCT establece que
Ninguna Administración de búsqueda internacional estará obligada a buscar una solicitud internacional si, y en la medida en que, su materia sea cualquiera de los siguientes: ... (vi) programas de ordenador en la medida en que la Administración de búsqueda internacional no esté equipada para buscar en el estado de la técnica relativo a dichos programas. (énfasis añadido)
La regla 67.1 del PCT establece que
Ninguna Administración encargada del examen preliminar internacional estará obligada a realizar un examen preliminar internacional sobre una solicitud internacional si, y en la medida en que, su materia sea cualquiera de los siguientes: ... (vi) programas de ordenador en la medida en que la Administración encargada del examen preliminar internacional no esté equipada para realizar un examen preliminar internacional respecto de dichos programas [énfasis añadido].
Según la Sala de Recurso 3.5.1 de la OEP, estas disposiciones significan que las autoridades de la ISA y de la IPEA no están obligadas a realizar búsquedas o exámenes preliminares respecto de programas si, por ejemplo, no cuentan con examinadores capacitados para ello o no están equipados con material de búsqueda adecuado. [10] La Sala continuó diciendo:
Sin embargo, de estas normas no se deduce que las búsquedas o exámenes en el ámbito del software deban excluirse en las autoridades internacionales. Por el contrario, parece... que, según el PCT, las búsquedas y, en su caso, los exámenes de este tipo pueden y pueden perfectamente (quizás incluso deberían) llevarse a cabo si la autoridad competente está adecuadamente equipada. [10]
Estas disposiciones se refieren únicamente a las búsquedas internacionales y a los exámenes preliminares internacionales y no a las búsquedas o exámenes nacionales y regionales. [11]
Las distintas ISA e IPEA han hecho uso de las disposiciones legales de los artículos 17(2)(a)(i) y 34(4)(a)(i) del PCT en conjunción con las reglas 39.1 y 67.1 de manera diferente. Además, como se mencionó anteriormente, las ISA e IPEA que han hecho uso de estas disposiciones tienen prácticas divergentes con respecto a las determinaciones de exclusiones en lo que respecta a los programas informáticos. [6]
Por ejemplo, la Oficina Europea de Patentes (OEP), actuando como ISA e IPEA, no está obligada a buscar, en virtud del Artículo 17(2)(a)(i) del PCT, ni a examinar, en virtud del Artículo 34(4)(a)(i) del PCT, ninguna solicitud internacional en la medida en que la OEP considere que dicha solicitud se relaciona con materia que no cumple con las disposiciones del Convenio sobre la Patente Europea en tal medida que no es posible realizar una búsqueda significativa en el estado de la técnica sobre la base de todas o algunas de las reivindicaciones . [12] Por lo tanto, la OEP actuando como ISA o IPEA en el procedimiento PCT no está obligada a buscar o examinar algunas solicitudes PCT cuando no está equipada para hacerlo.
La exclusión de los programas informáticos de la Regla 39.1 del PCT, que originalmente parece deberse a razones de "equipo", data de 1969:
[La materia sobre la que la Administración encargada de la búsqueda internacional no está obligada a realizar búsquedas] incluye teorías matemáticas y científicas, variedades vegetales y animales, con excepción de la microbiología, y diseños ornamentales. También incluye programas informáticos, pero sólo en la medida en que la Administración encargada de la búsqueda internacional no esté equipada para realizar búsquedas en el estado de la técnica relativo a dichos programas. [13]
La regla 39.1 del PCT es importante desde una perspectiva interpretativa para entender el origen del muy debatido Artículo 52(2) y (3) del CPE (véase Patentes de software en virtud del Convenio sobre la Patente Europea (CPE) y Artículo 52 del CPE ). La exclusión de los programas de ordenador se insertó de hecho en el CPE de conformidad con la regla 39.1 del PCT, de modo que la regla 39.1 es anterior al Art. 52(2) y (3) del CPE. [7] Sin embargo, mientras que la condición del PCT para excluir los programas de ordenador es una cuestión de equipo, la condición del CPE es una cuestión de "programa de ordenador como tal".
Según algunos, el hecho de que el PCT no trate directamente el alcance de la materia patentable en relación con los programas de ordenador, añade "peso a la afirmación de que, habiendo nacido de inconvenientes administrativos más que de algún gran principio, las restricciones a la patentabilidad de los programas deberían limitarse al máximo posible". [14]
En la sentencia sobre las solicitudes de CFPH LLC , Peter Prescott hizo referencia a la regla 39.1 del PCT al analizar la motivación detrás de la exclusión de la protección por patente de los programas para computadoras bajo la ley del Reino Unido . Comentó que, en el momento en que se estaba considerando el CPE (durante la década de 1970), "se pensaba que la búsqueda del estado de la técnica sería un gran problema" y que "la regla 39(1) del Tratado de Cooperación en materia de Patentes reconocía que una Autoridad de Búsqueda Internacional podría no estar adecuadamente equipada". [15]
Estas disposiciones no tienen consecuencias jurídicas en lo que respecta a la patentabilidad en las oficinas nacionales o regionales de patentes designadas [16] en una solicitud PCT, ya que la legislación de la mayoría de las oficinas nacionales o regionales [17] exige que saquen sus propias conclusiones basándose en su propia legislación nacional o regional de patentes. Esto es totalmente conforme con el PCT, ya que el artículo 27(5) del PCT establece que, en lo que respecta a las condiciones sustantivas de patentabilidad, prevalecen las leyes nacionales y regionales de patentes:
Nada de lo dispuesto en el presente Tratado y en el Reglamento debe interpretarse en el sentido de prescribir algo que limite la libertad de cada Estado Contratante para prescribir las condiciones sustantivas de patentabilidad que desee.