La usurpación de marca es un delito civil que se puede utilizar para hacer valer los derechos de una marca no registrada . El delito de usurpación de marca protege la buena voluntad de un comerciante frente a declaraciones falsas.
La ley de competencia desleal impide que un comerciante presente falsamente bienes o servicios como si fueran bienes y servicios de otro, y también impide que un comerciante presente sus bienes o servicios como si tuvieran alguna asociación o conexión con otro cuando esto no sea cierto.
Una causa de acción por usurpación de marca es una forma de hacer valer los derechos de propiedad intelectual contra el uso no autorizado de la imagen comercial (toda la apariencia externa o el aspecto de un producto, incluidas las marcas u otros indicios utilizados) que se considera similar a la del producto de otra parte, incluidas las marcas registradas o no registradas. La usurpación de marca es de particular importancia cuando es poco probable que prospere una acción por infracción de marca registrada (debido a las diferencias entre la marca registrada y la marca no registrada). La usurpación de marca es una causa de acción de derecho consuetudinario, mientras que el derecho estatutario , como la Ley de Marcas del Reino Unido de 1994, prevé la aplicación de las marcas registradas mediante procedimientos por infracción.
La usurpación de marca y la legislación sobre marcas registradas abordan situaciones fácticas que se superponen, pero las abordan de forma diferente. La usurpación de marca no confiere derechos de monopolio sobre nombres, marcas, presentaciones u otros indicios . No los reconoce como propiedad por derecho propio.
En cambio, la ley de competencia desleal está diseñada para evitar la tergiversación en el curso del comercio ante el público, por ejemplo, de que existe algún tipo de asociación entre los negocios de dos comerciantes.
Un ejemplo reciente de su aplicación por parte de la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido se puede encontrar en una Decisión de Oposición a Marcas Registradas de 2001. [1] Se sostuvo que dos marcas de confitería ambas denominadas "Refreshers", una fabricada por Swizzels Matlow y otra por Trebor Bassett , que habían coexistido desde la década de 1930, engañarían al consumidor en cuanto a la procedencia de algunos artículos, pero no de otros. Ambas coexisten en el mercado.
A la hora de acudir a los tribunales, hay tres elementos del agravio que deben cumplirse. En Reckitt & Colman Products Ltd v Borden Inc , [2] [3] Lord Oliver redujo las cinco pautas establecidas por Lord Diplock en Erven Warnink v. Townend & Sons Ltd. [4] (el "caso Advocaat") a tres elementos:
El demandante tiene la carga de probar la buena voluntad en sus productos o servicios, la presentación de los productos, la marca, el símbolo o la cosa que representa por sí misma. La buena voluntad normalmente se desarrolla junto con una marca o asociación con una marca. Lord Macnaghten la ha descrito como "la fuerza de atracción por la que se atrae a la clientela" en el caso del Reino Unido IRC v Muller & Co.'s Margarine [1901] AC 217. [5]
El demandante también tiene la carga de la prueba para demostrar que se ha realizado una falsa declaración (intencionada o no) al público para hacerle creer que los bienes o servicios del demandado son los del demandante. Debe existir alguna conexión entre los bienes, servicios o comercio del demandante y el demandado. Deben demostrar que el público ha cometido un engaño o una confusión probable o real.
Corresponde al tribunal decidir sobre la similitud o identidad de las marcas, productos o servicios. Los criterios que se utilizan suelen ser: similitud fonética, visual y conceptual (que se suele aplicar en casos de infracción de marcas).
En cuanto al elemento de daño a la clientela, puede haber una pérdida o desviación del comercio o una dilución de la clientela. El demandante no necesita probar un daño real o especial ; es suficiente la probabilidad real y tangible de daño. Sin embargo, este daño debe ser razonablemente previsible. No es suficiente simplemente demostrar probabilidad o engaño o confusión reales.
En última instancia, el tribunal debe usar el sentido común para determinar el caso, basándose en la evidencia y la discreción judicial, y no en los testigos.
Las exenciones de responsabilidad pueden no ser suficientes para evitar la usurpación de marca o la causa de acción. [6]
Uno de los casos en los que la usurpación de marca es procesable es la forma ampliada de usurpación de marca , en la que una declaración falsa sobre la calidad particular de un producto o servicio causa daño a la buena voluntad de otra persona. Un ejemplo de esto es Erven Warnink v. Townend & Sons Ltd. , en el que los fabricantes de advocaat demandaron a un fabricante de una bebida similar pero no idéntica a advocaat, pero que se comercializó con éxito como advocaat.
La forma ampliada de la usurpación de marca es utilizada por las celebridades como un medio para hacer valer sus derechos de personalidad en jurisdicciones de derecho consuetudinario. Las jurisdicciones de derecho consuetudinario (con la excepción de Jamaica ) no reconocen los derechos de personalidad como derechos de propiedad . En consecuencia, las celebridades cuyas imágenes o nombres se han utilizado pueden demandar con éxito si existe una declaración de que un producto o servicio está siendo respaldado o patrocinado por ellas o de que el uso de sus imágenes fue autorizado cuando esto no es cierto. [7]
Otra variedad, algo más rara, es la denominada "representación inversa". Se produce cuando un comerciante comercializa el producto o servicio de otro como si fuera suyo (véase John Roberts Powers School v Tessensohn [1995] FSR 947). Normalmente está contemplada en las mismas sentencias judiciales que la representación directa. [8] En el Reino Unido, la representación inversa existe cuando el comerciante A afirma que los bienes del comerciante B son en realidad del comerciante A. Aunque los tribunales no la respaldan expresamente, el demandante argumentó con éxito la representación inversa en el caso Bristol Conservatories Ltd v Conservative Custom Built Ltd [1989]. [9]
Existen muchas defensas que puede utilizar un demandado para desestimar una demanda por usurpación de marca. Las más comunes son:
El demandado puede utilizar como defensa la demora en la reclamación del demandante por usurpación de marca. En la mayoría de los casos, la demora del demandante será fatal para la concesión de una medida provisional por parte de un tribunal. Un elemento esencial para la defensa de la aquiescencia es que la falta de actuación del demandante debería haber inducido al demandado a creer que también se estaba consintiendo en la infracción. [10]
La segunda defensa más común se invoca cuando el acusado opera bajo su propio nombre. Esto permite al comerciante operar bajo su propio nombre siempre que no haya causado un engaño significativo. [11]
El uso concurrente exige que el demandado demuestre que él y otro comerciante han adquirido el derecho a utilizar el mismo nombre. Se ha utilizado con éxito en casos en que tanto el demandante como el demandado comercializan productos diferentes, ya que esto no causaría confusión entre el público. [12]
El reclamante tiene a su disposición varios recursos. [13] Entre ellos se incluyen: