Hay dos disposiciones en los reglamentos [1] anexos al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) que se refieren a la búsqueda y examen de solicitudes de patentes relativas a programas informáticos . Estas dos disposiciones están presentes en el PCT, que no prevé la concesión de patentes pero sí un procedimiento unificado para la presentación, búsqueda [2] y examen [3] de solicitudes de patente, denominadas solicitudes internacionales. La cuestión de la patentabilidad se aborda al realizar la búsqueda y el examen, que consiste en examinar si la invención parece ser patentable. [4]
Estas dos disposiciones son la Regla 39.1 del PCT y la Regla 67.1 del PCT y, en conjunción respectivamente con el Artículo 17.2)a)i) del PCT y el Artículo 34.4)a)i) del PCT , pueden tener un impacto concreto en el procedimiento previsto en el PCT, en la búsqueda y el examen realizados en virtud del PCT. [5] De hecho, dependiendo de la oficina de patentes que esté a cargo de la búsqueda o el examen en virtud del PCT, la solicitud presentada para una invención relacionada con un programa de computadora puede o no ser buscada o examinada. [5] Además, la ISA y la IPEA (ver sección de antecedentes), que hasta cierto punto no buscan tales aplicaciones, tienen prácticas divergentes con respecto a las determinaciones de exclusiones en cuanto a programas de computadora. [6]
Además de las consecuencias que estas disposiciones legales pueden tener en la práctica, la Regla 39.1 del PCT también es importante desde una perspectiva interpretativa para comprender el origen del tan debatido Artículo 52(2) y (3) del EPC (ver Patentes de software bajo el Convenio sobre Patentes Europeas). (CPE) y artículo 52 CPE ). De hecho, la exclusión del programa informático se insertó en el CPE de conformidad con la Regla 39.1 del PCT, de modo que la Regla 39.1 es anterior al art. 52(2) y (3) CPE. [7]
El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) es un tratado internacional de derecho de patentes , que proporciona un procedimiento unificado para la presentación de solicitudes de patente . Una solicitud de patente presentada en virtud del PCT se denomina solicitud internacional o solicitud PCT.
La presentación de una solicitud internacional da lugar a una búsqueda internacional realizada por una oficina de patentes , acompañada de una opinión escrita sobre la patentabilidad de la invención objeto de la solicitud. El solicitante también puede solicitar un examen preliminar internacional realizado por una oficina de patentes. El PCT no establece que las búsquedas y exámenes sean realizados por una oficina central de patentes, ya que la OMPI no realiza búsquedas ni exámenes. Por el contrario, el Convenio sobre Patentes Europeas (EPC) asigna a la Oficina Europea de Patentes (EPO) la responsabilidad de realizar búsquedas y exámenes de las solicitudes de patentes europeas.
En virtud del PCT, la búsqueda internacional y el examen preliminar internacional opcional son realizados por diferentes oficinas de patentes nacionales o regionales, denominadas Autoridades de búsqueda internacional (ISA) [8] y Autoridad de examen preliminar internacional (IPEA) [9] . basado en la nacionalidad y en la Oficina Receptora donde se presentó la solicitud, puede tener la oportunidad de que una de las ISA realice la búsqueda.
Las normas del PCT abordan la búsqueda y el examen de programas informáticos. [10]
La Regla 39.1 del PCT establece que
Ninguna Administración encargada de la búsqueda internacional estará obligada a buscar una solicitud internacional si, y en la medida en que, su objeto sea cualquiera de los siguientes: ... (vi) programas de computadora en la medida en que la Administración encargada de la búsqueda internacional no esté equipada para buscar en el estado de la técnica relacionado con dichos programas. (énfasis añadido)
La Regla 67.1 del PCT establece que
Ninguna Administración encargada del examen preliminar internacional estará obligada a realizar un examen preliminar internacional de una solicitud internacional si, y en la medida en que, su materia sea cualquiera de los siguientes: ... (vi) programas de computadora en la medida en que la La Autoridad encargada del examen preliminar internacional no está equipada para realizar un examen preliminar internacional relativo a dichos programas [énfasis añadido].
Según la Sala de Apelaciones 3.5.1 de la OEP, estas disposiciones significan que las autoridades de la ISA y la IPEA no están obligadas a realizar búsquedas o exámenes preliminares con respecto a los programas si, por ejemplo, no cuentan con examinadores capacitados para hacerlo o no están equipados con material de búsqueda adecuado. [10] La Junta continuó diciendo:
Sin embargo, de estas normas no se puede deducir que las autoridades internacionales deban excluir búsquedas o exámenes en el ámbito del software. Al contrario, parece... que, según el PCT, las búsquedas y, en su caso, los exámenes de este tipo pueden y pueden muy bien (quizás incluso deberían) llevarse a cabo si la autoridad competente está debidamente equipada. [10]
Estas disposiciones se refieren únicamente a las búsquedas y exámenes preliminares internacionales y no a las búsquedas o exámenes nacionales y regionales. [11]
Las diferentes ISA e IPEA han hecho uso de las disposiciones legales de los Artículos 17(2)(a)(i) y 34(4)(a)(i) del PCT junto con las Reglas 39.1 y 67.1 de manera diferente. Además, como se mencionó anteriormente, la ISA y la IPEA que han hecho uso de estas disposiciones tienen prácticas divergentes con respecto a las determinaciones de exclusiones en cuanto a programas de computadora. [6]
Por ejemplo, la Oficina Europea de Patentes (EPO), actuando como ISA e IPEA, no está obligada a buscar, en virtud del Artículo 17(2)(a)(i) del PCT, ni a examinar, en virtud del Artículo 34(4) (a)(i) PCT, cualquier solicitud internacional en la medida en que la OEP considere que dicha solicitud se refiere a una materia que no cumple con las disposiciones del Convenio sobre la Patente Europea hasta tal punto que no es posible realizar una Búsqueda significativa del estado de la técnica en base a todas o algunas de las reivindicaciones . [12] Por lo tanto, la OEP que actúa como ISA o IPEA en el procedimiento PCT no está obligada a buscar o examinar algunas solicitudes PCT cuando no está equipada para hacerlo.
La exclusión de programas informáticos de la Regla 39.1 del PCT, que originalmente parece deberse a razones de "equipo", data de 1969:
[La materia respecto de la cual la Administración encargada de la búsqueda internacional no está obligada a realizar la búsqueda] incluye teorías matemáticas y científicas, variedades de plantas y animales, excepto microbiología, y diseños ornamentales. También incluye programas de computadora, pero sólo en la medida en que la Administración encargada de la búsqueda internacional no esté equipada para buscar el estado de la técnica relacionado con dichos programas. [13]
La Regla 39.1 del PCT es importante desde una perspectiva interpretativa para comprender el origen del tan debatido Artículo 52(2) y (3) del EPC (ver Patentes de software bajo el Convenio sobre Patentes Europeas (EPC) y Artículo 52 del EPC ). De hecho, la exclusión del programa informático se insertó en el CPE de conformidad con la Regla 39.1 del PCT, de modo que la Regla 39.1 es anterior al art. 52(2) y (3) CPE. [7] Sin embargo, mientras que la condición del PCT para excluir programas de ordenador es una cuestión de equipo, la condición del EPC es una cuestión de "programa de ordenador como tal".
Según algunos, el hecho de que el PCT no aborde directamente el alcance de la materia patentable , en relación con los programas de ordenador, añade "peso a la afirmación de que, al haber nacido de inconvenientes administrativos más que de un gran principio, las restricciones a la La patentabilidad de los programas debe limitarse al máximo posible." [14]
En la sentencia en las Solicitudes de CFPH LLC , Peter Prescott se refirió a la Regla 39.1 del PCT al analizar la motivación detrás de la exclusión de la protección mediante patente de programas para computadoras según la legislación del Reino Unido . Comentó que, en el momento en que se estaba considerando el EPC (durante la década de 1970), "se consideraba que la búsqueda del estado de la técnica sería un gran problema" y que "la Regla 39(1) del Tratado de Cooperación en materia de Patentes reconocía que una Administración encargada de la búsqueda internacional podría no estar equipada adecuadamente". [15]
Estas disposiciones no tienen consecuencias jurídicas en lo que respecta a la patentabilidad en las oficinas de patentes nacionales o regionales designadas [16] en una solicitud PCT, ya que la legislación de la mayoría de las oficinas nacionales o regionales [17] exige que saquen sus propias conclusiones basándose en sus propias oficinas nacionales o regionales. ley regional de patentes. Esto está en total conformidad con el PCT, ya que el Artículo 27(5) del PCT establece que, en lo que respecta a las condiciones sustantivas de patentabilidad, prevalecerán las leyes de patentes nacionales y regionales:
Nada en este Tratado y en el Reglamento pretende ser interpretado en el sentido de que prescribe algo que limite la libertad de cada Estado Contratante de prescribir las condiciones sustantivas de patentabilidad que desee.