Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc. , 134 S.Ct. 2120 (2014), fue una decisión de 2014 de la Corte Suprema de los Estados Unidos relacionada con la interpretación (claridad, precisión) de las reivindicaciones de patentes en las patentes estadounidenses . La opinión abordó el requisito contenido en 35 USC § 112, ¶ 2 de que una patente "señale particularmente y reivindique claramente la materia que el solicitante considera como la invención". Escribiendo para un tribunal unánime, la juez Ruth Bader Ginsburg sostuvo que una patente no cumple con este requisito cuando las reivindicaciones de la patente, leídas a la luz de la especificación y el historial de tramitación, "no informan, con certeza razonable, a los expertos en la materia sobre el alcance de la invención". Posteriormente a la decisión de la Corte, el caso fue remitido al Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito Federal que, utilizando el nuevo estándar, se negó a invalidar la patente de Biosig.
En 1994, la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos otorgó la patente estadounidense n.º 5.337.753 ("la patente '753") al Dr. Gregory Lekhtman, quien posteriormente cedió su invención a Biosig Instruments, Inc. ("Biosig"). [1] La patente '753 reivindicaba como invención suya un monitor de frecuencia cardíaca mejorado que podía filtrar ciertas señales que distorsionaban la precisión de los monitores de frecuencia cardíaca existentes. [1] La invención utilizaba un "electrodo activo" para controlar la frecuencia cardíaca del usuario mientras se utilizaba un "electrodo común" para identificar las señales que habría que filtrar. Ambos conjuntos de electrodos se podían colocar en el manillar de una máquina de ejercicios, como se muestra en las figuras 1 y 7 de la patente '753.
A fines de la década de 1990, Biosig reveló su tecnología patentada a StairMaster , un fabricante competidor de maquinaria de ejercicio, y sugirió que StairMaster debería licenciar su tecnología porque sus máquinas competidoras infringían las patentes de Biosig. [2] StairMaster se negó y, a principios de la década de 2000, Nautilus, Inc. ("Nautilus") adquirió la marca StairMaster.
En 2004, Biosig demandó a Nautilus por violación de patente en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York . [3] En respuesta, Nautilus solicitó a la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos que reexaminara la patente '753 para determinar si se había emitido correctamente. [2] Posteriormente, la Oficina de Patentes acordó realizar el reexamen y las partes desestimaron voluntariamente la demanda del tribunal de distrito en espera del resultado del reexamen. [2]
En 2010, la Oficina de Patentes emitió un fallo en el que se afirmaba que la patente '753 se había expedido correctamente y las partes volvieron al tribunal de distrito. [2] En 2011, el juez Alvin Hellerstein celebró una audiencia de interpretación de las reivindicaciones en la que interpretó las reivindicaciones de la patente '753. En este caso, el juez Hellerstein sostuvo que el término "relación espaciada" significaba que "'existe una relación definida entre el electrodo activo y el electrodo común en un lado de la barra cilíndrica y la misma o una relación definida diferente entre el electrodo activo y el electrodo común en el otro lado de la barra cilíndrica', sin ninguna referencia al ancho de los electrodos". En respuesta a esta interpretación, Nautilus solicitó un juicio sumario de invalidez. Nautilus argumentó que debido a que el término "relación espaciada" no brindaba ninguna orientación sobre la distancia que debían tener los electrodos, una persona con conocimientos básicos en la materia no podría determinar dónde comenzaba y terminaba la invención de Biosig y no podría determinar si estaban infringiendo o no la patente '753. Por lo tanto, Nautilus argumentó que la patente '753 era inválida según el 35 USC § 112 ¶ 2 por no "señalar en particular y reivindicar claramente" la invención. El juez Hellerstein estuvo de acuerdo con Nautilus y dictaminó que debido a que el término "relación espaciada" "'no le decía al tribunal ni a nadie cuál debía ser exactamente el espacio', ni siquiera proporcionaba 'parámetros' para determinar el espaciado apropiado", la patente '753 no cumplía con el 35 USC § 112 ¶ 2 y era indefinida.
En 2013, el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito Federal revocó la decisión del juez Hellerstein. [2] Teniendo en cuenta el lenguaje de la "relación espaciada", el Circuito Federal sostuvo que este lenguaje no era "insolublemente ambiguo" porque una persona con conocimientos ordinarios en la materia entendería que los electrodos tendrían que estar espaciados lo suficientemente cerca como para que las manos de un usuario pudieran tocarlos a ambos, pero sin estar tan cerca como para fusionarse. [2]
Posteriormente, Nautilus apeló la decisión del Circuito Federal ante la Corte Suprema. El 10 de enero de 2014, la Corte Suprema aceptó la solicitud de revisión de Nautilus y los argumentos orales se llevaron a cabo el 24 de abril de 2014. El 12 de junio de 2014, la Corte dictó su decisión, que fue unánime y fue redactada por la jueza Ginsburg. [4]
El Tribunal señaló en primer lugar que el artículo 35 USC § 112 ¶ 2 exige que los titulares de patentes "señalen en particular y reivindiquen claramente la materia que el solicitante considera como [la] invención". El Tribunal reconoció que este requisito debe lograr un "equilibrio delicado" entre las "limitaciones inherentes del lenguaje" y la expectativa de que el público tenga conocimiento de lo que cae exactamente dentro del alcance de la patente para evitar una "zona de incertidumbre" que disuada de una conducta lícita. Reconociendo esta tensión, el Tribunal adoptó el estándar de que una patente no cumple con los requisitos del artículo 35 USC § 112 ¶ 2 cuando las reivindicaciones de la patente, leídas a la luz de la especificación y el historial de tramitación, "no informan, con certeza razonable, a los expertos en la materia sobre el alcance de la invención".
El Tribunal rechazó la interpretación del Circuito Federal del artículo 112, párrafo 2, que había sostenido que una reivindicación era indefinida sólo si era "insolublemente ambigua". [4] [5] El Tribunal sostuvo que este criterio imponía un criterio demasiado laxo para la indefinición, ya que "no puede ser suficiente que un tribunal pueda atribuir algún significado a las reivindicaciones de una patente; la investigación de la definición se basa en el entendimiento de un artesano experto en el momento de la solicitud de patente, no en el de un tribunal que analiza los asuntos a posteriori". [6] Permitir un criterio tan laxo sería respaldar la "zona de incertidumbre" que el Tribunal advirtió que se debía evitar.
Reconociendo que la decisión anunciaba un nuevo estándar para el análisis de indefinición, el Tribunal remitió el caso para que los tribunales inferiores lo procedieran en primera instancia.
Tras la devolución del caso y la aplicación de la nueva prueba de indefinición de la Corte Suprema, el Circuito Federal revocó nuevamente la determinación de indefinición del tribunal de distrito y remitió el caso al Distrito Sur de Nueva York. [7] Nautilus posteriormente solicitó una revisión en banc y una revisión adicional de la Corte Suprema, pero ambas solicitudes fueron denegadas. [8] [9]
La reacción a la decisión de la Corte Suprema fue mixta, algunos comentaristas sugirieron que la decisión tendría un impacto limitado, mientras que otros aclamaron la decisión de la Corte como un nuevo estándar que cambiaría el panorama de la indefinición. Escribiendo para Law360 , Ryan Davis entrevistó a varios abogados que creían que la decisión haría poca diferencia práctica, incluido uno que llamó a la decisión de la Corte Suprema "el mismo estándar con un nombre diferente". [10] Ronald Mann de SCOTUSblog remarcó que, si bien la decisión parecía probable que impulsara al Circuito Federal a elevar el estándar de definición, "dudaba de que muchos miembros del colegio de abogados de patentes encuentren mucha aclaración en la opinión de la Corte". [11] Jason Rantanen en PatentlyO identificó al menos una decisión posterior a Nautilus del Circuito Federal que, en su opinión correctamente, sostuvo que " Nautilus cambió la ley de indefinición" e impuso un estándar más estricto. [12] Otros comentaristas observaron de manera similar el impacto que tuvo la decisión al ampliar la gama de impugnaciones de indefinición presentadas por los demandados en materia de patentes. [13]