KSR Int'l Co. v. Teleflex Inc. , 550 US 398 (2007), es una decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos sobre la cuestión de la obviedad aplicada a las reivindicaciones de patentes . [1]
Teleflex demandó a KSR International, alegando que uno de los productos de KSR infringía la patente de Teleflex [2] sobre la conexión de un pedal de control de vehículo ajustable a un control electrónico del acelerador . KSR argumentó que la combinación de los dos elementos era obvia y, por lo tanto, la reclamación no era patentable . El tribunal de distrito falló a favor de KSR, [3] pero el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal revocó la sentencia en enero de 2005. [4]
El 28 de noviembre de 2006, la Corte Suprema escuchó los argumentos orales. El peticionario, KSR, estuvo representado por James W. Dabney y el académico en derecho de patentes John F. Duffy . El procurador general adjunto Thomas G. Hungar representó al gobierno, que se puso del lado del peticionario. Thomas C. Goldstein argumentó en nombre del demandado, Teleflex. [5]
El 30 de abril de 2007, la Corte Suprema revocó por unanimidad la sentencia del Circuito Federal, sosteniendo que la reivindicación 4 de la patente en disputa era obvia según los requisitos del 35 USC §103, y que al "rechazar las resoluciones del Tribunal de Distrito, el Tribunal de Apelaciones analizó la cuestión de una manera estrecha y rígida, incompatible con el §103 y nuestros precedentes", refiriéndose a la aplicación por parte del Circuito Federal de la prueba de "enseñanza-sugerencia-motivación" (TSM) . [1]
El juez Kennedy enfatizó que, si bien su opinión estaba dirigida a corregir los "errores de derecho cometidos por el Tribunal de Apelaciones en este caso", era necesario revertir la decisión del Circuito Federal a la luz de la aplicación incorrecta por parte del Circuito Federal de la ley de control de la Corte Suprema: "Sin embargo, como dejan en claro nuestros precedentes, el análisis no necesita buscar enseñanzas precisas dirigidas al tema específico de la demanda impugnada, ya que un tribunal puede tomar en cuenta las inferencias y los pasos creativos que emplearía una persona con habilidades ordinarias en la técnica". La opinión de Kennedy afirmó: "Una persona con habilidades ordinarias es también una persona de creatividad ordinaria, no un autómata". Reconoció que su descripción de una persona con habilidades ordinarias en la técnica (PHOSITA) no necesariamente entra en conflicto con los casos del Circuito Federal que describían a un PHOSITA como alguien que tenía " sentido común " y que podía encontrar motivación "implícitamente en la técnica anterior".
Al describir en términos generales la prueba de obviedad, el Tribunal se mostró en gran medida incontrovertido:
Para determinar si el objeto de una reivindicación de patente es obvio, no influyen ni la motivación particular ni el propósito declarado del titular de la patente. Lo que importa es el alcance objetivo de la reivindicación. Si la reivindicación se extiende a lo que es obvio, es inválida según el §103. Una de las formas en que se puede demostrar que el objeto de una patente es obvio es observando que existía en el momento de la invención un problema conocido para el cual había una solución obvia comprendida en las reivindicaciones de la patente. [1]
Sin embargo, cuando se aplicó el estándar a los hechos ante la Corte, la Corte declaró:
La pregunta adecuada que habría que hacerse era si un diseñador de pedales con habilidades normales, que se enfrentara a la amplia gama de necesidades creadas por los avances en el campo de la ciencia, habría visto un beneficio en actualizar [una patente de técnica anterior] con un sensor. [1]
El tribunal propuso varios criterios que pueden utilizarse para rechazar una reivindicación de patente por obviedad:
A raíz de la decisión surgió un gran debate, en particular sobre las implicaciones de la prueba TSM y conceptos como "obvio para intentar", " persona con habilidad ordinaria en la materia " y juicio sumario . Si bien no se denuncia explícitamente la prueba TSM , hay un lenguaje duro con respecto a ella y a la aplicación de la prueba por parte del Circuito Federal. La opinión afirmó que la aplicación de la prohibición a las patentes que reivindican una materia obvia "no debe limitarse a una prueba o formulación demasiado restringida para cumplir su propósito". La opinión denuncia los procedimientos que prohíben el uso del "sentido común" en múltiples casos, incluidos aquellos en los que "[s]in embargo, las reglas preventivas rígidas que niegan a los investigadores de hechos el recurso al sentido común no son necesarias según nuestra jurisprudencia ni son coherentes con ella". [1] El juez principal Paul Michel del Circuito Federal fue citado diciendo que, según su interpretación, la prueba TSM sigue siendo parte del cálculo de la obviedad, "pero nos da instrucciones contundentes sobre la manera en que se debe aplicar la prueba". [6]
La decisión de KSR ha sido criticada por sustituir el requisito legal de no obviedad por una prueba de imprevisibilidad más fácil de probar. [7] [8] [9] [10]
Un estudio estadístico [11] observó que antes y después del certiorari en el KSR se multiplicó por varias el porcentaje de patentes consideradas inválidas en juicios basados tanto en la novedad como en la no obviedad. Estos porcentajes disminuyeron hasta casi los niveles previos al KSR en los dos años posteriores al KSR.
En Leapfrog Enterprises, Inc. v. Fisher-Price, Inc. [12] , el Circuito Federal comenzó a aplicar el caso KSR , y declaró que la patente estadounidense 5.813.861 [13] era inválida por obvia. En Perfect Web Technologies, Inc. v. InfoUSA, Inc. se aplicó un análisis de obviedad al estilo KSR . [14]
La Junta de Apelaciones e Interferencias de Patentes (BPAI) de la USPTO cita a KSR en aproximadamente el 60% de sus decisiones relacionadas con la obviedad, independientemente de si confirma el rechazo de un examinador de patentes o lo revoca. [15] Las tasas generales de revocación se han mantenido aproximadamente iguales, lo que indica que KSR no ha hecho que todas las invenciones sean obvias de repente. La BPAI está enfatizando que los examinadores aún deben dar razones sólidas para sus rechazos. La administración de la USPTO ha respaldado este énfasis con un memorando a todos los directores de tecnología instruyéndolos que al realizar un rechazo por obviedad "sigue siendo necesario identificar la razón por la cual una persona con conocimientos ordinarios en la técnica habría combinado los elementos de la técnica anterior de la manera reivindicada". [16]
En el artículo The KSR Standard for Obviousness: A Pendulum Shift to 20/20 Hindsight, [17] los abogados Michael O. Warnecke, Esq., y Brandy R. McMillion , Esq. analizan cómo la decisión de la Corte Suprema de 2007 crea la necesidad de un conocimiento pleno y una comprensión completa sobre la obviedad de una nueva tecnología antes del fallo de 2007 (20/20 Hindsight).
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