Kirkbi AG v. Ritvik Holdings Inc. , [2] conocido popularmente como el caso Lego , es una decisión de la Corte Suprema de Canadá . La Corte confirmó la constitucionalidad del artículo 7(b) de la Ley de Marcas [3] que prohíbe el uso de marcas confusas, y en una segunda cuestión se sostuvo que la doctrina de la funcionalidad se aplicaba a las marcas no registradas.
Si bien el artículo 91 de la Ley constitucional de 1867 otorga al Parlamento de Canadá jurisdicción sobre derechos de autor y patentes , no se pronuncia sobre las marcas registradas . [4] Sin embargo, tanto el Comité Judicial del Consejo Privado como la Corte Suprema de Canadá han sugerido en su jurisprudencia que la Ley de marcas registradas es un ejercicio válido del poder federal en materia de comercio . [5]
Kirkbi AG, miembro de The Lego Group , poseía anteriormente patentes sobre el diseño y la forma de los bloques Lego , que habían expirado en Canadá y en otros lugares. [6] [7] Ritvik produjo las piezas conocidas como Mega Bloks . Kirkbi intentó registrar el diseño de sus bloques como marca comercial, pero el Registrador de Marcas Comerciales le denegó su solicitud. [8] Kirkbi luego afirmó sus derechos de marca comercial no registrada contra Ritvik a través de una marca comercial no registrada en el patrón ortogonal distintivo de tacos elevados distribuidos en la parte superior de cada ladrillo para construir juguetes, y solicitó reparación en virtud del artículo 7(b) de la Ley, así como en virtud de la doctrina de derecho consuetudinario de usurpación de marca . [9]
Ritvik negó cualquier violación de la Ley o del derecho consuetudinario y presentó una contrademanda solicitando una declaración de que tenía derecho a seguir fabricando, ofreciendo para la venta y vendiendo en Canadá sus bloques y piezas relacionadas.
El Juez Gibson desestimó la reclamación de Kirkbi basada en la marca registrada, al considerar que: [10]
La apelación de Kirkbi fue desestimada. El juez Sexton, que escribió en representación de la mayoría, no se pronunció sobre las cuestiones de confusión y los elementos del delito de usurpación de marca, pero sí concluyó que la doctrina de la funcionalidad se aplicaba a las marcas comerciales, ya estuvieran registradas o no. [11]
En disidencia, Pelletier JA , sostuvo: [12]
En sentencia unánime, se desestimó el recurso. En sus motivos, el juez LeBel sostuvo que:
No fue hasta que el caso llegó a la Corte Suprema que Ritvik impugnó la constitucionalidad del artículo 7(b) de la Ley de Marcas. El juez LeBel afirmó que era constitucional, [13] diciendo:
Citando jurisprudencia que se remonta a 1964, LeBel señaló:
La legislación parece establecer claramente que si lo que se pretende registrar como marca tiene un uso o característica funcional, no puede ser objeto de una marca. [14]
El Tribunal señaló que la Ley de Marcas excluía específicamente la protección de las "características utilitarias de una apariencia distintiva". [15] Reconoció que permitir la reivindicación creaba la preocupación de "extender excesivamente los derechos de monopolio sobre los propios productos e impedir la competencia, respecto de mercancías que comparten las mismas características técnicas". [16] El Tribunal estuvo de acuerdo con la sentencia del Tribunal Federal de Apelaciones, que no encontró ninguna diferencia entre los atributos legales que tenían las marcas registradas y las no registradas. Examinó el texto y la historia legislativa de la ley para determinar que no había intención de dar a las marcas no registradas más protección que a las registradas.
Aunque el Tribunal resolvió el caso al determinar que no había causa de acción en virtud de la legislación sobre marcas, no obstante consideró el delito de usurpación de marca en derecho consuetudinario. Encontró que se requerían tres elementos para establecer el delito: [17]
En este caso, la demanda de K estaba destinada a ser desestimada porque no habría cumplido la primera condición de la demanda. El supuesto carácter distintivo del producto consistía precisamente en el proceso y las técnicas que ahora eran comunes en el comercio. [18]
Si bien se había probado el engaño, la Corte Suprema de Canadá señaló que el juez de primera instancia lo había interpretado de manera demasiado estricta. La tergiversación puede ser deliberada y, por lo tanto, puede significar lo mismo que el engaño. Pero ahora la doctrina de la usurpación de marca también cubre la tergiversación negligente o descuidada por parte del comerciante. [19] Como en el presente caso no se discutió la cuestión de los daños y perjuicios, no se hizo ningún comentario.
Kirkbi , junto con General Motors of Canada Ltd. v. City National Leasing , son casos destacados sobre el alcance del poder comercial del Parlamento, en particular con respecto a la rama general de ese poder. [20] Refleja la opinión actual de la Corte que favorece la integración económica interprovincial, especialmente con respecto a las opiniones expresadas por Peter Hogg y Warren Grover:
Es evidente que la regulación principal de la economía canadiense debe ser nacional. Los bienes y servicios, y el dinero en efectivo o el crédito que los compra, fluyen libremente de una parte del país a otra sin tener en cuenta las fronteras provinciales. De hecho, un concepto básico de la federación es que debe ser una unión económica... La relativa poca importancia de las fronteras provinciales se ha hecho cada vez más evidente a medida que la industria ha tendido a concentrarse más. [21]
En cuanto a las cuestiones más específicas del derecho de propiedad intelectual, Kirkbi también puede ser visto como alguien que alienta a los fabricantes de productos que incorporan diseños modulares funcionales a emplear estrategias de marketing y marca apropiadas e inteligentes, de modo que dichos diseños puedan ser vistos como una fuente de distinción y, por lo tanto, merecedores de protección de marca registrada. [22]