SAS Institute Inc. v. Iancu , 584 US ___ (2018), fue un caso de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el que la Corte sostuvo que la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos , al realizar una revisión inter partes , debe emitir un juicio sobre todas las reclamaciones de patentes impugnadas por el peticionario. [1]
El caso se extendió a partir de una revisión inter partes de una patente otorgada a ComplementSoft por el Instituto SAS . SAS había impugnado las dieciséis reivindicaciones de la patente de ComplementSoft. La Oficina de Patentes determinó que la petición de SAS tenía mérito para encontrar que al menos una de las reivindicaciones era inválida, lo que era suficiente para iniciar la revisión inter partes . Sin embargo, la Oficina de Patentes emitió un poder de "institución parcial" que solo revisó un subconjunto de las reivindicaciones, denegando la revisión del resto. La determinación final de la Oficina de Patentes solo emitió sentencias sobre el subconjunto de reivindicaciones que realmente se instituyeron. La Oficina de Patentes encontró que ocho de las nueve reivindicaciones revisadas eran inválidas.
SAS afirmó que, de conformidad con el estatuto que otorga la revisión inter partes , 35 USC § 318(a), la Oficina estaba obligada a revisar todas las reclamaciones que habían identificado en su petición, y emprendió acciones en el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito Federal para impugnar la decisión de la Oficina. El Circuito Federal falló en contra de SAS, rechazando el argumento de SAS. [2] Después de que el Tribunal le negara una revisión en banc , SAS solicitó al Tribunal Supremo un recurso de certiorari , que el Tribunal aceptó en marzo de 2017. El Tribunal dispuso escuchar el caso junto con Oil States Energy Services, LLC v. Greene's Energy Group, LLC , [3] otro caso relacionado con la revisión inter partes .
El Tribunal dictó su fallo el 24 de abril de 2017, en un fallo de 5 a 4 que revocó y remitió la decisión del Tribunal Federal de Circuito, indicando que una revisión inter partes debe decidir sobre cada reclamación impugnada por los peticionarios. El juez Neil Gorsuch escribió la opinión mayoritaria, junto con los jueces John Roberts , Anthony Kennedy , Clarence Thomas y Samuel Alito . Gorsuch escribió que el lenguaje del estatuto inter partes tal como fue aprobado por el Congreso era claro, en el sentido de que no había ningún poder de "institución parcial" del que gozara el Director. [4]
La jueza Ruth Bader Ginsburg escribió una opinión disidente, a la que se sumaron los jueces Stephen Breyer , Sonia Sotomayor y Elena Kagan . Ginsburg argumentó que, como ya han determinado en Cuozzo Speed Technologies, LLC v. Lee [5] que el Director no está obligado a conceder una revisión inter partes , el lenguaje del estatuto podría permitir al Director de la Oficina de Patentes rechazar una petición que incluya impugnaciones a reclamaciones que no crean que puedan ser inválidas, lo que permite al peticionario presentar una petición enmendada. Otra opinión disidente fue escrita por el juez Breyer, a la que se sumaron los jueces Ginsburg y Sotomayor, y Kagan en parte. Breyer escribió en su disidencia en relación con la interpretación del lenguaje del estatuto, y creía que la decisión de la mayoría confundía la intención del Congreso, y que la revisión inter partes parcial es apropiada según el estatuto.