Para que una patente sea válida en Canadá, la invención reivindicada en ella debe ser nueva e inventiva . En la legislación sobre patentes, estos requisitos se conocen como novedad y no obviedad . En teoría, no se puede conceder una patente para una invención sin cumplir estos requisitos básicos o, al menos, si se concede una patente que no cumple estos requisitos, no se puede mantener posteriormente. Estos requisitos son el resultado de una combinación de leyes y jurisprudencia.
La definición de “invención” en la sección 2 de la Ley de Patentes (RSC, 1985, c. P-4) [1] utiliza la palabra “nueva”. Esto significa que la invención no debe ser ya conocida. La sección 28.2(1) de la Ley de Patentes codifica explícitamente el requisito de novedad. [2]
28.2 (1) La materia definida por una reivindicación en una solicitud de patente en Canadá (la “solicitud pendiente”) no debe haber sido divulgada
- a) más de un año antes de la fecha de presentación por el solicitante, o por una persona que obtuvo conocimiento, directa o indirectamente, del solicitante, de tal manera que el tema se hizo disponible al público en Canadá o en otro lugar;
- b) antes de la fecha de la reclamación por una persona no mencionada en el párrafo a), de tal manera que el objeto de la reclamación se hizo accesible al público en Canadá o en otro lugar;
- (c) en una solicitud de patente presentada en Canadá por una persona distinta del solicitante y que tiene una fecha de presentación anterior a la fecha de reivindicación;
- ...
Por lo tanto, el artículo 28.2 bloquea las solicitudes de patente si el solicitante, o alguien que obtuvo su conocimiento del solicitante, hizo pública la invención más de un año antes de la solicitud; si cualquier otra persona hizo pública la invención antes de la solicitud; o si la invención ya está sujeta a una solicitud de patente anterior.
El párrafo 28.2(1)(a) establece un período de gracia que permite reclamar la "materia prima" de una patente (solicitud) en Canadá hasta doce meses después de su divulgación pública por el solicitante o alguien que haya obtenido conocimiento de la misma a través del solicitante. [3] También puede permitir a los inventores hablar de su invención con posibles inversores, por ejemplo, sin exigir acuerdos de confidencialidad. Sin embargo, dado que dicho período de gracia no es universal, sigue siendo limitado en su utilidad para los inventores. [4]
La sección también establece que la materia definida en la reivindicación no puede haber sido divulgada previamente en Canadá o en otro lugar. [5] Si la materia ha sido divulgada en Canadá o en una jurisdicción extranjera, no se puede conceder una patente sobre la misma materia en Canadá.
La sección no restringe la divulgación a patentes anteriores. Siempre que la materia haya sido divulgada “de tal manera que se haya vuelto accesible al público”, no se podrá patentar la materia. [6] Esto incluye patentes anteriores, publicaciones o la propia invención que se exponga. Las divulgaciones en un documento privado, como un memorando interno que no esté disponible al público, no cuentan. [7] La ignorancia respecto de la divulgación previa no es una excusa.
Cuando ya se ha divulgado la misma materia con anterioridad, se considerará que la invención no es nueva, ya que la divulgación previa es anticipatoria de la invención. Sin embargo, la divulgación previa debe ser lo suficientemente detallada para ser anticipatoria. La divulgación también debe ser autónoma; una combinación de técnicas anteriores no es adecuada para demostrar anticipación.
En Reeves Brothers Inc. v. Toronto Quilting & Embroidery Ltd. , [8] el juez Gibson, de la Corte Federal, enunció una prueba de ocho puntos para determinar si la técnica anterior anticipa el objeto de una patente. La técnica anterior debe:
Se atribuye a la declaración final la creación de una interpretación errónea de que las pruebas son acumulativas. Sin embargo, las pruebas no son acumulativas. El Tribunal de Apelación ha comentado que "el Juez Gibson sólo había enumerado varias formulaciones para la prueba de anticipación retenida en decisiones anteriores y su conclusión realmente es que no podría haber una constatación de anticipación a menos que uno cumpliera con alguna, sino que cada una de estas ocho 'pruebas'. [9]
En Beloit Canada Ltd. et al v. Valmet Oy , uno de los casos más importantes sobre anticipación por publicación, el Tribunal Federal de Apelaciones declaró:
En efecto, es necesario poder consultar una publicación anterior y encontrar en ella toda la información que, a efectos prácticos, es necesaria para producir la invención reivindicada sin el ejercicio de ninguna habilidad inventiva. La publicación anterior debe contener una orientación tan clara que una persona experta que la lea y la siga llegue en todos los casos y sin posibilidad de error a la invención reivindicada. [10]
En Baker Petrolite Corp. v. Canwell Enviro-Industries Ltd. , [11] el Tribunal Federal de Apelaciones enumeró los siguientes ocho principios de anticipación por uso o venta previos, que complementan los principios de Beloit Canada Ltd. et al v. Valmet Oy :
En el caso Apotex Inc. v. Sanofi‑Synthelabo Canada Inc. se alegó que la patente de Sanofi‑Synthelabo era inválida porque sólo cubría una selección de una patente anterior de género más amplio. Uno de los supuestos motivos de invalidez era la falta de novedad. La Corte Suprema de Canadá empleó una prueba de dos partes para la anticipación. Para que se llegue a una conclusión de anticipación, el estado de la técnica debe satisfacer ambas ramas siguientes:
La prueba de divulgación consiste en determinar si un experto en la materia, al leer la patente anterior, comprendería que ésta revela las ventajas especiales de la segunda invención. No se permite el ensayo y error.
Una vez que se establece que la divulgación anterior indica las ventajas especiales de la segunda invención, se permite cierto ensayo y error o experimentación para determinar si esa divulgación también permite el desarrollo de la segunda invención. Sin embargo, el experto en la materia debe ser capaz de realizar o crear la invención de la segunda patente sin una carga indebida.
El Tribunal Supremo basó su análisis en un análisis británico anterior: “Las patentes tienen por objeto enseñar a la gente a hacer cosas. Si lo que se “enseña” implica demasiado [trabajo] para ser razonable teniendo en cuenta todas las circunstancias, incluida la naturaleza de la técnica, entonces la patente no puede considerarse una “divulgación habilitante”… El planteamiento de un proyecto gigantesco, aunque sea meramente rutinario, no servirá”. [12]
La información del estado de la técnica deberá por tanto:
La Corte Suprema indicó cuatro factores no exhaustivos que deben considerarse para determinar si ha habido habilitación:
Como ejemplo de una aplicación de esta prueba: bajo la rama de divulgación de la prueba, un compuesto no se divulga claramente simplemente porque es parte de una clase más amplia de compuestos; bajo la rama de habilitación, un compuesto no se habilita simplemente por la divulgación de su fórmula teórica, a menos que el compuesto haya sido realmente preparado o el trabajador experto sepa, a partir de las instrucciones dadas o de su conocimiento ordinario, cómo prepararlo. [14]
La prioridad se determina por orden de solicitud, por lo que una solicitud anterior excluirá una solicitud posterior. [15] Este enfoque de "primero en presentar" se utiliza en todo el mundo. Aunque anteriormente se atenía a su sistema de "primero en inventar", los Estados Unidos cambiaron el 16 de marzo de 2013, tras la promulgación de la Ley de Invenciones de los Estados Unidos [16] (véase " Primero en presentar y primero en inventar "). Una solicitud anterior que permanece secreta porque se abandona o se retira antes de ser publicada no constituye divulgación. [17]
Para que una patente sea válida es necesario que la invención no sea obvia. La invención debe tener algún elemento de inventiva. Este concepto se originó en el derecho consuetudinario [ cita requerida ] a partir de la noción de que una invención debe ser inventiva. [ aclaración necesaria ] Ahora está codificado explícitamente en la sección 28.3 de la Ley de Patentes . [18]
28.3 La materia definida por una reivindicación en una solicitud de patente en Canadá debe ser una materia que no habría sido obvia en la fecha de la reivindicación para una persona experta en el arte o la ciencia a la que pertenece, teniendo en cuenta
- a) información divulgada más de un año antes de la fecha de presentación por el solicitante, o por una persona que obtuvo conocimiento, directa o indirectamente, del solicitante de tal manera que la información se volvió disponible para el público en Canadá o en otro lugar; y
- b) información divulgada antes de la fecha de reclamación por una persona no mencionada en el párrafo a) de tal manera que la información se hizo disponible al público en Canadá o en otro lugar.
La sección 28.3 tiene un período de gracia de un año que permite al inventor, o a una persona que obtuvo conocimiento directa o indirectamente del inventor, divulgar la invención sin hacer que la invención posterior no sea obvia.
El requisito de no obviedad se explica en el caso Beloit Canada Ltd. v. Valmet Oy . El juez Hugessen contrastó los conceptos de anticipación y no obviedad:
Por supuesto, son muy diferentes: la obviedad es un ataque a una patente basado en su falta de inventiva. El atacante dice, en efecto, "Cualquier tonto podría haber hecho eso". La anticipación, o falta de novedad, por otro lado, en efecto presupone que ha habido una invención pero afirma que ha sido divulgada al público antes de la solicitud de la patente. [19]
Cabe aclarar que, si bien el juez Hugessen dice “cualquier tonto”, el estándar adecuado en materia de patentes es una persona experta en la materia.
El experto en la materia es la persona hipotética que se utiliza como punto de referencia para determinar la obviedad. La descripción de este hombre es:
el técnico experto en la materia pero sin un ápice de inventiva o imaginación; un modelo de deducción y destreza, totalmente desprovisto de intuición; un triunfo del hemisferio izquierdo sobre el derecho. La pregunta que hay que hacerse es si esta criatura mítica (el hombre del ómnibus de Clapham de la ley de patentes) habría llegado directamente y sin dificultad a la solución enseñada por la patente, a la luz del estado de la técnica y del conocimiento general común en la fecha de invención reclamada. [20]
En Apotex Inc. v. Sanofi‑Synthelabo Canada Inc. , el juez Rothstein adoptó el enfoque de Windsurfing International Inc. v. Tabur Marine (Great Britain) Ltd .: [21]
Cada uno de estos pasos es crucial y puede afectar el resultado de la investigación de obviedad. Los casos pueden depender de la interpretación de quién es el presunto experto, ya que esto afectará a qué tan grande es un paso para que la invención posterior se considere no obvia.
Se incluirá un matiz en esta prueba para las invenciones en áreas en las que los avances suelen lograrse mediante la experimentación; se puede utilizar una prueba de “obviedad” para ampliar la obviedad e invalidar una patente. El éxito comercial de la invención que se pretende patentar también influye en la determinación de la obviedad.
En los campos en los que la experimentación es habitual, como en la industria farmacéutica, una invención puede no ser patentable si un trabajador cualificado hubiera considerado obvio intentar el procedimiento que condujo a ella. Como afirmó la Corte Suprema de Canadá en Apotex Inc. v. Sanofi‑Synthelabo Canada Inc. , en el cuarto paso de la investigación de obviedad deben tenerse en cuenta los siguientes factores no excluyentes:
Si la respuesta a estas preguntas lleva a la conclusión de que era obvio dar ese paso adicional, la patente se considerará obvia y no válida. El tribunal aclara que, cuando la experimentación necesaria para dar el salto es extensa, se puede conceder una patente para el paso adicional dado.
La Corte Suprema de los Estados Unidos se enfrentó a la obvia cuestión de intentar resolver en KSR International Co. v. Teleflex Inc. , donde el objeto de una patente era una combinación de componentes conocidos. [22] Sostuvieron que “cuando existe una necesidad de diseño o una presión del mercado para resolver un problema y hay un número finito de soluciones identificadas y predecibles, una persona con conocimientos ordinarios en la materia tiene buenas razones para buscar las opciones conocidas dentro de su alcance técnico. Si esto conduce al éxito previsto, es probable que el resultado no sea lo suficientemente innovador como para ser patentable”.
Esto es similar a lo que ocurre en Canadá en el sentido de que una invención todavía puede considerarse obvia, a pesar de ir un paso más allá del estado de la técnica.
Es menos probable que se considere obvio un producto patentado que tiene un éxito inmediato en el mercado que una patente para un producto que tuvo una mala acogida. En Diversified Products Corp. v. Tye-Sil Corp. [23], el Tribunal Federal de Apelaciones declaró lo siguiente:
[s]i bien el factor del éxito comercial, tomado por sí solo, no constituye una prueba concluyente de inventiva, mientras que en este caso es sólo uno de muchos factores y no puede ignorarse.
El tribunal enumeró otros factores que podrían respaldar una conclusión de no obviedad:
Teniendo en cuenta estos diversos factores –el dispositivo es novedoso y superior a lo que había disponible hasta entonces; desde entonces se ha utilizado ampliamente y con preferencia a dispositivos alternativos; los competidores así como los expertos en el campo nunca habían pensado en la combinación; el asombro acompañó su primera publicación; éxito comercial– es, utilizando las palabras de Tomlin J., en De Frees, supra, "prácticamente imposible decir que no existe esa chispa de invención necesaria para apoyar la patente".