KSR Int'l Co. contra Teleflex Inc. , 550 US 398 (2007), es una decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos sobre la cuestión de la obviedad aplicada a las reclamaciones de patentes . [1]
Teleflex demandó a KSR International, alegando que uno de los productos de KSR infringía la patente de Teleflex [2] sobre la conexión de un pedal de control de vehículo ajustable a un control electrónico del acelerador . KSR argumentó que la combinación de los dos elementos era obvia y, por tanto, la reivindicación no era patentable . El tribunal de distrito falló a favor de KSR, [3] pero el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal revocó en enero de 2005. [4]
Los argumentos orales fueron escuchados por la Corte Suprema el 28 de noviembre de 2006. El peticionario, KSR, estuvo representado por James W. Dabney y el académico en derecho de patentes John F. Duffy . El fiscal general adjunto, Thomas G. Hungar, representó al Gobierno, que se puso del lado del peticionario. Thomas C. Goldstein argumentó en nombre del demandado, Teleflex. [5]
El 30 de abril de 2007, la Corte Suprema revocó por unanimidad la sentencia del Circuito Federal, sosteniendo que la reclamación 4 de la patente en disputa era obvia bajo los requisitos de 35 USC §103, y que al "rechazar los fallos del Tribunal de Distrito, el Tribunal de Apelaciones analizó la cuestión de una manera estrecha y rígida, inconsistente con §103 y nuestros precedentes", refiriéndose a la aplicación por parte del Circuito Federal de la prueba de "motivación-sugerencia-enseñanza" (TSM) . [1]
El juez Kennedy enfatizó que, si bien su opinión estaba dirigida a corregir los "errores de derecho cometidos por el Tribunal de Apelaciones en este caso", era necesario revertir la decisión del Circuito Federal a la luz de la mala aplicación por parte del Circuito Federal de la ley de control de la Corte Suprema: "Sin embargo, como dejan claro nuestros precedentes, el análisis no necesita buscar enseñanzas precisas dirigidas al tema específico de la reclamación impugnada, ya que un tribunal puede tener en cuenta las inferencias y los pasos creativos que una persona con habilidades ordinarias en la materia tomaría en cuenta. emplear." La opinión de Kennedy decía: "Una persona con habilidades ordinarias es también una persona con creatividad ordinaria, no un autómata". Reconoció que su descripción de una persona con conocimientos ordinarios en la técnica (PHOSITA) no necesariamente entra en conflicto con los casos del Circuito Federal que describían a un PHOSITA como alguien que tenía " sentido común " y que podía encontrar motivación "implícitamente en el estado de la técnica".
Al describir en términos generales la prueba de obviedad, el Tribunal no generó controversias:
Para determinar si el objeto de una reivindicación de patente es obvio, no influyen ni la motivación particular ni el propósito declarado del titular de la patente. Lo que importa es el alcance objetivo del reclamo. Si la reclamación se extiende a lo obvio, es inválida según el artículo 103. Una de las formas en que se puede demostrar que el objeto de una patente es obvio es señalando que en el momento de la invención existía un problema conocido para el cual había una solución obvia abarcada por las reivindicaciones de la patente. [1]
Sin embargo, cuando se aplicó el estándar a los hechos ante la Corte, ésta afirmó:
La pregunta adecuada era si un diseñador de pedales con habilidades ordinarias, frente a la amplia gama de necesidades creadas por los avances en el campo, habría visto un beneficio en actualizar [una patente de la técnica anterior] con un sensor. [1]
El tribunal propuso varios criterios que pueden utilizarse para rechazar una reclamación de patente por obviedad:
A raíz de la decisión surgió un gran debate, particularmente sobre las implicaciones para la prueba TSM y conceptos como "obvio de intentar", " persona con habilidades normales en la técnica " y juicio sumario . Si bien no se denuncia explícitamente la prueba TSM , hay un lenguaje duro con respecto a ella y a la aplicación de la prueba por parte del Circuito Federal. La opinión decía que la aplicación de la prohibición a las patentes que reivindican un tema obvio "no debe limitarse a una prueba o formulación demasiado limitada para cumplir su propósito". La opinión sí denuncia procedimientos que prohíben el uso del "sentido común" en múltiples casos, incluso cuando "las reglas preventivas rígidas que niegan a los investigadores el recurso al sentido común, sin embargo, no son necesarias según nuestra jurisprudencia ni son consistentes con ella". [1] El juez principal Paul Michel del Circuito Federal fue citado diciendo que según su interpretación, la prueba TSM sigue siendo parte del cálculo de obviedad, "pero nos da instrucciones contundentes sobre la manera en que se debe aplicar la prueba". [6]
La decisión de KSR ha sido criticada por sustituir el requisito legal de no obviedad por una prueba de imprevisibilidad más fácil de probar. [7] [8] [9] [10]
Un estudio estadístico [11] observó que había un aumento múltiple en el porcentaje de patentes declaradas inválidas en los ensayos, tanto por su novedad como por su no obviedad, antes y después del certiorari en KSR. Estos porcentajes disminuyeron a niveles casi anteriores a la KSR en los dos años posteriores a la KSR.
En Leapfrog Enterprises, Inc. contra Fisher-Price, Inc. , [12] el Circuito Federal comenzó a aplicar el caso KSR , declarando inválida la patente estadounidense 5.813.861 [13] por obvia. Se aplicó un análisis de obviedad al estilo KSR en Perfect Web Technologies, Inc. contra InfoUSA, Inc. . [14]
La Junta de Apelaciones e Interferencias de Patentes (BPAI) de la USPTO cita a KSR en aproximadamente el 60% de sus decisiones relacionadas con la obviedad, independientemente de si confirma el rechazo de un examinador de patentes o revierte el rechazo. [15] Las tasas generales de reversión se han mantenido más o menos iguales, lo que indica que KSR no ha hecho que todas las invenciones sean obvias de repente. La BPAI hace hincapié en que los examinadores aún deben dar razones sólidas para sus rechazos. La dirección de la USPTO ha respaldado este énfasis con un memorando dirigido a todos los directores de tecnología instruyéndoles que al rechazar la obviedad "sigue siendo necesario identificar la razón por la cual una persona con conocimientos ordinarios en la técnica habría combinado los elementos de la técnica anterior de la manera afirmó." [dieciséis]
En el artículo The KSR Standard for Obviousness: A Pendulum Shift to 20/20 Hindsight, [17] los abogados Michael O. Warnecke, Esq., y Brandy R. McMillion , Esq. discutir cómo la decisión de la Corte Suprema de 2007 crea la necesidad de un conocimiento y una comprensión completos sobre la obviedad de una nueva tecnología antes del fallo de 2007 (20/20 en retrospectiva).
Trabajos relacionados con KSR International Co. contra Teleflex Inc. en Wikisource