JEM Ag Supply, Inc. v. Pioneer Hi-Bred International, Inc. , 534 US 124 (2001), [1] fue una decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos que sostuvo por primera vez que se pueden emitir patentes de utilidad para cultivos y otras plantas con flores (que se reproducen sexualmente) de conformidad con el 35 USC § 101. [2] La Corte Suprema rechazó el argumento de que las formas exclusivas de proteger estas plantas se encuentran en la Ley de Protección de Variedades Vegetales (PVPA), 7 USC § 2321, [3] y la Ley de Patentes de Plantas de 1930 (PPA), 35 USC §§ 161-164. [4]
Pioneer Hi-Bred International, Inc. (Pioneer) posee patentes que cubren la fabricación, uso y venta de diversos productos de semillas de maíz híbrido (plantas y semillas). Pioneer vende sus semillas híbridas patentadas bajo una licencia de etiqueta limitada que establece: "La licencia se otorga únicamente para producir grano y/o forraje". [5] La licencia dice que "no se extiende al uso de semillas de dicho cultivo o su progenie para propagación o multiplicación de semillas", [6] y prohíbe "el uso de dichas semillas o su progenie para propagación o multiplicación de semillas o para la producción o desarrollo de un híbrido o una variedad diferente de semillas". [5]
JEM Ag Supply, Inc., que opera bajo el nombre comercial de Farm Advantage, Inc., compró semillas de maíz híbrido patentadas de Pioneer en bolsas que llevaban la licencia de etiqueta mencionada anteriormente. Farm Advantage revendió estas bolsas sin la autorización de Pioneer para hacerlo. Pioneer demandó entonces a Farm Advantage (JEM) y a varios de sus distribuidores y clientes. Pioneer alegó que JEM había "infringido y sigue infringiendo durante mucho tiempo una o más [patentes de Pioneer] al fabricar, usar, vender u ofrecer para la venta semillas de maíz" protegidas por las patentes. [7]
JEM respondió que las patentes de Pioneer que pretenden conferir protección a las plantas de maíz son inválidas porque las plantas que se reproducen sexualmente no son materia patentable dentro del alcance de 35 USC § 101 JEM sostuvo que la Ley de Protección de Variedades de Plantas (PVPA) (y quizás también la Ley de Patentes de Plantas de 1930 (PPA)) y estableció los medios estatutarios exclusivos para la protección de la vida vegetal compleja. JEM argumentó que estos estatutos son más específicos que el § 101 y, por lo tanto, excluyen materia del § 101 para un tratamiento especial. JEM dijo que otorgar patentes de utilidad para plantas altera el esquema de protección contemplado por el Congreso . Parte de ese esquema es que la PVPA proporciona exenciones para que los agricultores guarden semillas de sus cultivos para plantar cultivos posteriores. [8] Las patentes de utilidad no contienen tales exenciones.
El tribunal de distrito [9] y el Circuito Federal [10] rechazaron los argumentos de JEM y sostuvieron que infringía las patentes de Pioneer.
El caso llegó al Circuito Federal en una apelación interlocutoria de la denegación de la sentencia sumaria . La única cuestión en apelación del tribunal de distrito era si las semillas y plantas cultivadas a partir de semillas de plantas reproducidas sexualmente son materia patentable dentro del alcance del 35 USC § 101, es decir, son elegibles para patente. [11] No había ninguna otra cuestión, como si la conducta de JEM (vender semillas) era una infracción de patente según el 35 USC § 271(a) [12] o si la reventa de semillas compradas desafiando una licencia de etiqueta que prohíbe la reventa estaba protegida de la responsabilidad por infracción por la doctrina del agotamiento [13] o si el cultivo de cosechas a partir de la semilla constituía "fabricación" según ese estatuto. No obstante, JEM argumentó "que las especificaciones de las patentes de Pioneer no son habilitantes; critican la descripción escrita y la utilidad de los depósitos, y en general cuestionan la validez". El Circuito Federal respondió: "Estas cuestiones no fueron decididas por el tribunal de distrito y no están ante nosotros". [14] Al abordar adecuadamente la única cuestión que se le había planteado, el tribunal sostuvo que las semillas y las plantas cultivadas a partir de semillas de plantas reproducidas sexualmente son materia patentable dentro del alcance del 35 USC § 101. [14]
El juez Clarence Thomas emitió la opinión de un tribunal con 6 votos a favor y 2 en contra. La mayoría del Tribunal consideró que el caso se regía por la decisión tomada veinte años antes en Diamond v. Chakrabarty , 447 US 303, 312-13 (1980). [15] En ese caso, el Tribunal había confirmado el derecho de una empresa a una patente de utilidad sobre un microorganismo creado por el hombre capaz de digerir derrames de petróleo. Rechazó el argumento del Comisionado de Patentes de que los seres vivos no podían patentarse, diciendo: "La distinción relevante no era entre cosas vivas e inanimadas, sino entre productos de la naturaleza, ya sean vivos o no, e invenciones creadas por el hombre". [16]
El Tribunal dijo que JEM no cuestionó que las plantas “estén comprendidas dentro de los términos del amplio lenguaje del § 101 que incluye 'fabricación' o 'composición de materia'". [17] El argumento que JEM presentó contra Pioneer se sostuvo o cayó con la proposición de JEM de que el Congreso pretendía que la PVPA (o esta y la PPA) fueran el único medio para proteger las invenciones vegetales. [18] Pero el Tribunal dijo que no estaba de acuerdo.
Sin duda, dijo la Corte, cuando el Congreso aprobó la PPA en 1930 lo hizo porque pensó que las plantas no podían ser protegidas bajo la ley de patentes regular (lo que ahora es el § 101). Entre otras cosas, pensó que los seres vivos no podían ser patentados bajo la ley de patentes regular. [19] El Congreso estaba equivocado, sostuvo la Corte, como lo demuestra la decisión Chakrabarty :
Como sostuvo este Tribunal en Chakrabarty , "la distinción relevante" a los efectos del § 101 no es "entre cosas vivas e inanimadas, sino entre productos de la naturaleza, ya sean vivos o no, e invenciones hechas por el hombre". [20]
El Tribunal consideró que lo mismo era válido para la PVPA. Sin embargo, en virtud de esa ley, “un agricultor que compre y plante legalmente una variedad protegida puede guardar las semillas de esas plantas para replantarlas en su propia finca”. [21] La PVPA y también la PPA operan en paralelo con el § 101 de la ley de patentes de utilidad. Proporcionan diferentes grados de protección y tienen diferentes requisitos para garantizar la protección. [22] Las leyes posteriores no reemplazan a la anterior.
El Tribunal concluyó:
Por estas razones, sostenemos que las razas de plantas recientemente desarrolladas caen dentro de los términos del § 101, y que ni la PPA ni la PVPA limitan el alcance de la cobertura del § 101. Al igual que en Chakrabarty , rechazamos limitar el alcance del § 101 cuando el Congreso no nos ha dado ninguna indicación de que pretenda este resultado. [23]
El juez Stephen Breyer disintió, al que se sumó el juez John Paul Stevens . Consideraron que los términos “fabricación” y “composición de materia” no cubren las plantas cultivadas (plantas reproducidas sexualmente o con flores) y sus semillas. Esto se debió a que el Congreso pretendía que las dos leyes más específicas, la PPA y la PVPA, excluyeran la protección de patentes bajo la ley más genérica de patentes de utilidad. Además, “este Tribunal no consideró ni decidió esta cuestión en Chakrabarty ”. [24]
En Chakrabarty, la cuestión era si las palabras “fabricación” y “composición de materia” en el § 101 “incluían seres vivos como bacterias, una sustancia a la que no se refiere ninguna de las dos leyes específicas sobre plantas”. [25] El Tribunal de Chakrabarty decidió entonces que el § 101 cubría “una bacteria ‘nueva’ porque era ‘una fabricación o composición de materia que no se produce de forma natural’ que ‘no era obra de la naturaleza’” . [25] No decía nada sobre plantas (como el maíz). [25] Además, una bacteria no es el tipo de planta que la PPA y la PVPA “tenían en mente”. [25] Por lo tanto, “ Chakrabarty no preguntó ni respondió… la pregunta que tenemos ante nosotros”. [26]
Terminó criticando a la mayoría por no hacer "un esfuerzo por adivinar la intención humana que subyace al estatuto", basándose en "un análisis del lenguaje, la estructura, la historia y el propósito". [27]
Ottawa Plant Food, Inc., fue una de las empresas a las que JEM vendió bolsas de maíz patentado de Pioneer, y Ottawa fue agregada al caso como demandada durante el litigio. [28] Después de la decisión de 2002 de la Corte Suprema, todos los demás demandados llegaron a un acuerdo con Pioneer, dejando a Ottawa como el único demandado restante en el caso. [29] Las partes luego presentaron mociones cruzadas para juicio sumario .
Ottawa sostuvo que la doctrina del agotamiento de patentes la protegía de toda responsabilidad. El tribunal sostuvo que la doctrina no era aplicable debido a la decisión del Circuito Federal en Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc. , de que un titular de patente puede limitar el uso que hacen los compradores de los productos patentados que les vende colocando etiquetas restrictivas (licencias de etiquetas) en los productos antes de la venta. [30] Por lo tanto, el tribunal sostuvo que "el tribunal concluye que es Pioneer, no Ottawa, quien tiene derecho a un juicio sumario sobre la defensa de Ottawa basada en el 'agotamiento de patentes'". [31]
Ottawa también sostuvo que "las restricciones de Pioneer a la reventa no son ejecutables, por ser contrarias al orden público, porque son anticompetitivas en sus efectos o violan principios contractuales, de modo que la demanda por infracción de Pioneer basada en sus restricciones a la reventa debe ser rechazada". [32] Volviendo a la decisión Mallinckrodt , el tribunal rechazó el argumento de Ottawa de que la licencia de marca no era ejecutable por ser anticompetitiva. [33] El tribunal también rechazó los argumentos de Ottawa sobre derecho contractual, sosteniendo que el Código Comercial Uniforme (UCC) § 2-207(2)(c) requería que Ottawa hubiera objetado los términos de la licencia de marca dentro de un tiempo razonable, lo que no hizo, para no estar vinculada por ellos. [34]
Varios años después, en la decisión de la Corte Suprema de 2013 en Bowman v. Monsanto Co. , la Corte operó sobre la base de la suposición de que este caso y Chakrabarty habían resuelto las cuestiones de protección de patentes de plantas de cultivo. El juez Breyer no renovó su opinión disidente de que Chakrabarty no resolvió todas las cuestiones, o incluso las abordó. [35] La Corte sostuvo, sin disentir, que los agricultores que guardaron semillas de cultivos patentados y usaron la semilla para cultivar un cultivo posterior cometieron una infracción de patente.
En un artículo muy citado, [36] Malla Pollack criticó la decisión en estos términos:
El Congreso nunca decidió permitir a las entidades privadas el poder de bloquear la experimentación con cultivos alimentarios; el Congreso nunca decidió permitir patentes de utilidad plena sobre plantas reproducidas sexualmente. Los tribunales y la PTO han eludido ilegítimamente al gobierno representativo para crear y hacer cumplir ese poder privado. [37]
Ella estuvo de acuerdo en que la Constitución permitía al Congreso aprobar una ley que estableciera tal protección legal, si así lo decidía, porque la agricultura estaba dentro de las "Artes útiles" en 1789. [38] Sin embargo, insistió en que el Congreso no eligió aprobar tal ley. [39] También criticó la interpretación de la Corte de las palabras estatutarias relevantes: "La Corte, sin embargo, no recitó ningún uso de 'manufactura' o 'composición de materia' en 1790, 1793 o 1952 que, incluso supuestamente, incluyera cultivos alimentarios". [40]
Richard H. Stern cuestionó la confianza que el Tribunal JEM le dio al precedente Chakrabarty y la extensión posterior del Tribunal de la decisión JEM a una determinación de que estos dos casos condujeron inexorablemente a la ilegalización de la conservación y "resiembra" de semillas patentadas en Bowman v. Monsanto Co. Argumentó que estos dos casos no regulaban (ni abordaban) cuestiones de infracción bajo el 35 USC § 271(a), en contraste con las cuestiones de validez bajo el 35 USC § 101 que los dos casos anteriores en realidad abordaban:
Ni Chakrabarty ni JEM Ag Supply abordaron la cuestión de si plantar y cultivar un cultivo a partir de la semilla de una planta patentada constituía una infracción de la patente... [E]sa cuestión gira en torno del significado de la palabra legal "make", que ninguno de los dos casos anteriores abordó. [41]
Por su parte, Kevin M. Baird aplaudió la decisión por la protección económica que otorga a la industria agrícola:
En Pioneer , la Corte Suprema de los Estados Unidos resolvió la cuestión de si las plantas reproducidas sexualmente eran materia estatutaria en virtud del artículo 101. La Corte dejó en claro que si los inventores de nuevas variedades de plantas pueden cumplir con los estrictos estándares de patentabilidad del artículo 101 y el artículo 112, tendrán derecho a la protección de patentes de utilidad. Además, la Corte aclaró que el artículo 101 también puede conciliarse con la PPA y la PVPA. De hecho, los tres estatutos pueden proporcionar protección superpuesta y no son mutuamente excluyentes. Por lo tanto, los inventores de nuevas variedades de plantas son libres de solicitar protección bajo cada régimen y pueden beneficiarse de la protección proporcionada por cada régimen. [42]
Timothy P. Daniels consideró la decisión desde el punto de vista de las universidades y sus programas de investigación agrícola:
La ventaja de la decisión del JEM es que las universidades podrán captar más fácilmente el valor económico total de sus inventos y descubrimientos fitogenéticos. Sin embargo, el aspecto negativo de este caso es que los profesores y las universidades dudarán en publicar sus hallazgos hasta que hayan obtenido protección de propiedad intelectual o hasta que consideren que el descubrimiento no vale la pena comercializarlo.
...Los avances en biotecnología vegetal plantean a las universidades el problema de la biopiratería y la oportunidad de prestar un servicio humanitario importante. [43]
Ann Crocker consideró las posibles implicaciones internacionales de la decisión y sugirió su posible expansión a todo el mundo:
El panorama internacional de patentes se ha convertido en un foco de controversias tras las decisiones de los tribunales estadounidenses de reconocer a los seres vivos como materia patentable. Los abogados de patentes que representan los intereses de la industria biotecnológica estadounidense están en la vanguardia del debate, presionando para que otros países adopten leyes de patentes más amplias que reconozcan los materiales vivos como materia patentable, tal como lo han hecho los tribunales estadounidenses y la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos.
...[L]os grupos de presión y defensores de la biotecnología probablemente utilizarán la decisión de JEM Ag Supply para presionar a favor de una mayor adopción de la protección total de patentes por parte de otras naciones, señalando que las plantas han estado recibiendo protección total de patentes en los Estados Unidos durante los últimos veinte años, y que el resto del mundo debería considerar la legislación de patentes occidental como un modelo.
Es necesario concienciar a las comunidades jurídicas y agrícolas, así como al público, de que no se trata simplemente de una cuestión de beneficios empresariales. Como demuestra el ejemplo de la soja Roundup Ready cultivada en Argentina y Brasil, el futuro de la agricultura estadounidense puede verse en peligro si los agricultores estadounidenses asumen por sí solos los costes de investigación y desarrollo de nuevas variedades transgénicas. La ampliación de la protección de las patentes de plantas a nivel internacional... podría ser un próximo paso importante. [44]
El juez Clarence Thomas, que tomó la decisión mayoritaria en el caso, fue abogado de Monsanto en la década de 1970 y no tuvo que recusarse del caso. En el momento del caso, Monsanto había estado obteniendo grandes beneficios de patentar y vender sus semillas transgénicas. [45] [46] [47] [48]
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