stringtranslate.com

Apotex Inc. contra Sanofi-Synthelabo Canada Inc.

Apotex Inc v Sanofi-Synthelabo Canada Inc , [2008] 3 SCR 265, es una importante decisión de la Corte Suprema de Canadá sobre los requisitos de novedad y no obviedad para una patente en Canadá. La Corte rechazó una impugnación del fabricante de medicamentos genéricos Apotex para declararla patente de Synthelabo Canada para Plavix , un medicamento anticoagulante. La cuestión era si las patentes de selección son inválidas en principio y, en caso de que no lo sean, si la patente de selección de objeto era inválida por motivos de anticipación, obviedad o doble patentamiento.

Motivos del Tribunal

Patentes de selección

Por definición, una patente de selección es una patente para una selección de compuestos de una clase más amplia de compuestos descritos en una patente anterior. La patente anterior, a menudo denominada patente de origen o patente de género, suele basarse en el descubrimiento de una nueva reacción o clase de compuestos.

Como ocurre con todas las patentes, las patentes de selección deben ser novedosas y no obvias. Los compuestos seleccionados no pueden haberse fabricado antes, de lo contrario la patente de selección no es novedosa. Pero si el compuesto seleccionado es novedoso y posee una propiedad especial de carácter inesperado, la invención no es obvia.

El juez Rothstein, en representación de la Corte, aceptó que las patentes de selección no difieren por su naturaleza de otras patentes y son aceptables en principio.

Novedad

Apotex alegó que la patente no cumplía el requisito de novedad . La Corte Suprema de Canadá empleó una prueba de anticipación en dos partes. Para que se llegue a una conclusión de anticipación, el estado de la técnica debe satisfacer las dos ramas siguientes:

  1. divulgación previa; y
  2. habilitación.

La rama de divulgación requiere que una única referencia a la técnica anterior haya estado disponible para el público y debe revelar el objeto de la invención reivindicada.

Una vez realizado el requisito de divulgación, debe cumplirse la rama de habilitación. Una divulgación es habilitante si el experto en la materia es capaz de explotar la invención. Si bien los ensayos de rutina son aceptables para esta rama, no se permiten actividades inventivas.

La Corte Suprema indicó cuatro factores no exhaustivos que deben considerarse para determinar si ha habido habilitación:

  1. La habilitación debe evaluarse teniendo en cuenta la patente anterior en su totalidad, incluidas la memoria descriptiva y las reivindicaciones. No hay razón para limitar lo que el experto en la materia puede considerar en la patente anterior para descubrir cómo realizar o hacer realidad la invención de la patente posterior. La totalidad de la patente anterior constituye técnica anterior.
  2. El experto en la materia puede utilizar su conocimiento general común para complementar la información contenida en la patente anterior. Por conocimiento general común se entiende el conocimiento generalmente conocido por los expertos en la materia en cuestión en el momento pertinente.
  3. La patente anterior debe proporcionar información suficiente para permitir que la invención reivindicada posteriormente se lleve a cabo sin una carga excesiva. Al considerar si existe una carga excesiva, debe tenerse en cuenta la naturaleza de la invención. Por ejemplo, si la invención se produce en un campo de la tecnología en el que generalmente se realizan ensayos y experimentos, el umbral de carga excesiva tenderá a ser más alto que en circunstancias en las que es normal un menor esfuerzo. Si se requieren pasos inventivos, no se considerará que la técnica anterior es facilitadora. Sin embargo, los ensayos rutinarios son aceptables y no se considerarían una carga excesiva. Pero los experimentos o ensayos y errores no deben prolongarse ni siquiera en campos de la tecnología en los que generalmente se llevan a cabo ensayos y experimentos. No se pueden establecer límites temporales para los ejercicios de energía; sin embargo, los ensayos y errores prolongados o arduos no se considerarían rutinarios.
  4. Los errores u omisiones obvios en la patente anterior no impedirán la habilitación si una habilidad y un conocimiento razonables en la técnica pudieran corregir fácilmente el error o encontrar lo que se omitió.

En este caso, la Corte Suprema concluyó que la patente de género anterior no revelaba las ventajas especiales de la patente de selección. Por lo tanto, no era necesario realizar el paso de habilitación y la patente de selección era novedosa.

No obviedad

Para determinar si la patente en cuestión era obvia, el juez Rothstein, en representación del Tribunal, respaldó el enfoque de cuatro pasos de Windsurfing International Inc. v. Tabur Marine (Great Britain) Ltd. [2] , tal como se reiteró en Pozzoli SPA v. BDMO SA: [3]

  1. Identificar al "experto en la materia" nocional e identificar el conocimiento general común relevante de esa persona;
  2. Identificar el concepto inventivo de la reivindicación en cuestión o, si eso no puede hacerse fácilmente, interpretarlo;
  3. Identificar qué diferencias existen, si las hay, entre el asunto citado como parte del "estado de la técnica" y el concepto inventivo de la reivindicación o la reivindicación tal como se interpreta;
  4. Vistas sin ningún conocimiento de la supuesta invención tal como se reivindica, ¿constituyen esas diferencias pasos que habrían sido obvios para el experto en la materia o requieren algún grado de invención?

En los campos en los que los avances se obtienen normalmente mediante la experimentación, se puede tener en cuenta una prueba de “obviedad de intentarlo” en el cuarto paso de la investigación de obviedad. La Corte Suprema afirmó que si se justifica una prueba de “obviedad de intentarlo”, pueden ser relevantes los siguientes factores no excluyentes:

  1. ¿Es más o menos evidente que lo que se está probando debería funcionar? ¿Existe un número finito de soluciones predecibles identificadas que conocen los expertos en la materia?
  2. ¿Cuál es el alcance, la naturaleza y la cantidad de esfuerzo necesarios para lograr la invención? ¿Se realizan ensayos rutinarios o la experimentación es prolongada y ardua, de modo que los ensayos no se considerarían rutinarios?
  3. ¿Existe un motivo previsto en el estado de la técnica para encontrar la solución a la que se refiere la patente?

El caso objeto del litigio se basó en la prueba de que era evidente que era necesario intentarlo. El Tribunal Supremo determinó que la ventaja de la patente de selección no era rápida ni fácil de predecir y, por lo tanto, el experto en la materia no habría considerado evidente que debía intentar encontrar la invención reivindicada.

Doble patente

Apotex sostuvo que las patentes de selección permiten al titular de una patente "permanecer vigente" una invención. La Corte Suprema rechazó este argumento por dos razones. En primer lugar, una patente de selección puede ser obtenida por alguien distinto del inventor de la patente de género. En segundo lugar, las patentes de selección fomentan la mejora mediante selección.

El Tribunal Supremo concluyó que no había una "doble patente de la misma invención" porque las reivindicaciones de la patente de género y de la patente de selección de objeto no son idénticas ni coexisten. Además, no había una "doble patente de obviedad" porque las reivindicaciones de la patente de selección reflejaban un compuesto patentable distinto de los compuestos de la patente de género. En vista de lo anterior, no había una doble patente.

Véase también

Referencias

  1. ^ Información del caso de la Corte Suprema de Canadá - Expediente 31881
  2. ^ Windsurfing International Inc. contra Tabur Marine (Gran Bretaña) Ltd. , [1985] RPC 59 (CA).
  3. ^ Pozzoli SPA contra BDMO SA , [2007] FSR 37 (p. 872), [2007] EWCA Civ 588.

Enlaces externos

Ensayo

Patentes