Aerotel v Telco and Macrossan's Application [1] es una sentencia del Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales . La sentencia se dictó el 27 de octubre de 2006 y se refiere a dos apelaciones diferentes contra decisiones del Tribunal Superior . El primer caso se refería a la GB 2171877 [2] concedida a Aerotel Ltd y suacción por infracción contra Telco Holdings Ltd y otros. El segundo caso se refería a la solicitud GB 2388937 presentada por Neal Macrossan pero rechazada por la Oficina de Patentes del Reino Unido (que ahora funciona como la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido ).
El razonamiento de la sentencia constituye la base de la práctica actual de la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido a la hora de evaluar si las solicitudes de patentes son sobre materia patentable .
El enfoque aplicado en la sentencia ha sido criticado por una Sala de Recurso de la Oficina Europea de Patentes (OEP) por ser "irreconciliable con el Convenio sobre Patentes Europeas ". [3]
El inventor israelí Zvi Kamil presentó su solicitud de patente en el Reino Unido con el número 8600691 para un "sistema telefónico" el 13 de enero de 1986, reivindicando la prioridad de dos solicitudes de patente israelíes anteriores presentadas el 13 de enero de 1985 y el 10 de noviembre de 1985. La solicitud se refería a una central telefónica "especial" . El interlocutor tiene una cuenta con el propietario de esa central y deposita un crédito en su cuenta. El interlocutor tiene un código . Para realizar una llamada, llama al número de la central especial e ingresa su código y luego el número del destinatario . Si el código se verifica y hay suficiente crédito, se le conecta: la llamada se terminará si se agota su crédito.
La solicitud se publicó como solicitud GB 2171877 el 3 de septiembre de 1986 y la patente se concedió con efecto a partir del 21 de diciembre de 1988. Kamil cedió su patente a Aerotel Limited el 12 de abril de 1999. La patente expiró el 12 de enero de 2006. [4]
En febrero de 2005, Aerotel demandó a Telco Holdings Limited por infracción de patente y Telco presentó una contrademanda solicitando la revocación de la patente. La acción se inició en el Tribunal de Patentes del Condado, pero HHJ Fysh QC la transfirió al Tribunal Superior en noviembre de 2005. En febrero de 2006, Telco solicitó un juicio sumario sobre su contrademanda, basando la solicitud en la exclusión de la patentabilidad. Esta solicitud fue aprobada ante Lewison J, quien ordenó la revocación de la patente el 3 de mayo de 2006. [5] [6] [7] La patente fue restaurada posteriormente en apelación, pero luego HHJ Fysh QC volvió a revocarla en la audiencia posterior el 23 de mayo de 2008. [8]
La solicitud GB 2388937 de Macrossan tiene una fecha de prioridad de diciembre de 2000. Se trataba de un nuevo método automatizado de adquisición de los documentos necesarios para constituir una empresa . Implicaba que un usuario se sentara frente a una computadora y se comunicara con un servidor remoto , respondiendo preguntas. Al plantear preguntas al usuario en varias etapas, se obtenía suficiente información de las respuestas del usuario para producir los documentos requeridos. Las preguntas planteadas en la segunda etapa y en las etapas posteriores se determinaban a partir de las respuestas proporcionadas anteriormente y las respuestas del usuario se almacenaban en una estructura de base de datos . Este proceso se repetía hasta que el usuario hubiera proporcionado suficiente información para permitir que se generaran los documentos legalmente requeridos para crear la entidad corporativa. También se almacenaban varias plantillas de documentos y el procesador de datos se configuraba para fusionar al menos una de estas plantillas con las respuestas del usuario para generar los documentos legales requeridos. Los documentos se podían enviar entonces al usuario en formato electrónico para que el usuario los imprimiera y los enviara, se los enviaba por correo o se los enviaba a la autoridad de registro correspondiente en nombre del usuario.
La oficina de patentes del Reino Unido determinó que el proceso de Macrossan era novedoso e implicaba una actividad inventiva , pero aun así rechazó la solicitud de patente porque el objeto reclamado no era materia patentable según la legislación de patentes del Reino Unido . [9] El examinador de patentes del Reino Unido determinó que las reivindicaciones se relacionaban con un método para hacer negocios y un programa informático como tal.
Macrossan solicitó una revisión de la conclusión del examinador de patentes, mediante una audiencia ante un funcionario de audiencias de la UKPO; sostuvo [9] que la solicitud se relacionaba con un programa informático como tal, un método para hacer negocios como tal y un método para realizar un acto mental como tal y, por lo tanto, estaba excluida de la patentabilidad por cada uno de esos tres motivos.
Macrossan apeló entonces ante el Tribunal Superior, que coincidió en considerar [10] que la solicitud se refería a un programa informático como tal y a un método para realizar un acto mental como tal y que no era patentable por cada una de esas dos razones. Sin embargo, el Tribunal Superior desestimó específicamente la decisión del oficial de audiencias de la UKPO sobre uno de los tres motivos de exclusión, al sostener [11] que la solicitud no se refería a un método de hacer negocios como tal.
La sentencia aprobó una nueva prueba de cuatro pasos que se utilizará para evaluar si una solicitud describe o no realmente una invención. La prueba de cuatro pasos es la siguiente:
El segundo paso, el de identificar la contribución, fue destacado como el más problemático, ya que puede ser difícil determinar cuál es realmente la contribución.
Se determinó que la patente de Aerotel se relacionaba con una invención patentable en principio porque el sistema en su conjunto era nuevo en sí mismo, no simplemente porque se utilizara para el negocio de venta de llamadas telefónicas. Si bien este sistema podía implementarse utilizando computadoras convencionales, la clave para ello era una nueva combinación física de hardware. El juez consideró que esto era claramente más que un simple método de hacer negocios como tal. Las reivindicaciones del método se interpretaron como relacionadas con un uso del nuevo sistema y también se consideró que se relacionaban con una invención patentable en principio. El juez no consideró directamente las cuestiones adicionales de si la invención reivindicada era novedosa e implicaba una actividad inventiva, aunque la implicación es que la invención era al menos novedosa.
En relación con la solicitud de patente de Macrossan, se sostuvo que la materia no era patentable sobre la base de las exclusiones de los programas informáticos y los métodos comerciales. Sin embargo, en relación con la exclusión del acto mental, el Tribunal de Apelación no formuló ninguna constatación específica. [12]
En ambos casos, la sentencia no explica en detalle cómo se identificaron las contribuciones proporcionadas por las invenciones reivindicadas y ofrece poca orientación sobre cómo se podría llevar a cabo el segundo paso de la prueba en otros casos. [13] En cambio, se dirige al lector al extenso resumen de la jurisprudencia anterior que se incluye como Apéndice a la sentencia para comprender completamente el razonamiento de los jueces. Basándose en este resumen de la jurisprudencia, la sentencia rechaza la noción establecida en la sentencia anterior sobre la solicitud de Fujitsu de que los tribunales del Reino Unido deberían guiarse por la jurisprudencia de la OEP, ya que los jueces opinaban que la jurisprudencia de la OEP era demasiado inestable.
La sentencia menciona brevemente [14] el Acuerdo sobre los ADPIC y el hecho de que su falta de una lista de exclusiones de la patentabilidad y su requisito de que las patentes deben estar disponibles en "todos los campos de la tecnología" ejerce presión política sobre Europa para eliminar o reducir las categorías de no invenciones. Sin embargo, Jacob había dictaminado previamente [15] [16] que el Acuerdo sobre los ADPIC no tiene un efecto directo sobre la legislación del Reino Unido y, por lo tanto, no afectaba al caso en cuestión. En cambio, los casos relacionados con las exclusiones de la patentabilidad deben resolverse simplemente tratando de entender el lenguaje del CPE sin sesgos a favor o en contra de la exclusión. [17]
Citando como motivos una clara divergencia en el razonamiento entre los tribunales del Reino Unido y la Oficina Europea de Patentes, Neal Macrossan solicitó permiso para apelar la denegación de su solicitud de patente ante la Cámara de los Lores . [18] [19] Dentro de la profesión de patentes se esperaba que una decisión de la Cámara de los Lores aclarara hasta qué punto está disponible la protección de patentes para las invenciones implementadas en computadora. La Cámara de los Lores ya había abordado cuestiones fundamentales como la novedad , [20] la actividad inventiva, [21] la interpretación de las reivindicaciones y la suficiencia [22] durante 2004 y 2005.
La Cámara de los Lores rechazó la solicitud de autorización para escuchar la apelación, alegando que el caso "no plantea una cuestión de derecho discutible de importancia pública general". [23] [24] [25]
Algunos abogados de patentes han expresado su sorpresa por esta decisión, ya que, si bien los méritos del caso de Macrossan podrían haber sido discutibles, se consideró que existen problemas con la ley que requieren una solución. En consecuencia, existe una decepción por esta oportunidad perdida para establecer mejor dónde se encuentra el límite entre software patentable y no patentable. La Fundación para una Infraestructura de Información Libre ha expresado la opinión de que la decisión de la Cámara de los Lores confirma la corrección del Tribunal de Apelación. [26] [27]
Una solicitud de patente europea, concretamente la solicitud EP 1346304 , de la familia de patentes de la solicitud de patente GB 2388937 presentada por Macrossan, estaba pendiente en la Oficina Europea de Patentes (OEP).
El lunes 30 de octubre de 2006 (el primer día hábil siguiente a la emisión de la sentencia del Tribunal de Apelación el viernes 27 de octubre de 2006), la División de Búsqueda de la OEP encargada de establecer un informe de búsqueda para la solicitud de patente europea emitió una declaración en virtud de la Regla 45 del CPE de 1973 (ahora Regla 63 del CPE ) de que no se podía establecer una búsqueda. [28] La declaración indica que el examinador de búsqueda de la OEP opina que la solicitud de Macrossan no contiene nada de mérito técnico, sino únicamente características técnicas comunes (es decir, un ordenador) para implementar un método comercial. En consecuencia, no se consideró posible una búsqueda significativa. Antes de que se emitiera un informe de examen sustantivo, la solicitud se consideró retirada en octubre de 2009 después de que Macrossan no pagara una tasa de mantenimiento. [28]
Tras esta sentencia, la Oficina de Patentes del Reino Unido (actualmente Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido ) publicó una Nota Práctica [29] el 2 de noviembre de 2006 en la que anunciaba un cambio inmediato en la forma en que los examinadores de patentes evaluarán si las invenciones se relacionan con materia patentable. La Oficina de Patentes también preparó cuatro estudios de casos como ejemplos de cómo veían que se aplicaba la prueba en la práctica. [30]
Un cambio en la práctica que se produjo fue que las reivindicaciones de un programa informático se rechazaban sobre la base de la forma de la reivindicación, incluso si el proceso que realizaba el programa informático se consideraba en sí patentable. Esta nueva práctica fue impugnada por Astron Clinica Ltd y otros y el Tribunal de Patentes del Reino Unido [31] dictaminó que la práctica era incorrecta.
La sentencia propone que se planteen varias cuestiones a la Gran Sala de Recursos con el fin de resolver los conflictos percibidos entre las distintas decisiones de las Salas de Recursos. En respuesta a ello, Alain Pompidou , entonces presidente de la Oficina Europea de Patentes (OEP), escribió a Lord Justice Jacob para decirle que, si bien sería bienvenida la aclaración de ciertas cuestiones relacionadas con la materia excluida, en la actualidad no había suficientes diferencias entre las decisiones pertinentes de las Salas de Recursos que justificaran una remisión. En cambio, una remisión sería adecuada si el enfoque adoptado por una Sala de Recursos condujera a la concesión de una patente mientras que el enfoque adoptado por otra Sala no lo haría. [32] El 22 de octubre de 2008, la sucesora de Pompidou, Alison Brimelow, remitió una serie de cuestiones a la Gran Sala. En su dictamen G 3/08 , la Gran Sala rechazó la remisión por inadmisible.
En la sentencia se criticó la práctica de la OEP de considerar que un objeto no técnico, como música nueva o una historia, forma parte del estado de la técnica, por no ser intelectualmente honesto. [33] También se planteó una crítica similar durante el recurso T 1284/04, en respuesta a la cual la Sala de Recurso de la OEP afirmó lo siguiente:
El enfoque COMVIK no considera las limitaciones no técnicas como pertenecientes al estado de la técnica, sino como pertenecientes a la fase de concepción o motivación que normalmente precede a una invención, ya que pueden conducir a un problema técnico sin contribuir a su solución. Tales aspectos nunca se han tenido en cuenta para evaluar la actividad inventiva, independientemente de que fueran o no conocidos a partir del estado de la técnica. [34]
Las Salas de Recurso de la OEP, en T 154/04, establecen además que el examen de si existe una invención en el sentido del artículo 52(1) a (3) del CPE debe separarse estrictamente y no mezclarse con los otros tres requisitos de patentabilidad a los que se refiere el artículo 52(1) del CPE .
Esta distinción abstrae el concepto de "invención" como requisito general y absoluto de patentabilidad de los criterios relativos de novedad y actividad inventiva, que en un sentido popular ordinario se entienden como atributos de cualquier invención (...). [35]
En relación con el “sentido popular ordinario” según el cual la novedad y la actividad inventiva se entienden como atributos de toda invención y en relación con el significado correspondiente del término invención, la Sala consideró que:
El "enfoque del efecto técnico" avalado por Lord Justice Jacob en la sentencia Aerotel/Macrossan (...) parece tener sus raíces en este segundo sentido ordinario del término invención, una práctica que podría ser comprensible "dada la forma de la antigua ley" ( Lord Justice Mustill , loc.cit. [36] ), pero que no es coherente con una interpretación de buena fe del Convenio sobre la Patente Europea de conformidad con el artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969. [37]
El enfoque de "contribución" o "efecto técnico" seguido en la sentencia Aerotel/Macrossan fue abandonado por las Salas de Recurso de la OEP hace diez años y la Sala en T 154/04 confirmó que había "razones convincentes" para abandonar este enfoque. [37]
La Junta consideró además que
"El "enfoque del efecto técnico (con la cláusula adicional)" aplicado en la sentencia Aerotel/Macrossan es irreconciliable con el Convenio sobre la Patente Europea también por la razón adicional de que presupone que "la materia novedosa e inventiva puramente excluida no cuenta como una 'contribución técnica'" (Aerotel/Macrossan, por ejemplo, párrafo n.° 26(2)). Esto no tiene base en el Convenio y contraviene los criterios convencionales de patentabilidad (...)" [3]