El uso nominativo , también conocido como "uso justo nominativo", es una doctrina legal que proporciona una defensa afirmativa a la infracción de marca registrada , tal como lo enuncia el Noveno Circuito de los Estados Unidos , [1] por la cual una persona puede usar la marca registrada de otra persona como referencia para describir el otro producto o para compararlo con el suyo. El uso nominativo puede considerarse relacionado con, o un tipo de "uso justo de marca registrada" (a veces llamado "uso justo clásico" o "uso justo legal"). Todas las doctrinas de "uso justo de marca registrada", independientemente de cómo se clasifiquen, son distintas de la doctrina del uso justo en la ley de derechos de autor . Sin embargo, el uso justo de una marca registrada puede estar protegido por las leyes de derechos de autor dependiendo de la complejidad o creatividad de la marca como logotipo de diseño. [2]
La prueba de uso nominativo establece esencialmente que una parte puede usar o hacer referencia a la marca de otra si:
Además, si se determina que un uso es nominativo, entonces, según la definición de usos no marcarios, no puede diluir la marca registrada. [3]
El uso nominativo no exige que se reconozca la propiedad de la marca, por ejemplo mediante el uso de una frase como "UNIX es una marca registrada de The Open Group". Sin embargo, es posible que dichas declaraciones sean exigidas por los términos de un acuerdo de licencia entre las partes, y pueden ser prudentes (y corteses) como forma de evitar malentendidos o acusaciones de usurpación de marca .
La doctrina del uso nominativo fue enunciada por primera vez en 1992 por el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Noveno Circuito en New Kids on the Block v. News America Publishing, Inc. [4] En New Kids on the Block , el tribunal había examinado una " encuesta de New Kids on the Block " realizada por el acusado y encontró que no había forma de preguntar a la gente su opinión sobre la banda sin usar su nombre. Por ejemplo, uno podría referirse a los Minnesota Twins como "ese equipo de béisbol profesional de Minnesota", pero es mucho más aceptable referirse a ellos simplemente por su nombre comercial. [2]
En Playboy Enterprises, Inc. v. Welles , [5] se demandó a la conejita de Playboy Terri Welles por utilizar el término de marca registrada "Playmate of the Year" en una palabra clave meta dentro del código HTML de su sitio web . El tribunal determinó que Welles tenía que utilizar el término para describirse completamente, ya que el titular de la marca le había dado ese título. En otras palabras, la ley de marcas no obliga a las personas a utilizar "expresiones absurdas" simplemente para evitar la responsabilidad por la marca registrada. [2]
En New Kids y en Playboy v. Welles , los tribunales examinaron casos anteriores e identificaron un principio unificador que luego denominaron "uso nominativo". Entre los casos más antiguos citados por el Tribunal en Playboy v. Welles se encontraba Volkswagenwerk Aktiengesellschaft v. Church , [6] en el que el Noveno Circuito había dictaminado que un taller de reparación de automóviles independiente que se especializaba en reparar automóviles Volkswagen y mencionaba ese hecho en su publicidad no era responsable de la infracción de marca registrada siempre que no afirmara o insinuara que tenía alguna relación comercial con la empresa Volkswagen. En el caso de Yue v. MSC Software Corporation , [7] el Distrito Norte de California sostuvo que la defensa del uso justo nominativo es una defensa de transferencia de cargas que se decide correctamente en la etapa de juicio sumario y sería prematuro plantearla en una moción de desestimación.
Dado que los usos legítimos nominativos son usos que no son de marca registrada, no puede producirse ninguna dilución.