En la mayoría de las leyes de patentes , la unidad de invención es un requisito administrativo formal que debe cumplirse para que se conceda una solicitud de patente . Una patente concedida puede reivindicar solo una invención o un grupo de invenciones estrechamente relacionadas. El propósito de este requisito es tanto administrativo como financiero. El requisito sirve para excluir la posibilidad de presentar una solicitud de patente para varias invenciones, pagando solo un conjunto de tasas (tasa de presentación, tasa de búsqueda, tasa de examen, tasas de renovación, etc.). La unidad de invención también facilita la clasificación de los documentos de patente.
Cabe señalar que la OMPI y la OEP determinan la unidad de las reivindicaciones de una patente basándose en la presencia de una "característica técnica especial" común, que suele equipararse a la actividad inventiva . [1] Por otro lado, la USPTO utiliza para sus solicitudes nacionales un enfoque muy diferente ("independiente o distinto"), que se basa en los campos de uso de cada reivindicación, [2] justificando este enfoque por una "carga para el examinador" de buscar en diferentes áreas de la tecnología. Las oficinas de patentes de Japón y China , de manera similar a la USPTO , también exigen dividir las solicitudes de patente en múltiples divisiones como un medio para aumentar los ingresos monetarios de las oficinas. [3]
Cuando se objeta una solicitud de patente por falta de unidad, se puede considerar que se concede protección mediante patente, a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre cuando se determina que la invención carece de novedad . Por lo general, se puede presentar una solicitud divisional para la segunda invención y para las invenciones posteriores, si las hubiera. Alternativamente, el solicitante puede contraargumentar que existe unidad de invención.
Según la práctica y la jurisprudencia europeas en materia de patentes , la falta de unidad (de invención) puede aparecer " a priori ", antes de examinar el estado de la técnica , o " a posteriori ", después de examinarlo. Una falta de unidad a posteriori suele ser consecuencia de una falta de novedad o de actividad inventiva del objeto de una reivindicación independiente .
En virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), una solicitud internacional, también llamada solicitud PCT, "deberá referirse a una sola invención o a un grupo de invenciones vinculadas de tal manera que formen un "concepto inventivo general único". [4] Si no se cumple el requisito de unidad de invención, la Administración de Búsqueda Internacional (es decir, la oficina de patentes encargada de realizar la búsqueda internacional) "tiene derecho a solicitar al solicitante que pague una tasa de búsqueda adicional por cada invención además de la primera que se va a buscar". [5] [6] [7]
En respuesta a una solicitud de este tipo de la Administración de Búsqueda Internacional (ABI), el solicitante puede pagar la totalidad o parte de las tasas de búsqueda adicionales solicitadas, y la Administración de Búsqueda Internacional (ABI) establece entonces la búsqueda internacional para todas o algunas de las invenciones o grupos de invenciones, respectivamente. [5] [7] El solicitante también puede decidir no pagar ninguna de las tasas de búsqueda adicionales y, en tal caso, la ABI no realiza una búsqueda para las invenciones o grupos de invenciones para las que no se han pagado tasas de búsqueda. El informe de búsqueda internacional (ISR) se establece entonces sólo para la primera invención reivindicada. [5] [7]
Si el solicitante no está de acuerdo con la constatación de la ISA de falta de unidad de invención, las tasas adicionales pueden pagarse bajo protesta. [5] [7] En el procedimiento de protesta, el solicitante presenta una declaración razonada explicando por qué considera que se ha cumplido el requisito de unidad de invención, o que el número de tasas adicionales exigidas es excesivo. [5] [8] [7] Tras el pago de las tasas de búsqueda adicionales y, si se requiere, de una tasa de protesta, [9] la protesta es examinada por un órgano de revisión. Si el órgano de revisión considera justificada la protesta, ordena el reembolso total o parcial de las tasas de búsqueda adicionales y, si corresponde, de la tasa de protesta al solicitante. [5] [7] Cuando, por ejemplo, la Oficina Europea de Patentes actúa como ISA, el órgano de revisión encargado de examinar la protesta consta de tres miembros: "el jefe de una dirección, normalmente el jefe de la dirección que emitió la invitación a pagar tasas adicionales, un examinador con experiencia especial en unidad de invención y, normalmente, el examinador que emitió la invitación". [10]
Aunque la legislación de patentes de los EE. UU. no utiliza el término "unidad de invención", el acto legislativo pertinente (Título 35 del Código de los EE. UU .: 35 USC §121) especifica las condiciones bajo las cuales el examinador de patentes puede emitir un "requisito de restricción", es decir, solicitar una división: Si se reclaman dos o más invenciones independientes y distintas en una solicitud, el Director puede requerir que la solicitud se restrinja a una de las invenciones. [11] Las solicitudes que reivindican más de una invención distinta pueden estar sujetas a restricción a una sola invención, y el solicitante puede proseguir con la(s) invención(es) restante(s) mediante la presentación de solicitudes divisionales . [12]
35 USC 121 Solicitudes divisionales.
Si en una solicitud se reivindican dos o más invenciones independientes y distintas, el Director podrá exigir que la solicitud se limite a una de las invenciones. Si la otra invención es objeto de una solicitud divisional que cumpla los requisitos del artículo 120, tendrá derecho al beneficio de la fecha de presentación de la solicitud original. Una patente expedida sobre la base de una solicitud respecto de la cual se ha formulado un requisito de restricción en virtud del presente artículo, o sobre una solicitud presentada como resultado de dicho requisito, no se utilizará como referencia ni en la Oficina de Patentes y Marcas ni en los tribunales contra una solicitud divisional ni contra la solicitud original ni contra ninguna patente expedida sobre cualquiera de ellas, si la solicitud divisional se presenta antes de la expedición de la patente sobre la otra solicitud. La validez de una patente no se cuestionará por el hecho de que el Director no exija que la solicitud se limite a una sola invención. [11]
Sin embargo, el Manual de Procedimiento de Examen de Patentes (MPEP), un documento escrito por la propia USPTO , reemplazó "independiente y distinto" por "independiente o distinto". [13] [14] La USPTO justificó este reemplazo de "y por o" al afirmar
Los términos "independiente" (es decir, no relacionado) y "distinto" (es decir, relacionado por ser patentablemente distinto) tienen significados mutuamente excluyentes y, por lo tanto, se interpretan como requisitos alternativos. Solo uno de estos requisitos debe cumplirse para que se admita una restricción. [15]
Por lo tanto, de acuerdo con la MPEP, las reivindicaciones en una solicitud de patente pueden restringirse adecuadamente a (es decir, dividirse en) dos o más solicitudes de patente divisionales , si las reivindicaciones (es decir, las invenciones reivindicadas) son independientes (MPEP § 802.01, § 806.06 y § 808.01) o distintas (MPEP § 806.05 - § 806.05(j)). [13]
Tras esta división de los requisitos de independencia y de distinción , la MPEP añade una nueva definición de independiente y de distinción , que se basan en el ámbito de uso, un criterio nunca mencionado en los documentos legislativos: [14]
La distinción se prueba si las reivindicaciones de los productos intermedios y finales no se superponen en su alcance (es decir, una reivindicación del producto final no se lee sobre el intermedio, y viceversa) y no son variantes obvias y se puede demostrar que el producto intermedio es útil para otros fines además de fabricar el producto final. [16]
Existen dos criterios para que exista un requisito de restricción adecuado en el caso de invenciones patentables distintas:
(A) Las invenciones deben ser independientes (véase MPEP § 802.01, § 806.06, § 808.01) o distintas según lo reivindicado (véase MPEP § 806.05 - § 806.05(j)); y
(B) Habría una carga seria de búsqueda y/o examen para el examinador si no se requiere restricción (ver MPEP § 803.02, § 808 y § 808.02)
La USPTO proporciona varios ejemplos que explican con mayor detalle su práctica actual de restricción basada en distinciones unidireccionales y bidireccionales. [15]
En resumen, las dos principales diferencias sustanciales entre la unidad de invención de la EPO / OMPI y el requisito de restricción de la USPTO son las siguientes:
(1) El enfoque de la USPTO para las invenciones "independientes y distintas" es diferente del enfoque de "unidad de invención" de la EPO y la OMPI. Mientras que la EPO consideraría que las reivindicaciones se relacionan con la misma invención, si las reivindicaciones comparten una "característica técnica especial" con respecto a la técnica anterior (por ejemplo, tienen una actividad inventiva común ), la USPTO puede encontrar la falta de unidad en la misma solicitud, si las dos supuestas invenciones pueden usarse no solo en combinación entre sí, [17] o debido a varios campos de uso (fines) de la invención.
Esta diferencia da como resultado un número varias veces mayor de requisitos de restricción emitidos por la USPTO en comparación con la EPO, la Oficina de Propiedad Intelectual (Reino Unido) , la Oficina Alemana de Patentes y Marcas , el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Francia) , la JPO y la CNIPA , que se originan a partir de la misma solicitud de prioridad del Convenio de París o del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). [18]
El enfoque estadounidense "independiente y distinto" tiene la ventaja de que puede utilizarse antes del examen sustancial, es decir, antes de que se identifique una actividad inventiva . [19]
(2) En los Estados Unidos no existe una revisión judicial del requisito de restricción (la única solución disponible es una petición al Director de la USPTO, que nunca se concede). [20] Esta es una situación inusual para un sistema judicial estadounidense generalmente litigioso. Muchos profesionales de patentes estadounidenses creen que la amplia discreción otorgada a la USPTO y la falta de revisión judicial sobre las cuestiones de unidad de invención permiten a los examinadores de patentes "emitir cínicamente requisitos de restricción impulsivos debido a incentivos en la USPTO para aumentar los ingresos o para que los examinadores realicen menos trabajo por el mismo crédito". [3] Esta política causa demoras en el examen y extiende injustamente el monopolio de patentes debido a múltiples patentes (que cubren la misma invención) con diferentes fechas de vencimiento (porque cada una de estas patentes divisionales termina con una extensión de plazo de patente diferente ).
Por otra parte, la práctica actual de restricción permite a la USPTO aumentar sus ingresos con sólo un minúsculo aumento en sus esfuerzos: el solicitante de patente tiene que pagar por la presentación, examen, emisión y mantenimiento de cada solicitud de patente divisional por separado, a pesar de que el examinador de patentes lee exactamente el mismo texto en cada una de las divisionales. En 2003, la Organización de la Industria Biotecnológica instó a la USPTO a cambiar su práctica de restricción porque algunos solicitantes se vieron obligados a gastar $500.000 "para proteger completamente una sola invención" debido a numerosas divisionales. [21] La mayor parte de este dinero se destina a los abogados para procesar múltiples divisionales , y no a la USPTO. Además, en contraste con las tarifas de la USPTO, [22] las pequeñas empresas no reciben ningún descuento en los honorarios de los abogados, y esas cantidades excesivas prohíben a las pequeñas empresas obtener la protección adecuada de su PI .
El MPEP analiza cuatro situaciones en las que un examinador puede emitir un "requisito de restricción", es decir, dividir una solicitud de patente en dos o más divisiones, porque si bien las invenciones están relacionadas (es decir, no son independientes), son distintas en uno o más de los cuatro casos siguientes: [23]
(1) en donde al menos una invención es patentable (novedosa y no obvia) sobre la otra (aunque cada una de ellas puede no ser patentable sobre la técnica anterior), es decir, las invenciones en cuestión tienen diferentes etapas inventivas: [24]
Alternativamente, "no debería exigirse la elección de especies entre especies reivindicadas que se consideran claramente no patentables (obvias) entre sí". [25]
Este enfoque es similar al de la OMPI y la Oficina Europea de Patentes (véanse las secciones PCT y EPO más arriba). Un serio inconveniente de este enfoque es que "en el momento de la restricción (es decir, antes del análisis de obviedad ), no se sabe si las invenciones son patentables distintas". [3] Por este motivo, la USPTO no suele utilizar este enfoque.
(2) las invenciones reivindicadas no están relacionadas entre sí en al menos uno de los aspectos de diseño, funcionamiento o efecto (por ejemplo, pueden realizarse mediante un proceso materialmente diferente o utilizarse en un proceso diferente), es decir, usos o métodos alternativos. El término "invenciones distintas" significa aquí que los conceptos relacionados (es decir, no "independientes") (como un aparato para cargar la batería descrita, un aparato para descargar la batería, un material para fabricar un electrodo para la batería) se considerarían "invenciones distintas" si pueden utilizarse no sólo en combinación entre sí. [26]
Un ejemplo de tal requisito de restricción es: las invenciones tal como se reivindican no están conectadas en al menos uno de los aspectos de diseño, funcionamiento o efecto (por ejemplo, pueden realizarse mediante, o usarse en, un proceso materialmente diferente), es decir, usos/métodos alternativos. El término "invenciones distintas" significa aquí que los conceptos relacionados (es decir, no "independientes") (como un aparato para cargar la batería divulgada, un aparato para descargar la batería, un material para fabricar un electrodo para la batería) se considerarían "invenciones distintas" si pueden usarse no solo en combinación entre sí. Un ejemplo de tal requisito de restricción es:
El examinador observó que las invenciones I y II están relacionadas como método y aparato para su práctica, respectivamente. El examinador observó además que la invención I y la invención II son distintas, si:
El enfoque de las "invenciones independientes", como se muestra en el párrafo anterior, implica que tanto el campo de uso como la actividad inventiva de las dos invenciones son diferentes. Sin embargo, como se explica a continuación, en la práctica actual de la USPTO basta con que el campo de uso o la actividad inventiva de las dos invenciones sean diferentes para determinar la falta de unidad.
Sin embargo, la MPEP prevé una excepción similar al enfoque de la EPO / OMPI : "Si hay una admisión expresa de que las invenciones reivindicadas habrían sido obvias unas sobre otras en el sentido del artículo 35 USC 103, no debería exigirse restricción alguna". [28]
En un contexto farmacéutico, el requisito de restricción se suele emitir para dividir las reivindicaciones dirigidas al fármaco como composición de materia , las reivindicaciones dirigidas a métodos de preparación del fármaco y las reivindicaciones dirigidas a un método para utilizar el fármaco en el tratamiento. [19] En biotecnología, los examinadores estadounidenses a menudo dividen las reivindicaciones sobre un gen de ADN , sobre ARNm , sobre ADN complementario , sobre un método de uso del gen y sobre una proteína correspondiente en solicitudes divisionales separadas. [29]
(3) si dos especies reivindicadas son mutuamente excluyentes (es decir, si una reivindicación menciona limitaciones divulgadas para una primera especie pero no para una segunda, mientras que una segunda reivindicación menciona limitaciones divulgadas sólo para la segunda especie y no para la primera). "Las reivindicaciones no deben superponerse en su alcance". [24]
(4) Finalmente, un examinador puede presentar un argumento de "carga indebida" para justificar su requisito de restricción: "habría una carga de búsqueda importante, como lo demuestra la clasificación, el estado o el campo de búsqueda separados y/o una carga de examen importante, como lo demuestran cuestiones no relacionadas con el estado de la técnica pertinentes a una invención que no son pertinentes a la otra invención". [30] Una carga de búsqueda importante puede evidenciarse mediante una clasificación, estado o campo de búsqueda separados. Una carga de examen importante puede evidenciarse, por ejemplo, mediante cuestiones no relacionadas con el estado de la técnica pertinentes a una invención que no son pertinentes a la otra invención.
Se aplican argumentos similares al análisis de si la combinación y la subcombinación (véase MPEP § 806.05 (combinación y subcombinación) y § 806.05(j) (productos relacionados o procesos relacionados)) son distintas:
Las invenciones son distintas si se puede demostrar que una combinación como la reivindicada:
(A) no requiere los detalles de la subcombinación tal como se reclama para la patentabilidad (para demostrar novedad y no obviedad), y
(B) se puede demostrar que la subcombinación tiene utilidad ya sea por sí misma o en otra combinación materialmente diferente. [30]
(5) En particular, la USPTO permite una agrupación más generosa de especies en las reivindicaciones Markush : es decir, "(a) los miembros del grupo Markush comparten una "similitud estructural única", y (b) los miembros comparten un uso común", [28] que lo que permite para diferentes tipos de reivindicaciones (es decir, proceso, aparato y producto) en la misma patente.
Un requisito de restricción puede ser apelado ante un Director de División de la USPTO, pero no ante un juez. [31] [32] En la práctica, el Director nunca revierte el requisito de restricción. También se aconseja que los inventores/solicitantes no dividan sus solicitudes ellos mismos, sino que siempre esperen a que un examinador emita una "restricción". [33] Dicha restricción, emitida por un examinador, proporciona una disposición de puerto seguro de 5 USC §121 contra futuras acusaciones de doble patentamiento . [34] De lo contrario, el solicitante puede ser acusado de doble patentamiento más tarde, y sus patentes pueden ser revocadas. [35] El problema de usar dos estándares diferentes para el doble patentamiento de tipo obviedad (es decir, "independiente y distinto" en la USPTO y "patentablemente distinto" en los tribunales) fue rectificado en gran parte por la disposición de puerto seguro de la Ley de Patentes de 1952 .
El análisis utilizado para determinar si la Oficina puede exigir una restricción difiere en las solicitudes en fase nacional presentadas conforme a 35 USC 371 (análisis de unidad de invención) en comparación con las solicitudes nacionales presentadas conforme a 35 USC 111(a) (análisis independiente y distinto). Esta diferencia fue confirmada en 1986 por un Tribunal Federal de los Estados Unidos, que determinó que cuando la USPTO actúa como Autoridad de Búsqueda Internacional (ISA), la USPTO está obligada a utilizar las reglas del PCT en lugar de las reglas nacionales de los Estados Unidos. [36]
Si la USPTO emite una restricción divisional mientras actúa como Autoridad de Búsqueda Internacional (ISA) en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes , esta restricción no protegería las patentes estadounidenses del solicitante de una acusación de doble patentamiento más adelante en la etapa nacional del PCT. Sólo las restricciones emitidas por la USPTO en una etapa nacional brindan inmunidad frente a la doble patentabilidad. [37]
Cabe destacar que las directrices actuales (2023) de la USPTO requieren que los examinadores de patentes apliquen el requisito de unidad de invención al estilo PCT a las solicitudes PCT que ingresan a la etapa nacional en los EE. UU., en lugar del requisito de "independencia o distinción". [38] Por lo tanto, se recomienda la vía PCT para los solicitantes que están preocupados por el costo de numerosas divisiones y por posibles acusaciones de doble patente en el futuro. [39]
Este artículo incorpora material de dominio público del Manual de procedimientos de examen de patentes del Gobierno de los Estados Unidos .