Los términos razonables y no discriminatorios ( RAND ), también conocidos como términos justos, razonables y no discriminatorios ( FRAND ), denotan un compromiso de licencia voluntaria que las organizaciones de normalización suelen solicitar al propietario de un derecho de propiedad intelectual (normalmente una patente) que es, o puede llegar a ser, esencial para la práctica de una norma técnica . [1] Dicho de otro modo, un compromiso F/RAND es un acuerdo voluntario entre la organización de normalización y el titular de patentes esenciales para la norma . Los tribunales de los EE. UU., así como los tribunales de otras jurisdicciones, han determinado que, en circunstancias apropiadas, el implementador de una norma (es decir, una empresa o entidad que utiliza una norma para prestar un servicio o fabricar un producto) es un tercero beneficiario previsto del acuerdo FRAND y, como tal, tiene derecho a ciertos derechos conferidos por ese acuerdo. [2]
Una organización de normalización es un grupo industrial que establece estándares comunes para su industria en particular con el fin de garantizar la compatibilidad e interoperabilidad de los dispositivos fabricados por diferentes empresas. [3] Una patente se vuelve esencial para la norma cuando una organización de normalización establece una norma que adopta la tecnología que cubre la patente.
Dado que, en la mayoría de los regímenes jurídicos de los países, una patente otorga a su titular un derecho exclusivo a excluir a terceros de la fabricación, el uso, la venta o la importación de la invención, una organización de normalización generalmente debe obtener permiso del titular de la patente para incluir una tecnología patentada en su norma. Por lo tanto, a menudo solicitará que el titular de la patente aclare su disposición a ofrecer licencias para sus patentes esenciales para la norma en condiciones FRAND. Si el titular de la patente se niega, tras una solicitud, a licenciar una patente que se ha vuelto esencial para una norma, entonces la organización de normalización debe excluir esa tecnología. Visto desde esta perspectiva, el compromiso FRAND sirve para armonizar los intereses privados de los titulares de patentes y los intereses públicos de las organizaciones de normalización. Muchos académicos han escrito sobre estos temas, así como sobre una variedad de otras cuestiones jurídicas y económicas relacionadas con las licencias en condiciones FRAND. [4]
Las organizaciones que establecen estándares suelen adoptar políticas que rigen la propiedad de los derechos de patente que se aplican a los estándares que adoptan (la política de patentes). En los Estados Unidos, el acuerdo del titular de la patente de adherirse a la política de patentes crea un contrato legalmente vinculante, como dictaminó el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito en Microsoft v. Motorola . Una de las políticas más comunes es exigir que el titular de una patente que acepte voluntariamente incluir su tecnología patentada en el estándar otorgue la licencia de esa tecnología en "términos razonables y no discriminatorios" (RAND, por sus siglas en inglés) o en "términos justos, razonables y no discriminatorios" (FRAND, por sus siglas en inglés). Los dos términos son generalmente intercambiables; FRAND parece ser el preferido en Europa y RAND en los EE. UU. [1]
Algunos comentaristas sostienen que las organizaciones que establecen normas incluyen la obligación FRAND en sus estatutos principalmente como un medio para mejorar el carácter procompetitivo de su industria. Su objetivo es evitar que los miembros incurran en abusos en materia de licencias basados en la ventaja monopolística generada como resultado de tener sus derechos de propiedad intelectual (DPI) incluidos en las normas de la industria. Una vez que una organización ofrece una licencia FRAND, se le exige que la ofrezca a cualquier persona (que desee acceder a la norma), no necesariamente solo a los miembros de la organización. [1] [5] Sin ese compromiso, los miembros podrían utilizar el poder monopólico inherente a una norma para imponer condiciones de licencia injustas, irrazonables y discriminatorias que dañarían la competencia e inflarían su propia posición relativa.
Por otra parte, los comentaristas subrayan que el compromiso FRAND también sirve para garantizar que el titular de una patente que se vuelve esencial para la norma recibirá regalías de los usuarios de la norma que compensen adecuadamente al titular de la patente por el valor incremental que su tecnología aporta a la norma. [6] El desarrollo de una tecnología patentada normalmente requiere una inversión significativa en investigación, y contribuir con esa tecnología a una norma no es la única opción por la que un titular de patente puede recuperar esa inversión y así monetizar su invención. Por ejemplo, un titular de patente tiene la opción de monetizar esa invención mediante el uso exclusivo o la concesión de licencias exclusivas. Los propietarios de tecnología podrían no tener incentivos suficientes para contribuir con sus tecnologías a una organización que establece normas sin la promesa de una regalía adecuada. La promesa de una regalía FRAND aborda ese problema: el titular de la patente normalmente aceptará contribuir con su tecnología a la norma, renunciando así al uso exclusivo o la concesión de licencias exclusivas de su tecnología, a cambio de la seguridad de que recibirá una compensación adecuada en regalías razonables. [7]
En 2013, las decisiones judiciales y los artículos académicos citaron los compromisos FRAND diez veces más a menudo que en 2003. [8]
Si bien no existen precedentes legales que expliquen específicamente el significado de los términos reales, se puede interpretar a partir del testimonio de personas como el profesor Mark Lemley de la Universidad de Stanford , frente al Comité Judicial del Senado de los Estados Unidos , que los términos individuales se definen de la siguiente manera: [ cita requerida ]
El término "justo " se refiere principalmente a las condiciones de licencia subyacentes. Según la legislación antimonopolio y de competencia , las condiciones justas se refieren a condiciones que no son anticompetitivas y que no se considerarían ilegales si las impusiera una empresa dominante en su mercado relativo. Algunos ejemplos de condiciones que incumplirían este compromiso son: exigir a los licenciatarios que compren licencias para productos que no desean a fin de obtener una licencia para los productos que sí desean, o exigir a los licenciatarios que adquieran licencias para ciertas patentes no deseadas o innecesarias para obtener licencias para otras patentes deseadas (agrupación); exigir a los licenciatarios que cedan su propia propiedad intelectual al licenciante de forma gratuita (retrocesión gratuita); e incluir condiciones restrictivas en las relaciones de los licenciatarios con los competidores (exclusividad obligatoria). [ cita requerida ]
El término “razonable” se refiere principalmente a las tasas de licencia. Según algunos, una tasa de licencia razonable es una tasa cobrada sobre las licencias que no daría lugar a una tasa agregada irrazonable si a todos los licenciatarios se les cobrara una tasa similar. Según este punto de vista, las tasas agregadas que aumentarían significativamente el costo para la industria y harían que la industria no fuera competitiva son irrazonables. De manera similar, una tasa de licencia razonable debe recompensar al licenciante con una compensación adecuada por contribuir con sus patentes esenciales a una norma. La compensación es adecuada si proporciona al licenciante el incentivo para seguir invirtiendo y contribuyendo a la norma en períodos futuros. [9] Un licenciante que tenga varios paquetes de licencia diferentes podría verse tentado a tener paquetes tanto razonables como irrazonables. Sin embargo, tener una tasa “agrupada” razonable no excusa tener tasas de licencia irrazonables para paquetes desagrupados más pequeños. Todas las tasas de licencia deben ser razonables.
La no discriminación se refiere tanto a las condiciones como a las tarifas incluidas en los contratos de licencia. Como sugiere el nombre, este compromiso exige que los licenciantes traten a cada licenciatario de manera similar. Esto no significa que las tarifas y las condiciones de pago no puedan cambiar en función del volumen y la solvencia del licenciatario. Sin embargo, sí significa que la condición subyacente de la licencia incluida en un contrato de licencia debe ser la misma independientemente del licenciatario. Esta obligación se incluye para mantener la igualdad de condiciones con respecto a los competidores existentes y para garantizar que los nuevos participantes potenciales tengan libertad para entrar en el mercado en las mismas condiciones.
La cuestión más controvertida en materia de licencias RAND es si el precio de licencia "razonable" debe incluir el valor aportado por la decisión de la organización que establece la norma de adoptarla. Una tecnología suele ser más valiosa después de que ha sido ampliamente adoptada que cuando es una alternativa entre muchas; hay un buen argumento de que un precio de licencia que captura ese valor adicional no es "razonable" porque no refleja el valor intrínseco de la tecnología que se licencia. Por otra parte, la adopción de la norma puede indicar que la tecnología adoptada es valiosa y el titular de la patente debe ser recompensado en consecuencia. Esto es particularmente relevante cuando el valor de la patente no se conoce claramente antes de la adopción de la norma. [10]
Algunas interpretaciones de "no discriminatorio" pueden incluir términos de licencia basados en el tiempo, como una licencia "anticipada" ofrecida por un licenciante, mientras que los términos de una licencia RAND son mejores para los licenciatarios iniciales o para los licenciatarios que firman una licencia dentro del primer año de su disponibilidad.
Los términos RAND excluyen los bienes intangibles que el productor puede decidir distribuir sin costo y de los cuales terceros pueden hacer copias adicionales. Tomemos como ejemplo un paquete de software que se distribuye sin costo y al cual el desarrollador desea agregar soporte para un formato de video que requiere una licencia de patente. Si existe una licencia que requiere una pequeña tarifa por copia, el proyecto de software no podrá aprovechar la licencia. La licencia puede llamarse "(F)RAND", pero las modalidades discriminan a toda una categoría de bienes intangibles como el software libre [11] y el freeware [12] .
Esta forma de discriminación puede ser causada de manera similar por términos de licencia comunes, como por ejemplo, que sólo se apliquen a implementaciones completas del estándar licenciado, que limiten el uso a campos particulares o que restrinjan la redistribución. La Free Software Foundation sugiere el término "uniform fee only" (UFO) para reflejar que estas licencias "(F)RAND" son inherentemente discriminatorias. [13]
Las licencias RAND están relacionadas con las licencias RAND-Z (RAND sin regalías) o RAND-RF (RAND sin regalías), en las que una empresa promete licenciar la tecnología sin costo alguno, pero los implementadores aún deben obtener el permiso del licenciante para implementarla. El licenciante puede no ganar dinero con el acuerdo, pero aún puede detener algún tipo de productos o exigir algún tipo de reciprocidad o hacer cosas más sutiles como alargar el proceso de licencia. [14] [15] [16]
El proceso de negociación de licencias FRAND impone requisitos al titular de la patente y al posible titular de la patente. Los términos de estas negociaciones se establecieron en la jurisprudencia alemana en un caso relacionado con la Norma Orange-Book , y estos términos se utilizan a menudo en las negociaciones de licencias. En 2015, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea interpretó los términos de las licencias FRAND en el caso Huawei v ZTE (C170/13, ECLI:EU:C:2015:477) de forma significativamente diferente a la Norma Orange-Book. [17]