En la legislación de patentes de los Estados Unidos , el uso indebido de una patente es el uso que hace el titular de la misma de una manera que limite el comercio más allá de hacer cumplir los derechos exclusivos que otorga una patente obtenida legalmente . [1] Si un tribunal determina que el titular de una patente cometió un uso indebido de la misma, puede dictaminar que el titular de la patente ha perdido el derecho a hacer cumplir la patente. El uso indebido de una patente que limite sustancialmente la competencia económica también puede violar la legislación antimonopolio de los Estados Unidos . [2]
El uso indebido de patentes es el uso indebido de los derechos de patente por parte del titular de la patente, en términos muy generales, para ampliar el alcance o la duración de la patente. Entre los ejemplos de este tipo de uso indebido de patentes se incluyen el de obligar a los clientes a aceptar el pago de regalías por productos no patentados o el de pagar regalías por una patente vencida. Este tipo particular de uso indebido de patentes puede tener lugar sin que se viole la legislación antimonopolio . [3] Pero viola políticas de la legislación de patentes de los EE. UU., como que el monopolio de una patente se limita a lo que cubre su reivindicación y, una vez que la patente expira, el público tiene un derecho ilimitado a poner en práctica la materia anteriormente reclamada. [4]
El uso indebido de patentes también puede ocurrir cuando la conducta del titular de la patente viola las leyes antimonopolio. Por ejemplo, una empresa que compra todas las patentes en un campo determinado ( mercado relevante ) para frenar la competencia estaría haciendo un uso indebido de las patentes y (suponiendo que se cumplan otros requisitos legales) también violaría la sección 7 de la Ley Clayton (15 USC § 18) y la sección 2 de la Ley Sherman (15 USC § 2). Otros usos indebidos de patentes antimonopolio incluyen (de nuevo suponiendo que se cumplan otros requisitos legales) el ejercicio por parte de un licenciante del control sobre el precio que varios licenciatarios cobran por un producto o servicio; el intento de hacer cumplir una patente que el titular de la patente sabe que no es válida o que no ha sido infringida; y la venta de productos patentados con la condición, acuerdo o entendimiento de que el comprador no comerciará con los productos de un competidor del vendedor. [3] [5]
A principios del siglo XX, el uso indebido de patentes no era todavía una defensa bien reconocida en caso de infracción de patentes, aunque había sido reconocido en Adams v. Burke en 1873. Los tribunales de esa época reconocían relativamente pocas limitaciones a los derechos de los titulares de patentes. En 1912, la Corte Suprema no reconoció una doctrina de uso indebido de patentes en Henry v. AB Dick Co. [6] , un caso en el que una licencia de patente estaba vinculada a la compra de otro producto. [7] Según la Corte, debido a que el propietario de una patente tenía el mayor derecho a retener su producto patentado del mercado por completo, tenía el derecho inherentemente menor de retenerlo selectivamente de las personas que no compraban otros productos. [8]
Sin embargo, esta doctrina del derecho inherente fue expresamente rechazada unos años más tarde, en Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Mfg. Co. [9] En ese caso, el juez Holmes (que había formado parte de la mayoría en el caso AB Dick ), ahora en disidencia, argumentó que debido a que el propietario de una tetera patentada "puede mantener su dispositivo totalmente fuera de uso... no puedo entender por qué no puede mantenerlo fuera de uso a menos que el licenciatario, o, en este caso, el comprador" acepte comprar su té al propietario de la patente. [10] Pero la mayoría rechazó esta doctrina de los "derechos inherentes" de los titulares de patentes. Explicó:
[E]l argumento [es] que, puesto que el titular de la patente puede negar totalmente su uso público, lógica y necesariamente se le debe permitir imponer las condiciones que elija sobre cualquier uso que pueda permitir de ella. El defecto de este razonamiento surge de la sustitución del lenguaje de la ley por inferencia y argumentación, y de la falta de distinción entre los derechos que la ley de patentes otorga al inventor y que puede hacer valer contra todo el mundo mediante un procedimiento por infracción, y los derechos que puede crear para sí mismo mediante un contrato privado, que, sin embargo, están sujetos a las reglas de la ley general, a diferencia de las de la ley de patentes. Si bien es cierto que, bajo los estatutos tal como estaban (y están ahora), un titular de patente podía retener su máquina patentada del uso público, sin embargo, si consintió en usarla él mismo o a través de otros, dicho uso cayó inmediatamente dentro de los términos del estatuto y, como hemos visto, por lo tanto está restringido al uso de la invención tal como se describe en las reivindicaciones de su patente, y no como puede ampliarse mediante limitaciones en cuanto a los materiales y suministros necesarios para su funcionamiento, impuestas por el mero aviso al público. [11]
Un año después del caso AB Dick , en Bauer & Cie. v. O'Donnell , [12] la Corte Suprema comenzó a cambiar su perspectiva al sostener que, si bien los titulares de patentes podían controlar la fabricación, el uso y la venta de productos patentados con acuerdos de licencia, no podían utilizar acuerdos de licencia para controlar el precio de reventa de los productos patentados que vendían. [8] Después del caso Motion Picture Patents , la marea comenzó a correr con más fuerza contra las prácticas restrictivas de patentes.
En 1917, la Corte Suprema revocó la decisión de cuatro años de Henry v. AB Dick Co. y estableció el uso indebido de patentes como una defensa afirmativa a la infracción de derechos de autor. En Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Mfg. Co. , [9] la Corte Suprema sostuvo que exigir que un proyector de películas patentado solo se use para proyectar películas autorizadas por el titular de la patente era inaplicable y constituía un uso indebido de la patente. La Corte concluyó que el intento del titular de la patente de extender su poder monopolístico más allá de los derechos que el estatuto de patentes le confería era injusto y, debido a las " manos sucias " del titular de la patente, el tribunal, como tribunal de equidad , no le otorgaría reparación. [8] [13] [14] Al explicar su fallo, la Corte dijo:
[E]stamos convencidos de que el derecho exclusivo concedido en cada patente debe limitarse a la invención descrita en las reivindicaciones de la patente, y que no es lícito que el titular de una patente, mediante un aviso adjunto a su máquina, amplíe de hecho el alcance de su monopolio de patente restringiendo el uso de la misma a los materiales necesarios para su funcionamiento, pero que no son parte de la invención patentada, o que envíe sus máquinas a los canales comerciales del país sujetas a condiciones de uso o regalías que se impondrán posteriormente a discreción del titular de la patente. La ley de patentes no proporciona ninguna garantía para tal práctica, y el costo, los inconvenientes y las molestias para el público que ocasionaría la conclusión opuesta la prohíben. [15]
Carbice Corp. v. American Patents Development Corp. [ 16] aclaró que exigir a los licenciatarios de patentes que compren otros productos como condición de una licencia de patente ("vinculación de productos") era un uso indebido. American Patents Development Corp. tenía una patente para un contenedor de transporte de hielo seco. Exigía a sus clientes que utilizaran su contenedor únicamente para transportar hielo seco desde su distribuidor exclusivo. La Corte Suprema sostuvo que el uso de patentes para controlar las compras de otros productos de un comprador de contenedor era un uso indebido de la patente. (En un caso separado unos meses después, la Corte Suprema sostuvo que la patente de Carbice no era válida.) [8] [14] [17]
El Tribunal Supremo sostuvo que el uso indebido de la patente hacía que la patente no fuera ejecutable en lo que respecta a la compensación monetaria en Morton Salt Co. v. GS Suppiger Co. [18] Suppiger Co. poseía una patente sobre las máquinas dispensadoras de pastillas de sal que fabricaba. El contrato de venta de las máquinas exigía a los clientes que compraran pastillas de sal exclusivamente a Suppiger. Morton Salt Co., un competidor que también vendía pastillas de sal, fabricaba y alquilaba máquinas dispensadoras que infringían la patente de Suppiger. El Tribunal Supremo denegó a Suppiger Co. una compensación por la infracción de Morton Salt, sosteniendo que la patente de Suppiger era inaplicable porque la estaba utilizando para restringir la competencia en la sal no patentada. El Tribunal dijo que su fallo no sería diferente si Morton Salt no fuera competidor de Suppiger. [8] [14] El Tribunal añadió que el uso indebido podía encontrarse en una conducta que no constituya una violación de las normas antimonopolio.
En el caso Brulotte v Thys Co. [ 19] se estableció que intentar cobrar regalías después de que expirara una patente era un uso indebido. El Sr. Brulotte compró una máquina cosechadora de lúpulo a Thys Co. Al comprarla, Brulotte aceptó un acuerdo de licencia que requería pagos de regalías anuales más allá de la duración de la patente de Thys. Cuando Brulotte se dio cuenta de que los términos del contrato excedían la duración de la patente, dejó de pagar las regalías. La Corte Suprema sostuvo que el contrato entre Brulotte y Thys no era ejecutable una vez que expiraba la última patente licenciada, porque la licencia extendía el plazo de protección de la patente más allá de la duración de la patente. [8] [20] En junio de 2015, la Corte Suprema reafirmó el caso Brulotte . [21]
En el caso Zenith Radio Corp. v. Hazeltine Research, Inc. [2], la Corte Suprema estableció que exigir un porcentaje de las ventas de productos patentados y no patentados de un licenciatario a cambio de una licencia era un uso indebido. Hazeltine Research exigió a Zenith que pagara un porcentaje total de todas sus ventas para obtener la licencia de las patentes de Hazeltine. La corte dictaminó que este requisito de licencia era un uso indebido de la patente, [8] aunque podría no ser una violación de las normas antimonopolio porque el impacto anticompetitivo podría haber sido demasiado leve. [22] Esta decisión reafirmó una línea de decisiones de la Corte Suprema sobre uso indebido de patentes que sostenían que el impacto competitivo de una práctica restrictiva podría no llegar a ser una violación de las normas antimonopolio y, no obstante, ser un uso indebido.
Otras formas de uso indebido de patentes reconocidas por decisiones de tribunales de apelaciones pero que aún no han sido abordadas en detalle por la Corte Suprema incluyen:
Windsurfing v. AMF [28] sostuvo que una defensa por uso indebido de patentes debe demostrar que la conducta del titular de la patente perjudica a la competencia. Este caso también aclaró que si la Corte Suprema ya había sostenido que un acuerdo de licencia particular era un uso indebido, el infractor no tenía que demostrar que era anticompetitivo. Sin embargo, si la Corte Suprema no se había pronunciado sobre el acuerdo de licencia, el infractor tiene que demostrar que el acuerdo perjudica a la competencia. [8] [14] Sin embargo, unos meses después, el Circuito Federal se retractó de Windsurfing en Senza-Gel Corp. v. Seiffhart . [29] En respuesta a una pregunta certificada, el tribunal reconoció que "como ha dicho la Corte Suprema, el acto del titular de la patente puede constituir un uso indebido de la patente sin llegar al nivel de una violación de las normas antimonopolio". [30] Citando la sugerencia contraria en Windsurfing , el tribunal explicó:
Los comentaristas y los tribunales han cuestionado la lógica que aparece en las opiniones de la Corte Suprema que tratan sobre el uso indebido, en vista de la teoría económica reciente y de las decisiones de la Corte Suprema en contextos no relacionados con el uso indebido. Sin embargo, estamos obligados a adherirnos a las directrices existentes de la Corte Suprema en la materia hasta que el Congreso o la Corte Suprema indiquen lo contrario. [31]
En Princo Corp. v. International Trade Commission [32] , el Circuito Federal sostuvo que las violaciones de la ley antimonopolio que involucran patentes no siempre son un uso indebido de patentes. Philips, Sony y otros fabricantes desarrollaron tecnología patentada para crear CD que pudieran reescribirse varias veces ( CD-RW ). Philips licenció estas patentes a fabricantes de reproductores y lectores de CD (para que pudieran desarrollar reproductores y lectores de CD que funcionaran con CD-RW). Princo Corp., uno de los licenciatarios, dejó de pagar regalías a Philips, pero continuó fabricando discos legibles utilizando la tecnología de Phillips. Phillips presentó una queja ante la Comisión de Comercio Internacional y Princo respondió afirmando que Sony y Phillips estaban usando sus patentes para suprimir la competencia. En apelación, un tribunal de apelaciones del Circuito Federal sostuvo que Sony y Phillips no habían ampliado el alcance de su patente de una manera prohibida por casos anteriores de la Corte Suprema. Es decir, la violación supuestamente no "aprovechó" la patente en cuestión. Según un comentarista, los expertos en patentes han especulado que esta opinión reducirá significativamente el alcance del uso indebido. [8] [14]
En Kimble v. Marvel Entertainment, LLC , [33] el 22 de junio de 2015, la Corte Suprema se negó a revocar Brulotte v. Thys Co. , debido a stare decisis . La Corte señaló que "el Congreso ha rechazado múltiples oportunidades para revocar Brulotte ", y "el Congreso ha rechazado proyectos de ley que habrían reemplazado la regla per se de Brulotte con el mismo análisis de estilo antimonopolio que Kimble ahora insta". [34] Además, la Corte sostuvo que no había una buena razón para revocar Brulotte : " Los fundamentos legales y doctrinales de Brulotte no se han erosionado con el tiempo". [35] El estatuto de patentes en cuestión en Brulotte no ha cambiado esencialmente. [35] Los precedentes en los que se basó la Corte de Brulotte , al igual que otras decisiones que hacen cumplir la fecha límite de una patente, siguen siendo buena ley. [36] Y la "estrecha relación de Brulotte con toda una red de [otros] precedentes significa que revertirla podría amenazar a otros". [37]
Además, el Tribunal rechazó los argumentos de Kimble de que la doctrina Brulotte debería ser revocada porque la práctica que prohíbe no es anticompetitiva y no viola las leyes antimonopolio. El Tribunal consideró que este argumento no venía al caso: "Pero Brulotte es una patente, no un caso antimonopolio", insistió. [38] Según el análisis jurídico del Tribunal, "la política de patentes (no la antimonopolio) dio lugar a la conclusión del Tribunal de que los contratos de regalías posteriores a la patente son inaplicables, absolutamente 'independientemente de un efecto demostrable sobre la competencia'". [39] Anteriormente en su opinión, el Tribunal explicó que estaba bien establecido que era "la política de la ley de patentes [establecer] un 'dominio público posterior a la expiración' en el que cada persona puede hacer uso gratuito de un producto anteriormente patentado". [40] La opinión mayoritaria es, por lo tanto, un fuerte reproche a aquellos analistas que buscan hacer de la doctrina del mal uso una especie de ley antimonopolio menor, en la que los principios de análisis antimonopolio dominan sobre las políticas exclusivas de la ley de patentes; Kimble reafirma muchas decisiones anteriores de la Corte Suprema que sostienen que el mal uso puede encontrarse en una conducta que no viola las leyes antimonopolio. [41]
El Congreso limitó la defensa afirmativa del uso indebido de patentes tanto en 1952 como en 1998, lo que dio lugar al artículo 35 USC § 271(d) de la Ley de Patentes.
En 1952, el Congreso añadió disposiciones a la Ley de Patentes que eximían explícitamente del uso indebido de las patentes el mero cobro de regalías, la concesión de licencias y la presentación de demandas para hacer valer las patentes contra infracciones contributivas. Estas disposiciones se encuentran en el Título 35 del Código de los Estados Unidos, artículo 271(d). [14]
En 1988, el Congreso promulgó una ley que limitaba el alcance del uso indebido de las patentes al crear puertos seguros para los titulares de patentes en el artículo 271(d) del título 35 del Código de los Estados Unidos . Aclaró que los titulares de patentes no hacían un uso indebido de sus patentes al demandar a personas que creaban productos que podían utilizarse para infringir patentes (infracción contributiva). Exigir a las personas que compren otra licencia o producto para obtener un producto patentado tampoco es un uso indebido, a menos que el titular de la patente tenga "poder de mercado". [1] [3] [8] [14] [42]
La mayoría de los tipos de uso indebido pueden eliminarse (o "purgarse") para que la patente vuelva a ser válida abandonando la práctica del uso indebido y haciendo que sus efectos se disipen por completo. [3] Sin embargo, el fraude o la conducta injusta en la adquisición de patentes no se pueden eliminar. [43]
Los críticos de la defensa del uso indebido de patentes argumentan que es anacrónica, que debería estar limitada por la regla antimonopolio de la razón, y que ha sido reducida al olvido desde 1988 por fallos judiciales como Princo Corp. v. International Trade Commission. [44] [45] Los defensores de la defensa del uso indebido de patentes sugieren que podría ser una defensa contra litigios iniciados por trolls de patentes . [46] El uso de esta doctrina para impugnar demandas por infracción de patentes por entidades no practicantes puede requerir que los tribunales cuestionen el precedente establecido en Continental Paper Bag Co. v. Eastern Paper Bag Co. [47] La Corte Suprema rechazó algunas de estas críticas en Kimble v. Marvel , que reafirmó Brulotte v. Thys Co. y afirmó que el uso indebido está regido por la política de patentes en lugar de la política antimonopolio.
En noviembre de 1970, Bruce Wilson, entonces fiscal general adjunto de la División Antimonopolio del Departamento de Justicia, pronunció un discurso en Boston que llegó a conocerse como los "Nueve No-No". [48] Wilson repitió el discurso de los "No-No" varias veces más, [49] y se creó la impresión de que reflejaba la política de litigios de la División Antimonopolio. Se ha debatido si los No-No "reflejaban la política antimonopolio real del Departamento de Justicia", a pesar de la afirmación de Wilson de que los llamados No-No son restricciones "que en prácticamente todos los casos van a conducir a problemas antimonopolio debido a su efecto adverso sobre la competencia". [50] Otros dos ex fiscales generales adjuntos de la División Antimonopolio comentaron:
En realidad, de los dieciséis casos presentados por la Sección de Propiedad Intelectual de la división entre fines de los años 1960 y fines de los años 1970, sólo la mitad abordaba específicamente alguna de las nueve prácticas. Además, casi todos esos casos se litigaron en virtud de una regla de razón y no de ilegalidad per se. [51]
Aunque parece que las prohibiciones nunca fueron más que una lista informal de verificación de los fiscales antimonopolio y no se presentaron, y mucho menos se presionaron en litigios como una regla propuesta de la ley antimonopolio, fueron ampliamente denunciadas. Por ejemplo, durante la administración Bush, los funcionarios del gobierno se distanciaron de ellas. [52] Así, en 2003, el funcionario que entonces dirigía la División Antimonopolio se pronunció enérgicamente contra las prohibiciones como directrices válidas para la aplicación de la ley. [53] Luego habló de cómo las prácticas "prohibidas" en realidad a menudo beneficiaban a la competencia; por ejemplo:
Otro comentarista durante este período dijo con aprobación: "Las Agencias han recorrido un largo camino desde los días de los Nueve No-No". [55]
En retrospectiva, la controversia de los Nueve No-No parece haber sido exagerada y los objetivos de sus defensores exagerados. La retirada de la División Antimonopolio y el énfasis en si el restrictivo No-No realmente tuvo algún efecto anticompetitivo en el mercado, pueden ser considerados apropiadamente a la luz de las distinciones de los casos Zenith y Kimble entre antimonopolio y uso indebido de patentes basadas en sus respectivas políticas diferentes. Considerados a la luz de eso, los No-No pueden enunciar apropiadamente una política de uso indebido de patentes. Pero en gran parte no enunciaron una política viable de aplicación de las leyes antimonopolio. Esa parece ser la conclusión a la que se llega en artículos recientes del Profesor Hovenkamp. [56] Por lo tanto, la controversia de los Nueve No-No nos informa más sobre el uso indebido de patentes que sobre la política antimonopolio, ya que las afirmaciones de Wilson de que los No-No probablemente generen problemas antimonopolio han demostrado no estar respaldadas por los hechos.