Stanford University v. Roche Molecular Systems, Inc. , 563 US 776 (2011), fue uncaso de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el que la Corte sostuvo que el título en una invención patentada se otorga primero al inventor, incluso si el inventor es un investigador en un laboratorio financiado por el gobierno federal sujeto a la Ley Bayh-Dole de 1980. [1] Los jueces afirmaron el entendimiento común del derecho constitucional de los EE. UU .de que los inventores originalmente poseen las invenciones que hacen, y las obligaciones contractuales de asignar esos derechos a terceros son secundarias. [2]
Para comprender el caso, es necesaria una breve descripción de la disputa y de los entendimientos comunes sobre la propiedad de las invenciones.
El caso surgió de una disputa sobre patentes que cubren pruebas de diagnóstico para la infección por VIH (Patentes de EE. UU. Nros. 5,968,730, [3] 6,503,705, [4] y 7,129,041 [5] ), originalmente propiedad de la Universidad de Stanford, y pruebas de diagnóstico de VIH vendidas por Roche. [6] Cuando Stanford demandó a Roche por infringir las patentes en 2005, Roche respondió alegando que era copropietaria de las patentes, debido a un acuerdo que un miembro de la facultad de Stanford, el Dr. Mark Holodniy, firmó a fines de la década de 1980 cuando realizó investigaciones en Cetus , la compañía de biotecnología que inventó la PCR y que luego fue adquirida por Roche .
Cuando Holodniy se incorporó a la facultad de Stanford poco antes de visitar Cetus, él, como todo el personal científico de empresas e instituciones de investigación, había firmado un acuerdo en el que acordaba que su empleador sería el propietario de cualquier invención que hiciera. El acuerdo de Stanford, en particular, establecía que "acordaba ceder" a Stanford su "derecho, título e interés en" las invenciones resultantes de su empleo en la Universidad". [6] : 2
El laboratorio de Stanford en el que trabajaba Holodniy había estado trabajando en el desarrollo de mejores pruebas de VIH y quería probar el nuevo método de PCR, por lo que el supervisor de Holodniy había dispuesto que trabajara en Cetus para aprender la técnica. Según la práctica comercial estándar, Cetus hizo que Holodniy firmara un acuerdo de confidencialidad antes de permitirle ingresar a sus instalaciones. El acuerdo particular que Holodniy firmó establecía que Holodniy "cederá y cede por la presente" a Cetus su "derecho, título e interés en cada una de las ideas, inventos y mejoras" realizadas "como consecuencia de [su] acceso" a Cetus. [6] : 2
Después de completar su formación en Cetus, Holodniy regresó a Stanford, donde él y otros empleados de Stanford probaron la técnica de medición del VIH. Durante los siguientes años, Stanford obtuvo cesiones de derechos por escrito de los empleados de Stanford, incluido Holodniy, y presentó varias solicitudes de patentes relacionadas con el procedimiento. Stanford obtuvo tres patentes para el proceso de medición del VIH. Parte de la investigación de Stanford relacionada con la técnica de medición del VIH fue financiada por los Institutos Nacionales de Salud (NIH), por lo que la invención quedó sujeta a la Ley Bayh-Dole . En consecuencia, Stanford reveló la invención al gobierno, le otorgó al gobierno una licencia no exclusiva, intransferible y pagada para utilizar el procedimiento patentado y notificó formalmente al NIH que optaba por conservar la titularidad de la invención.
La Constitución de los Estados Unidos otorga a los inventores la propiedad de las invenciones que realizan en virtud de la Cláusula de Derechos de Autor , que otorga al Congreso la autoridad de "promover el progreso de la ciencia y las artes útiles, asegurando por tiempo limitado a los autores e inventores el derecho exclusivo a sus respectivos escritos y descubrimientos". Sin embargo, para los inventores que están empleados, surgen complicaciones. [7] En ausencia de un acuerdo escrito, según el derecho consuetudinario, un empleado será propietario de la invención que realice, a menos que el empleado haya sido contratado específicamente para inventar y haya proporcionado los medios y la dirección para realizar la invención. [8] Sin embargo, las empresas y universidades que contratan científicos para realizar investigaciones obligan a sus empleados a firmar contratos en los que las invenciones se asignan al empleador, y estos contratos, como todos los contratos que no involucran al gobierno federal, se rigen por las leyes estatales. [8] [9]
Cuando el propio empleador contrata a terceros, esos contratos también pueden crear obligaciones con respecto a la propiedad intelectual inventada por los empleados. Especialmente en la investigación por contrato de honorarios por servicios, la cesión de invenciones de la organización de investigación por contrato (CRO) al patrocinador es común. [10] Por lo tanto, el inventor podría primero ceder su invención a la CRO, que a su vez la cedería al patrocinador, o para simplificar, el empleado de la CRO podría cederla directamente al patrocinador. Antes de que se aprobara la Ley Bayh-Dole en 1980, las subvenciones y contratos de investigación emitidos por el gobierno de los EE. UU. a menudo obligaban a las instituciones y empresas receptoras a ceder las invenciones al gobierno de los EE. UU., y los científicos generalmente cedían directamente las invenciones al gobierno de los EE. UU. [11] La Ley Bayh-Dole cambió esto; El lenguaje específico del estatuto es: "Cada organización sin fines de lucro o pequeña empresa (que recibe una subvención federal) puede... elegir retener el título de cualquier invención objeto" [12] y también: "Si un contratista no elige retener el título de una invención objeto en los casos sujetos a esta sección, la agencia federal puede considerar y después de consultar con el contratista conceder solicitudes de retención de derechos por parte del inventor sujeto a las disposiciones de esta Ley y las regulaciones promulgadas en virtud de la misma". [13] Es este lenguaje específico en el que Stanford se basaría en su disputa con Roche.
En 2005, el Consejo de Administración de la Leland Stanford Junior University presentó una demanda contra Roche Molecular Systems , Inc., alegando que los kits de detección del VIH de Roche infringían las tres patentes. Roche argumentó que había adquirido los derechos sobre las patentes cuando compró Cetus y alegó la teoría de la propiedad de tres formas: (i) como una contrademanda declaratoria; (ii) como una defensa afirmativa; y (iii) como un desafío a la legitimación de Stanford para demandar por infracción. El tribunal de distrito sostuvo que la contrademanda de Roche por la propiedad de las patentes estaba prohibida por los estatutos de limitaciones de California.
Stanford también argumentó que tenía un "derecho de segunda negativa" sobre las patentes sujetas al derecho de primera negativa del Gobierno, de conformidad con el artículo 35 USC § 202(d) de la Ley Bayh–Dole, como se describió anteriormente. El tribunal de distrito estuvo de acuerdo con Stanford y sostuvo que Holodniy sólo podía conservar el título de sus inventos "si un contratista no elige conservar el título de una invención en cuestión". Sin embargo, el tribunal de distrito también sostuvo que las reivindicaciones de patentes eran inválidas por obviedad.
Ambas partes apelaron. [14]
El Tribunal Federal de Apelaciones coincidió con el tribunal de distrito en que la contrademanda de Roche por la titularidad de la patente estaba prohibida por los estatutos de limitaciones de California, pero sostuvo que la defensa afirmativa de la titularidad no estaba prohibida y que "las cuestiones de legitimación pueden plantearse en cualquier momento y no están excluidas por, ni sujetas a, los estatutos de limitaciones". El tribunal determinó entonces que Cetus (y por lo tanto Roche) habían adquirido de hecho derechos sobre las tres patentes debido al acuerdo que Holodniy había firmado con Cetus. [14]
Citando dos casos anteriores del Circuito Federal, el tribunal sostuvo que la frase "acepto ceder" en el acuerdo que Stanford hizo firmar a Holodniy era simplemente una promesa de ceder sus derechos de invención a Stanford en algún momento futuro indeterminado. Además, cuando Holodniy firmó el contrato, la Guía Administrativa de Stanford para "Invenciones, Patentes y Licencias" establecía que: "[a] diferencia de la industria y muchas otras universidades, la política de derechos de invención de Stanford permite que todos los derechos permanezcan con el inventor si es posible". Y con respecto al contrato de Cetus, el Circuito Federal interpretó que la frase del contrato "por la presente cedo" era "una cesión actual de las futuras invenciones de Holodniy a Cetus", otorgando así a Cetus derechos inmediatos sobre las futuras invenciones de Holodniy. Cuando Holodniy ejecutó una cesión a Stanford tres años después con respecto a las solicitudes de patente que presentó Stanford, sus derechos ya se habían transferido a Cetus y la cesión posterior fue nula. El Tribunal determinó que Stanford recibió un aviso implícito de los derechos de propiedad de Cetus al menos a través del empleo de Holodniy por parte de Stanford; en otras palabras, el conocimiento de Holodniy del acuerdo con Cetus se atribuyó a su empleador. El Tribunal también determinó que Stanford recibió un aviso implícito similar a través del supervisor de Holodniy, quien le ordenó que trabajara con Cetus y firmó acuerdos propios que transfirieron los derechos de propiedad intelectual a Cetus. Aunque Stanford afirmó que Holodniy firmó el acuerdo con Cetus únicamente en su propio nombre, no en el de Stanford, el Tribunal determinó que este argumento no era pertinente. Según el Tribunal, el acuerdo con Cetus indica que Holodniy estaba actuando como contratista independiente con respecto a Cetus, no con respecto a Stanford, y que “Holodniy [había] cedido sus derechos individuales como inventor, no los de Stanford”. [15]
Con respecto a las reclamaciones de Stanford sobre la Ley Bayh-Dole, el Tribunal Federal de Apelaciones revocó la decisión del Tribunal de Distrito, sosteniendo que la Ley no anula una cesión de derechos anterior que de otro modo sería válida. En consecuencia, Stanford sólo tenía derecho a los derechos que le quedaban después de que el Gobierno se negara a ejercer su opción.
Según el Tribunal, Stanford carecía de legitimación activa para demandar a Roche, el tribunal de distrito carecía de jurisdicción sobre la demanda por infracción de Stanford y el tribunal de distrito no debería haber abordado la validez de las patentes. En consecuencia, el Tribunal anuló la decisión de invalidez del tribunal de distrito y remitió el caso para su desestimación por falta de legitimación activa.
Stanford apeló ante la Corte Suprema basándose en su argumento de que la Ley Bayh-Dole anula la propiedad normal de las invenciones. [16]
En noviembre de 2010, la Corte Suprema aceptó escuchar el caso. [16] El caso se decidió el 6 de junio de 2011. La decisión fue "en gran medida discutible" ya que la mayoría, encabezada por el presidente de la Corte Suprema Roberts, sostuvo que los derechos de patente de los EE. UU. siempre (desde 1790) han recaído inicialmente en "el inventor" y que el lenguaje no específico de la Ley Bayh-Dole no hace nada para cambiar la configuración original. [17]
Los efectos sobre la legislación de patentes fueron insignificantes: "La concesión del certiorari por parte de la Corte Suprema para este caso fue una sorpresa para muchos abogados de propiedad intelectual que no creían que la Ley Bayh-Dole cambiara la proposición centenaria de que los inventores originalmente tienen derechos sobre sus patentes. Como resultado, la decisión de la Corte Suprema ciertamente tranquilizó a los inventores, así como a todos aquellos involucrados en la práctica del derecho que involucra invenciones, de que su creencia de larga data de que los derechos de propiedad sobre las invenciones pertenecen en primer lugar y sobre todo a los inventores es correcta". [2]
A medida que se fue desarrollando el caso, quedó claro que los problemas surgieron debido a que Stanford "no logró negociar un acuerdo de asignación estricto con sus investigadores y científicos" y que la solución más sencilla sería que los empleados actuales de la universidad aceptaran un nuevo acuerdo de asignación más explícito e inmediatamente efectivo y que todos los nuevos empleados firmaran dichos acuerdos. [17] Universidades como el MIT y Stanford lo han hecho. [18] Las universidades se han vuelto más agresivas a la hora de reclamar la propiedad de las invenciones de los profesores, privando a los miembros del profesorado de derechos sobre sus propiedades intelectuales. A menudo, los profesores tienen poco o ningún poder de negociación y se ven obligados a renunciar a los derechos sobre sus invenciones. [19]
