Lizardtech, Inc. v. Earth Res. Mapping, Inc. , 424 F.3d 1336 (Fed. Cir. 2005), [1] LizardTech demandó a Earth Resource Mapping (ERM) por infracción de patente relacionada con la toma de transformadas wavelet discretas (DWT) en su programa ER Mapper. El tribunal falló a favor de ERM, al determinar que algunas de las reivindicaciones no eran válidas y que ER Mapper no infringía las demás. El caso se ha considerado un ejemplo de la "doctrina de la descripción escrita" [2] que los tribunales pueden utilizar al aplicar el 35 USC § 112 [3] para decidir la validez de las reivindicaciones de patentes.
LizardTech poseía la patente estadounidense número 5.710.835 [4] (la patente '835) que cubre un método para calcular la DWT de una imagen digital con una cantidad limitada de memoria . LizardTech demandó a ERM, alegando que infringían varias de las reivindicaciones de la patente. La Universidad de California , al ser el propietario registrado de la patente, se agregó posteriormente como parte en la moción.
Para tomar la DWT de una imagen que es demasiado grande para caber en la memoria de una computadora, los programas de computadora de la técnica anterior primero dividirían la imagen en mosaicos y calcularían la DWT de cada mosaico por separado. Un programa de este tipo solo necesita colocar un mosaico en la memoria a la vez. Sin embargo, cuando el filtro se aplica cerca del borde de un mosaico, los valores que normalmente habrían provenido del mosaico vecino se establecen artificialmente en cero. Esto introduce artefactos en los bordes . La patente '835 resuelve este problema calculando coeficientes DWT para píxeles fuera del mosaico actual y luego agregando esos valores a los coeficientes DWT calculados para el mosaico adyacente. El DWT resultante es uniforme.
ERM produjo un producto de software llamado ER Mapper. ER Mapper incluía un algoritmo que hacía un uso eficiente de la memoria para calcular una DWT sin fisuras. Este algoritmo no funcionaba exactamente de la misma manera que la descripción de la patente: primero calculaba los coeficientes de la DWT en la dirección de la fila para todos los píxeles de cada fila de la imagen y luego procedía a tomar la DWT de los coeficientes resultantes en cada columna. Esto requería que solo se cargara una fila o columna a la vez en la memoria.
El 6 de octubre de 1999, LizardTech presentó una demanda contra ERM en el Tribunal del Distrito Oeste de Washington alegando la infracción de las reivindicaciones 1, 13, 22-25, 27 y 28 de la patente '835, entre otros cargos. [5] ERM presentó una moción para un juicio sumario de no infracción, argumentando que una fila de píxeles no es un mosaico según la definición de la patente. El 12 de diciembre de 2000, el tribunal de distrito emitió una orden que concedió la moción de ERM y determinó el significado de la palabra "mosaico". En apelación , el tribunal del Circuito Federal revocó la concesión del juicio sumario y remitió el caso para más procedimientos, ordenando al tribunal de distrito que considerara que la noción de "mosaico" incluyera una sola fila de píxeles. [6]
En la devolución del caso , el tribunal de distrito sostuvo que ERM no infringía las reivindicaciones 1 o 13, basándose en una interpretación de las reivindicaciones sugerida por un perito especial . El tribunal de distrito también sostuvo que la reivindicación 21 no era válida por obviedad. Por último, el tribunal sostuvo que la reivindicación 21 y sus reivindicaciones dependientes (todas las reivindicaciones restantes) no eran válidas porque no cumplían con el requisito de descripción escrita del 35 USC § 112. LizardTech apeló cada una de las resoluciones.
El tribunal federal de circuito confirmó la sentencia del tribunal de distrito de que ERM no infringía las reivindicaciones 1 ni 13, y que las reivindicaciones 21 a 25, 27 y 28 eran inválidas por no satisfacer el requisito de descripción escrita. No consideraron que la sentencia del tribunal de distrito de que la reivindicación 21 era inválida por obviedad, puesto que ya habían decidido que no lo era.
Las reivindicaciones 1 y 13 contenían una limitación relacionada con el "mantenimiento de sumas actualizadas". El tribunal de distrito interpretó que esta limitación significaba "sumar los coeficientes DWT de una pieza junto con los coeficientes DWT superpuestos de una o más piezas adyacentes". Ambas partes estuvieron de acuerdo con esta interpretación. El tribunal de distrito sostuvo que ER Mapper no cumplía con la limitación, ya que nunca sumaba los coeficientes DWT superpuestos. [1]
LizardTech sostuvo que la decisión del tribunal de distrito cambió la definición de "superposición" y, por lo tanto, alteró su interpretación original de la demanda, a la que LizardTech había accedido. El tribunal de distrito no estuvo de acuerdo y dijo que, dentro del contexto, la superposición "solo puede significar que el coeficiente DWT... obtenido a partir de los datos de una ficha, se suma al coeficiente DWT en la misma posición, obtenido a partir de los datos de una ficha adyacente".
LizardTech argumentó entonces que, según la interpretación del tribunal de distrito, si los coeficientes DWT se generaban a partir de mosaicos adyacentes, entonces necesariamente se "superponían". El tribunal de distrito rechazó el argumento, diciendo que el programa ER Mapper calculaba los coeficientes DWT solo dentro del mosaico actual.
Por último, LizardTech argumentó que después de que ER Mapper calculara la DWT de las filas de imágenes, cuando calculaba los coeficientes resultantes en las columnas, estaba sumando los coeficientes de los mosaicos. En respuesta, el tribunal de circuito citó Phillips v. AWH Corp .: "el significado ordinario y habitual de un término de reclamación es el significado que el término tendría para una persona con conocimientos ordinarios en la materia". El tribunal sostuvo que no había pruebas de que esa persona considerara que realizar una DWT entrañaba la limitación de "mantener sumas actualizadas".
Como explicó el tribunal de circuito, "la reivindicación 21 de la patente '835 es idéntica a la reivindicación 1, excepto que no contiene las limitaciones de 'mantener sumas actualizadas' y 'comprimir periódicamente dichas sumas'". El tribunal de distrito decidió que la reivindicación no conducía a una DWT sin fisuras porque la palabra "sin fisuras" no aparecía en ella. El tribunal de circuito estuvo de acuerdo con LizardTech en que la reivindicación 21 estaba dirigida a crear una DWT sin fisuras, pero, no obstante, decidió que la reivindicación 21 era inválida. El tribunal de circuito sostuvo que la reivindicación 21, dado que carecía de las limitaciones de la reivindicación 1, tendría que "cubrir todas las formas de realizar procesos de compresión basados en DWT que conduzcan a una DWT sin fisuras". El tribunal de circuito examinó el requisito de "descripción escrita" del 35 USC § 112 [3] , sosteniendo que la patente '835 no describía adecuadamente ningún método que no fuera "mantener sumas actualizadas". Dado que la patente no proporcionaba una descripción escrita adecuada de la reivindicación 21, el tribunal de circuito dictaminó que la reivindicación 21 era inválida. Las reivindicaciones restantes dependían de la reivindicación 21. [1]