Impedimento del cedente

La doctrina de la preclusión del cedente es una doctrina de la ley de patentes de los Estados Unidos que prohíbe al vendedor (cedente) de una patente impugnar la validez de la patente en litigios posteriores por infracción de patentes. La doctrina se basa en la doctrina de la preclusión legal , que prohíbe a un otorgante (normalmente, de bienes inmuebles) impugnar la validez de su concesión.

En el caso de Diamond Scientific Co. v. Ambico, Inc. [ ^1], el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito Federal distinguió las políticas aplicables a la preclusión del cedente de las aplicables a la preclusión del licenciatario . Por lo tanto, sostuvo que la doctrina del caso Lear, Inc. v. Adkins , que se aplica a las licencias y sostiene que el orden público exige que no se impida a los licenciatarios impugnar la validez de patentes posiblemente espurias, no se aplica a las cesiones. ^[2]

La contraparte británica de esta doctrina es la doctrina de no derogación de las concesiones . Según esta doctrina, como se explica en British Leyland Motor Corp. v. Armstrong Patents Co. ^[3], un vendedor de bienes o inmuebles no puede tomar ninguna medida (como iniciar una acción por infracción) que reduzca el valor para el comprador de la cosa vendida. Por lo tanto, el propietario de los derechos de autor sobre el tubo de escape de un automóvil, después de haber vendido el automóvil, no puede iniciar una acción por infracción de los derechos de autor para impedir la venta en el mercado de accesorios de tubos de escape de repuesto a los compradores de esos automóviles. La aplicación de la doctrina británica fuera del derecho inmobiliario se ha limitado posteriormente a Leyland , sin embargo, a contextos de protección del consumidor. ^[4]

Ejemplos

• Por ejemplo, si Tom vendió sus derechos de patente en Estados Unidos a Jerry, y Jerry lo demandó posteriormente por infracción de esa patente , Tom no puede impugnar la validez de la patente porque él fue el inventor.

"La doctrina de la preclusión del cedente evita la injusticia de permitir que una parte venda derechos de patente y luego alegue que lo que vendió no tiene valor". Mentor Graphics Corp. v. Quickturn Design Systems, Inc. , 150 F.3d 1374 (Fed. Cir. 1998).

• Esta doctrina se extiende a quienes tienen " pividad " con el cedente. Si Tom se convierte en el mayor accionista de otra empresa y Jerry demanda a esa empresa por infracción de patente, es muy probable que se le prohíba a esa empresa alegar la validez de la patente como defensa, incluso si Tom no estuvo personalmente involucrado en el proceso de infracción. ^[5]

Jurisprudencia

• Westinghouse Elec. & Mfg. Co. contra Formica Insulation Co. , 266 US 342, 45 S.Ct. 117 (1924).
• Diamond Scientific Co. v. Ambico, Inc. , 848 F.2d 1220 (Fed. Cir. 1988), en algunas circunstancias, la equidad puede pesar más que la doctrina de preclusión.
• Mentor Graphics Corp. v. Quickturn Design Sys., Inc. , 150 F.3d 1374, 1377-79 (Fed. Cir. 1998) ("Sin circunstancias excepcionales... quien asigna una patente renuncia con esa asignación al derecho de impugnar posteriormente la validez de la patente asignada").
• Shamrock Technologies, Inc. v. Med. Sterilization, Inc. , 903 F.2d 789, 793 (Fed. Cir. 1990) (Se sostiene que la preclusión del cedente se extiende a las partes en prividad con el cedente).
• Minerva Surgical, Inc. v. Hologic, Inc. 594. US ___ (2021) reafirma el principio de preclusión del cedente siempre que este contradiga "las representaciones explícitas o implícitas que hizo al ceder la patente".

Véase también

• Inventor (patente)
• Impedimento del licenciatario

Referencias

1. 848 F.2d 1220 (Circuito Federal 1988).
2. La inconsistencia del razonamiento del Circuito Federal y el de la Corte Suprema en Lear ha sido tema de comentarios. Véase Lara J. Hodgson, (2004) Santa Clara Computer & High Tech.LJ
3. Leyland Archivado el 10 de junio de 2011 en Wayback Machine . [1986] AC 577, [1986] Todos los ER 850 (HL)].
4. Véase Canon Kabushiki Kaisha v Green Cartridge Co. , [1997] UKPC 19 (30 de abril de 1997), [1997] 3 WLR 13, [1997] AC 728, [1997] FSR 817 ('[U]na vez que uno se aleja del caso en el que la injusticia para el cliente y la naturaleza anticompetitiva del monopolio son tan claras y obvias como le parecieron a la Cámara de los Lores en British Leyland , la base jurisprudencial y económica de la doctrina se vuelve extremadamente frágil.'). Para un análisis más extenso de esta cuestión, véase British Leyland Motor Corp v Armstrong Patents Co#Subsequent developments .
5. Véase AltLaw, Checkpoint Systems, Inc. v. All-Tag Security SA, 412 F.3d 1331 (Fed. Cir. 2005).