Olusegun Falana v. Kent State University and Alexander J. Seed , 669 F.3d 1349 (Fed. Cir. 2012), [1] fue un precedente de caso notable en la ley de patentes de los Estados Unidos decidido por el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito Federal en 2012 que trata las cuestiones de invención y transferencia de honorarios de abogados en demandas de patentes.
En enero de 1998, la Universidad Estatal de Kent contrató a Falana para desarrollar nuevos aditivos para pantallas de cristal líquido . En marzo de 1999, Falana desarrolló un método para crear un nuevo género de compuestos químicos y sintetizó varias moléculas nuevas utilizando su método. Cabe destacar que Falana no reveló su método públicamente, por lo que esta información no estaba disponible como técnica anterior para solicitudes de patente presentadas posteriormente. En septiembre de 1999, Falana dejó Kent State para otro trabajo. El Dr. Seed continuó la investigación y sintetizó varias moléculas más utilizando el método de Falana, varias de las cuales resultaron ser prometedoras para el uso en pantallas de cristal líquido. En junio de 2000, Kent State y su filial (Kent Displays, Inc.) presentaron una solicitud provisional de patente estadounidense que reivindica composiciones de materia que comprenden moléculas preparadas mediante el método de Falana. Después de que la patente finalmente se concediera y publicara en 2004, Falana se enteró de la omisión de su nombre en la lista de inventores. Luego de que Kent State no pudiera proporcionar una respuesta satisfactoria, Falana presentó una demanda ante el Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito Norte de Ohio contra Kent State University y los inventores nombrados en la Patente de los EE. UU. N.° 6.830.789 [2] solicitando la corrección de la invención conforme al artículo 35 USC § 256.
En el juicio, el Tribunal de Distrito concluyó que Falana contribuyó a la concepción de las composiciones de materia reclamadas al desarrollar un método previamente desconocido para su preparación y ordenó a la USPTO que corrigiera la invención (los registros de la USPTO al 16 de junio de 2016 todavía no están corregidos y la tarifa de mantenimiento de la patente caducó el 14 de diciembre de 2012). [3]
El Tribunal de Distrito también encontró que el caso era excepcional bajo el 35 USC § 285 por tres motivos: 1) que los acusados participaron en una conducta inequitativa, 2) que adoptaron una posición insostenible al defender este caso, y 3) que su continua defensa de este caso frente a un testimonio que carecía de credibilidad y veracidad era frívola y rayaba en la mala fe y otorgó honorarios de abogado a Falana.
Kent State y otros demandados apelaron ante la CAFC y el caso se decidió el 23 de enero de 2012. La CAFC confirmó las decisiones del Tribunal de Distrito sobre la invención y los honorarios de los abogados. El Circuito Federal determinó que cuando el método de síntesis del compuesto reivindicado requiere algo más que el ejercicio de una habilidad ordinaria en la materia, el descubrimiento de ese método es una contribución al compuesto tanto como el descubrimiento del compuesto en sí. Estableció un precedente vinculante de que la concepción de un método sintético puede convertir a una persona en inventor en una reivindicación de composición de materia, incluso si la persona en realidad no fabricó el compuesto en cuestión, sino que solo desarrolló un método para fabricarlo, siempre que el método no fuera conocido públicamente con anterioridad. [4]
Este caso se decidió después de un caso anterior de 2001, Chou v. University of Chicago , y tuvo circunstancias y resultados similares, lo que sugiere que el personal docente y la administración de la universidad deben recibir una mejor educación sobre los principios de la Ley de propiedad intelectual. [5] También sentó un precedente actualmente vinculante con respecto a la invención conjunta y el cambio de honorarios de abogados en la Ley de patentes de EE. UU . [6] [7] Según Google Scholar, se ha citado en 35 decisiones legales del sistema de tribunales federales de EE. UU. hasta el 20 de junio de 2016 y 67 veces hasta el 11 de junio de 2024. [8]